Markenrechtsverletzung

Wann liegt eine Markenrechtsverletzung vor?

Zusammenfassung

Grundsätze

Eine Markenrechtsverletzung ist die Benutzung von Zeichen die einer Marke gleichen oder ähneln und für die gleichen oder ähnlichen Produkte, für die die Marke Schutz genießt.

Im Gundsatz gilt: Je ähnlicher das benutzte Zeichen der geschützten Marke ist und je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen (Produkte) für die das Zeichen benutzt wird und die Produkte sind, für die die Marke im Register eingetragen ist, desto wahrscheinlicher ist die Markenrechtsverletzung. Dabei muss man auch die Unterscheidungskraft der Marke berücksichtigen und beachten, ob das Zeichen überhaupt "markenmäßig benutzt" wurde.

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Inhaltsverzeichnis

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Aus KAPITEL 7 - SUCHMASCHINENWERBUNG (SEARCH ENGINE ADVERTISING - SEA)

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Rechtsverletzende Benutzungen

Ein Markeninhaber kann jedem anderen die Benutzung identischer oder ähnlicher Zeichen für identische oder ähnliche Produkte (Waren oder Dienstleistungen) gerichtlich verbieten lassen, wenn durch die Benutzung für das Publikum zumindest die Gefahr von Verwechslung besteht. Beispiele potenziell rechtsverletzender Benutzungen zählt das Gesetz in § 14 III und IV MarkenG bzw. Art. 9 III und IV UMV auf. Die praktisch Wichtigsten sind das Anbieten und in den Verkehr bringen. Aber schon die Benutzung eines markenidentische oder -ähnlichen Zeichens in der Werbung kann eine Markenrechtsverletzung (§ 14 III Nr. 6 bzw. Art. 9 III e) UMV) sein. Dementsprechend kann schon die Nutzung einer markenrechtlich geschützten Bezeichnung für ein Gewinnspiel  eine Marke verletzen.

Beispiel:
Die Bewerbung eines Getränkeherstellers für ein Gewinnspiels mit der Bezeichnung

„MKG – Mega-Kasten-Gewinnspiel“

war eine Verletzung der Marke „MKG“, eingetragen für Werbung und Verpflegung von Gästen (BGH v. 14.10.2010 - I ZR 212/08 - Mega-Kasten-Gewinnspiel).

Die "markenmäßige Benutzung"

Voraussetzungen einer jeden Markenrechtsverletzung

Erste Voraussetzung eine Markenrechtsverletzung ist stets die "markenmäßige Benutzung" des jeweiligen Zeichens: Das potenziell markenrechtsverletzende Zeichen muss man auch als "Herkunftshinweis", d.h. als Marke, auffassen. Das ist oft zweifelhaft, beispielsweise wenn dieses Zeichen als Produktgestaltung oder Modellbezeichnung angesehen wird.

Wird das Zeichen berhaupt als Marke aufgefasst?

Eine Marke hat die hauptsächliche Funktion, die Herkunft eines Produkts aus einem bestimmten Betrieb zu kennzeichnen. Auch der EuGH betont regelmäßig diese „Herkunftsfunktion“ der Marke (z.B. EuGH, Urt. v. 8.6.2017 - C-689/15 - W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze / Verein Bremer Baumwollbörse). Der Betrachter eines auf Bekleidungsstücken angebrachte Aufdruckes muss diesen also als Hinweis auf die Herkunft des Bekleidungsstücks von einem bestimmten Unternehmen ansehen und nicht nur als dekoratives Element. Mit anderen Worten: Eine Bezeichnung muss auch als Marke aufgefasst werden, damit überhaupt eine Markenrechtsverletzung vorliegt. Das ist die sog. "markenmäßige Benutzung". Wird ein Zeichen oder eine Bezeichnung nicht als Marke, sondern beispielsweise nur als Produktverzierung aufgefasst, liegt keine markenmäßige Benutzung und damit auch keine Markenrechtsverletzung vor.

Der Bundesgerichtshof hat eine Markenrechtsverletzung im "CCCP"-Fall deshalb verneint: „CCCP“ sei in kyrillischen Schriftzeichen die Abkürzung für „UdSSR“.  Der BGH hat angenommen, dass man das auf der Vorderseite von T-Shirts angebrachte Aufschrift "CCCP" als Symbol der ehemaligen Ostblockstaaten auffasst und ausschließlich als dekoratives Element ansieht und nicht etwa als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb. Die Beklagte hat daher die Marke „CCCP“ nicht verletzt, weil „CCCP“ hier gar nicht als Marke benutzt werde, sondern als Dekor (BGH v. 14.01.2010, I ZR 82/08 – CCCP).

Auch der EuGH stellt klar, dass alleine die Anbringung einer Unionsmarke auf Handtüchern als Gütezeichen ("Baumwollblüte") nicht als markenmäßige Benutzung anzusehen ist (EuGH, Urt. v. 8.6.2017 - C-689/15, Rz. 51 - W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze / Verein Bremer Baumwollbörse).

Sowohl für das Anmeldeverfahren als auch im Verletzungsfall gilt: Je origineller und „künstlicher“ eine Bezeichnung ist, d. h. je weniger sie das betreffende Produkt und ihren jeweiligen Anwendungsbereich beschreibt, desto eher ist sie als Marke eintragungsfähig und desto stärker ist sie auch im anschließenden Verletzungsprozess.

Beispiele "markenmäßiger Benutzung" aus der Rechtsprechung

Marke oder Design?

Wer mit seiner Marke gegen eine Markenrechtsverletzung vorgehen möchte, muss über eine wichtige Hürden springen: Im Verletzungsfall wird der verklagte Markenrechtsverletzer dem klagenden Markeninhaber (oder Lizenznehmer) häufig die fehlende „markenmäßige Benutzung" entgegenhalten.

Beispiel BGH v. 14.01.2010 - I ZR 82/08 – CCCP

Wird der "CCCP"-Aufdruck auf dem T-Shirt - als Marke oder Gestaltungauf?Die Klägerin war Lizenznehmerin der Klagewortmarke „CCCP“ und vertrieb Logoshirts mit dem Aufdruck „CCCP“. Die Marke war eingetragen unter anderem für „T-Shirts“. Die Beklagte vertrieb in ihrem Onlineshop die folgenden Logoshirts mit dem Zeichen CCCP:

Beispiel BGH v. 24.11.2011 - I ZR 175/09 - Medusa (Versace)

Ein weiteres Urteil befasst sich mit der Benutzung eines der "Medusa"-Marken von Versace ähnlichen Zeichens auf eine Tischplatte. Die Frage war auch hier: Wird das Zeichen als Marke angesehen, also als Hinweis auf die Herkunft des Tisches aus einem bestimmten Betrieb, oder schlicht als Dekor?

Die Klägerin, die Gianni Versace S.p.A., ist Inhaberin der für "meubles" eingetragenen international registrierten Bildmarke Nr. 626654:

Der Beklagte verkauft über das Internet Marmormosaiken, u.a. mit dem nachfolgenden Motiv:

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Beklagte verletze mit dem Vertrieb der Mosaiken mit den Abbildungen der Medusa die Rechte an ihrer Bildmarke. Der Beklagte hat hingegen behauptet, als Vorbild für die von ihm vertriebenen Mosaiken habe die Figur der in der Glyptothek in München ausgestellten Medusa von Phidias aus der Sammlung Rondanini gedient.

Der BGH hat auch hier eine markenmäßige Benutzung und eine Markenrechtsverletzung verneint. Denn man sieht in den Bildmotiven der Medusa nur die Ausgestaltung der Ware. Das Motiv hat ausschließlich dekorativen Charakter und wird nicht als Herkunftshinweis aus einem bestimmten Betrieb angesehen.

Markenmäßige Benutzung bei bekannten Marken

Bekannte Marken haben einen weiteren Schutzumfang. Eine markenmäßige Benutzung ist zwar auch bei der Verletzung von bekannten Marken erforderlich. Für die Verletzung einer bekannten Marke (Art. 5 II MRRL, § 14 II Nr. 3 MarkenG) reicht es nach der Rechtsprechung des EuGH aber aus, dass man das Kollisionszeichen zwar als Verzierung auffasst, es wegen der hochgradigen Ähnlichkeit jedoch gedanklich mit der bekannten Marke verknüpft (BGH, Urteil vom 3. 2. 2005 - I ZR 159/02 - Lila-Postkarte; EuGH v. 23.10.2003 - C-408/01 - Adidas/Fitnessworld).

Markenmäßige Benutzung von Farbmarken

Die Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf der Ware oder deren Verpackung wird man nur ausnahmsweise als Marke auffassen. In einem Verletzungsprozess der Sparkassen-Finanzgruppe gegen Santander hat der BGH auf verschiedene Untiefen hingewiesen: Zum einen hängt eine Verletzung der roten Farbmarke von Santander davon ab, ob Santander gerade die Farbe „markenmäßigen benutzt“: Der rote Farbton müsste also auch hier als „Herkunftshinweis“ angesehen werden, sprich: Man muss ihn als Marke und nicht bloß als Verzierung ansehen. Der BGH hält eine markenmäßige Benutzung für denkbar, wenn das Retail-Banking-Publikum daran gewöhnt sei, dass Farben isoliert (d.h. unabhängig etwa von einem Wortbestandteil „Santander“) als Herkunftshinweise angesehen werden (BGH v. 23.9.2015 – I ZR 78/14, Rz. 94 – Sparkassen Rot/Santander Rot).

Es gibt aber Ausnahmen: So hat der Vertrieb von Sprachlernsoftware in gelber Verpackung die  kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragenen deutschen Farbmarke 39612858 "Gelb" für zweisprachige Wörterbücherdes Langenscheidt-Herausgebers verletzt. Der BGH hat eine markenmäßige Benutzung angenommen: Auf dem inländischen Markt der zweisprachigen Wörterbücher würden Farben die Kennzeichnungsgewohnheiten pägen. Dies strahle auf den Markt benachbarter Produkte aus, zu denen Sprachlernsoftware gehöre. Man würde daher auch in diesem Produktbereich die verwendete Farbe "Gelb" als Produktkennzeichen, also als markenmäßige Benutzung verstehen (BGH, Urteil vom 18.09.2014 - I ZR 228/12 - Gelbe Wörterbücher).

Markenmäßige Benutzung von Modellbezeichnungen - Die "SAM" und "MO"-Fälle

Zahlreiche als Modellbezeichnung beliebte Begriffe sind als Marke geschützt, beispielsweise "SAM" und "MO" oder "FRIDA" . Daneben sind auch viele andere Bezeichnungen u.a. für Bekleidung markenrechtlich geschützt.

Ob die Benutzung markenrechtlich geschützter Begriffe als Bezeichnung für ein bestimmtes Modell (z. B. „[Marke] T-Shirt MO“), einen bestimmten Schnitt, Stil oder Ausstattung eine „markenmäßig“ geschieht, ist in der Rechtsprechung umstritten. Es kommt hier auf die Umstände des Einzelfalls an. In zwei Urteilen aus dem Jahr 2019 hat der BGH aber die Richtung vorgegeben.


Lesen Sie hier die Rechtsprechung des BGH zur Nutzung von markenrechtlich geschützen Modellbezeichnungen: BGH, Urteil vom 7.3.2019 - I ZR 195/17 - SAM und BGH v. 11.4.2019 - I ZR 108/18 - MO


Typische Syntax in Onlineangeboten

Das „MO“-Urteil aber hat weitreichendere Konsequenzen als das „SAM“-Urteil. Denn der Sachverhalt war geradezu typisch für die Nutzung von Modellbezeichnungen. Die darin angegriffene Nutzung der Modellbezeichnung entsprach der typischen Syntax in Onlineangeboten. Typischerweise wird hier zunächst der Hersteller genannt (im Fall: „Bench“), dann die Produktart („Damen Hose“) und dann die Modellbzeeichnung („MO“). Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte hier noch seine ständige Rechtsprechung in diesen Fällen bestätigt und eine Verletzung der Marke „MO“ angenommen. „MO“ werde hier „markenmäßig benutzt“. Man würde „MO“ hier als „Zweitmarke“ ansehen. Der BGH hat nun auch dieses Urteil kassiert und die Sache an das OLG Frankfurt zurückverwiesen. Er vermisst Feststellungen dazu, dass hier „MO“ überhaupt als Herkunftshinweis, d.h. „als Marke“ verstanden wird.

Markenrechtsverletzung nur bei bekannten Bezeichnungen (z. B.„501“)

Das Urteil ist gleichwohl eindeutig: Der BGH hält es zwar grundsätzlich für möglich, dass eine bekannte Dachmarke oder Modellbezeichnung als Herkunftshinweis verstanden wird. Er nennt hier beispielhaft die bekannte „501“ von Levi’s. An sich kann daher die Nutzung einer geschützten (oder ähnlichen) Bezeichnung als Modellbezeichnung eine Markenrechtsverletzung sein. Der BGH vermisst in dem „MO“-Fall aber Feststellungen zur Bekanntheit von „MO“. Er weist darauf hin, dass der Verkehr meistens in der vorangestellten Herstellerbezeichnung (im Fall „Bench“) den Herkunftshinweis sieht. Die Urteilsbegründung schließt mit den Worten:

„Bei solchen Zeichenfolgen, die zudem Buchstaben und Zahlen enthalten, kann viel dafür sprechen, dass der Verkehr allein in der vorangestellten Herstellerangabe den Herkunftshinweis sieht.“

Mit anderen Worten: In Fällen wie diesen wird meistens die Herstellermarke auch als Marke angesehen, nicht aber die Modellbezeichnung, sei dies nun „SAM“ oder „MO“. Die Instanzgerichte folgen dieser BGH-Entscheidung aber nicht konsequent. Sie beurteilen auch nach Verkündung der beiden BGH-Entscheidungen Nutzungen auch unbekannter Bezeichnungen bisweilen noch als Markenrechtsverletzung und machen dies oft an bestimmten Details der angegriffenen Angebote fest.

Verwechslungsgefahr

Wechselwirkung von Unterscheidungskraft, Zeichenähnlichkeit und Produktähnlichkeit

Ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - ebenso wie bei Art. 9 Abs. 1 Nr. 2 Unionsmarkenverordnung (UMV) vorliegt, ist anhand der Wechselwirkung zu prüfen zwischen

Sind sich die gegenüberstehenden Produkte aber absolut unähnlich, kann auch ein starkes Kennzeichen keine Verwechslungsgefahr hervorrufen (BGH v. 20.1.2011, I ZR 10/09 – BCC).

Die Rolle der Unterscheidungskraft bei einer Markenrechtsverletzung

Eine hohe Unterscheidungskraft erhöht den Schutzumfang einer Marke und macht eine Verwechslungsgefahr wahrscheinlicher.


Lesen Sie hier alles, was sie über die Unterscheidungskraft wissen müssen.

Verwechslungsgefahr: Bildliche, klangliche oder begriffliche Ähnlichkeit

Verwechslungsgefahr bedeutet,

  • bildliche,
  • klangliche oder
  • begriffliche Ähnlichkeit.

Ähnlichkeit in nur einer dieser Kategorien kann für eine Verwechslungsgefahr schon ausreichen (EuGH v. 22.6.1999, C-342/97 – Lloyd/Klijsen, Rz. 28).

Bildähnlichkeit

Beispiel: Keine Verwechslungsgefahr aufgrund (schrift-)bildlicher Ähnlichkeit: Die Wortbildmarke "PUMA"

wird durch Nutzung des Wortbildzeichens "PUDEL" nicht verletzt (BGH, Urt. v. 2.4.2015 – I ZR 59/13 - Springender Pudel).

Verwechslungsgefahr aufgrund klanglicher (phonetischer) Ähnlichkeit

Zeichen aus denselben Buchstaben erwecken meistens einen ähnlichen klanglichen
Gesamteindruck. Klangähnlich sind daher die Zeichen „IPS“ und „ISP“ (BGH v. 5.3.2015 - I ZR
161/13 - IPS/ISP).

•    Weil auch eine eventuell undeutliche Aussprache zu berücksichtigen ist, sind sich „combit“ und
„Commit“ klangähnlich (BGH v. 12.7.2018 - I ZR 74/17 - combit/Commit).

Bsp.: Keine klangliche Ähnlichkeit

•    Hauptsächlich wegen der unterschiedlichen Vokale besteht keine Verwechslungsgefahr
zwischen den Marken „Vivendi“ und „VIVANDA“ (BPatG v. 14.11.2012 - 26 W (pat) 503/11 -
Vivendi/VIVANDA ).

•    Wegen der beiden Konsonanten „n“ besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen „Anson’s“
und „ASOS“ (OLG Hamburg v. 11.12.2014 - 3 U 108/12 - Anson’s/ASOS)

Neutralisierung der Klangähnlichkeit durch die Bildbestandteile?

Eine Neutralisierung von Klangähnlichkeit oder Klangidentität durch die Bildbestandteile des gegenüberstehenden Zeichens nimmt der BGH nur dann an, wenn die betroffene Ware nur(!) "auf Sicht" und nicht auch auf Nachfrage gekauft wird (BGH, Urteil v. 20.01.2011 Az. I ZR 31/09 - Kappa). Das wird selten je der Fall sein. Der EuGH scheint hier eine solche Neutralisierung eher anzunehmen, nämlich schon dann, wenn die Ware gewöhnlich beim Kauf auch optisch wahrnehmbar ist (EuGH, Urteil vom 13. 9. 2007 - C-234/06 P  - Muelhens GmbH & Co. KG/HABM).

Ähnlichkeit in der Bedeutung

Beispiel:
Die Brauerei Beck hatte von 1993 bis 1999 eine eingetragene Bildmarke für Bier, in dem ein auf den Kopf gestellter Schlüssel abgebildet war:

Diese Marke hat die ältere Wortbildmarke „Original Schlüssel Obergärige Handwerkliche Hausbrauerei" der Brauerei Schlüssel verletzt. Diese Marke war ebenfalls eingetragen für Bier. Denn die Zeichen hatten im Sinngehalt übereingestimmt. Die Marke der Brauerei Beck wurde deshalb wieder gelöscht (BGH, Beschluss vom 18.03.1999 - I ZB 24/96 - Schlüssel).

Produktähnlichkeit - Welche Waren oder Dienstleistungen stehen sich gegenüber

Ob Produktähnlichkeit vorliegt, ist anhand mehrerer Faktoren zu prüfen: Auf die Art der Ware, ihren Verwendungszweck und Nutzung, die Frage, ob die Produkte miteinander konkurrieren (Substituierbarkeit) oder sich ergänzen (EuGH v. 18.12.2008, C-16/06 – Éditions Albert René, Rz. 65) oder ob sie gemeinsam vertrieben werden (BGH v. 30.3.2006, I ZR 96/03 – TOSCA BLU, Rz. 13).

Bsp.: Ähnlich sind sich beispielsweise „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen für Bekleidung“ (gemeint ist damit die Sortimentsauswahl) und Bekleidung selbst (BGH v. 31.10.2013 – I ZR 49/12 – OTTO CAP).

ABER: Die Benutzung des Wortbildzeichens "PUDEL" verletzt dennoch die bekannte(!) Marke „PUMA“, weil es bei bekannten Marken auf eine Verwechslungsgefahr nicht ankommt (s.o.) und hier die Wertschätzung der bekannten Marke ausgenutzt wird (BGH, Urt. v. 2.4.2015 – I ZR 59/13 - Springender Pudel).

Weiteres Beispiel: Hauptsächlich wegen der unterschiedlichen Vokale besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken Vivendi und VIVANDA (BPatG v. 14.11.2012, 26 W (pat) 503/11 – Vivendi/VIVANDA).

Ausnahme: Verwechslungsfahr bei bekannten Marken nicht erforderlich

Für die Verletzung einer bekannten Marke i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG/Art. 9 Abs. 2 c) UMV ist eine Verwechslungsgefahr zwar nicht nötig, wohl aber mindestens eine Zeichenähnlichkeit. Ohne Zeichenähnlichkeit liegt auch bei bekannten Marken keine Markenrechtsverletzung vor. Für eine Markenverletzung kann es bei solchen Marken schon ausreichen, wenn die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung dieser Marke beeinträchtigt wird. Die Benutzung von Zeichen, die mit bekannten Marken ähnlich oder identisch sind, ist also besonders gefährlich.

Mehr Informationen zur bekannten Marke

Markenrechtsverletzung durch Markenanmeldung

Nach ständiger Rechtsprechung begründet bereits die Anmeldung einer Marke eine Erstbegehungsgefahr für eine rechtsverletzende Benutzung in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen (BGH GRUR 2014, 382 - REAL-Chips). Die Erstbegehungsgefahr wird durch einen „actus contrarius“ beseitigt. Bei einer durch eine Markenanmeldung hervorgerufene Erstbegehungsgefahr einer Markenrechtsverletzung führt daher nur ein Verzicht auf die Marke zu einer Beseitigung der Erstbegehungsgefahr (BHG GRUR 2015, 1201, Rz. 56 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot).

Markenrechtsverletzung durch Angebote von Originalware

Eine Markenrechtsverletzung liegt nicht nur bei Angeboten von Plagiaten vor. Auch das Anbieten von Originalwaren kann eine Markenrechtsverletzung sein, wenn die Ware ohne Zustimmung des Markeninhabers in den Verkehr gebracht wurde. Da im Markenrecht der Grundsatz europaweiter Erschöpfung gilt, liegt beispielsweise eine Markenrechtsverletzung vor, wenn Ware eines US-amerikanischen Markeninhabers ohne seine Zustimmung in Europa angeboten wird.

Mehr Informationen zur Markenrechtsverletzung durch das Anbieten von Originalware finden Sie hier:Die vier häufigsten Irrtümer im Markenrecht

Markenrechtsverletzung durch Umverpackung und durch Entfernen von gesetzlichen Pflichtangaben

Wenn Ware, die vom Markenhersteller nur in Verpackungen vertrieben wird, unverpackt z.B. über Ebay angeboten wird, kann dies eine Markenrechtsverletzung darstellen, wenn dadurch die das Image der Marke geschädigt wird (EuGH v. 12.7.2011 - C-324/09 - L'Oreal SA u.a. / eBay International AG u.a.).

Eine Markenrechtsverletzung wird auch dann angenommen, wenn auf der Verpackung gesetzlich geforderte Angaben über die Identität des Herstellers, den Verwendungszweck und die Zusammensetzung angegeben sind. Dies ist z.B. bei Kosmetikartikeln der Fall. Werden solche Artikel ohne Verpackung angeboten, wird dadurch die Qualitätsfunktion der Ware beeinträchtigt (EuGH v. 12.7.2011 - C-324/09 - L'Oreal SA u.a. / eBay International AG u.a.).

Mehr Informationen zu den Markenrechtsverletzungen durch Umverpacken und Neuetikettieren finden Sie unter "Erschöpfungsgrundsatz".

Markenrechtsverletzungen auf dem Amazon-Marketplace - Das "Anhängen" an fremde Angebote

OLG Frankfurt v. 27.10.2011 – 6 U 179/10: Das nachträgliche Einfügen der eigenen Marke kann rechtsmissbräuchlich sein

Manchmal ändert ein Anbieter eine Produktseite, indem er selbst seine eigene Marke einfügt. In einem vom Oberlandesgericht Frankfurt (Urteil v. 27.10.2011 – 6 U 179/10) entschiedenen Fall hatte ein solcher Anbieter anschließend einen Konkurrenten wegen Verletzung seiner Marke verklagt. Zu Unrecht, meinte das OLG: Es läge zwar an sich eine Markenrechtsverletzung vor, weil der Unterlassungsanspruch verschuldensunabhängig sei. Ein solches Vorgehen sei aber rechtsmissbräuchlich. Denn dieser Anbieter habe seinen Konkurrenten bewusst in die Falle laufen lassen. Die Besonderheit des Falls: Über 1 1/2 Jahre lang hätten beide Anbieter nebeneinander die gleichen Brillen unter dieser Produktseite verkauft. Wenn er nun seine eigene Marke in das Angebot einfüge, müsse er seine Konkurrenten wenigstens darüber informieren, meinte das OLG Frankfurt.

LG Frankfurt v. 11.5.2011, Az. 3-08 O 140/10: Nachträgliches Einfügen der eigenen Marke kann sogar wettbewerbswidrig sein

Noch strenger sah dies das Landgericht Frankfurt in einem Urteil vom 11.5.2011 (Az. 3-08 O 140/10). Die Parteien des bereits erwähnten Verfahrens vor dem OLG Hamm stritten in Frankfurt darum, ob nicht selbst wettbewerbswidrig handele, wer nachträglich seine Marke in die Produktseite einfüge, um anschließend gegen Konkurrenten wegen Verletzung dieser Marke vorzugehen. Das Landgericht Frankfurt hatte genau dies angenommen: Wenn über fünf Monate hinweg die Produktseite unverändert geblieben war, könne man nicht plötzlich eine Marke einfügen und mit dieser gegen Mitbewerber markenrechtlich vorgehen. Das sei eine wettbewerbswidrige gezielte Behinderung.

Die Entscheidung ist nicht ohne Weiteres verallgemeinerungsfähig. Denn an sich muss ein Amazon-Verkäufer regelmäßig die Produktseiten überprüfen. Das OLG Hamm nimmt an, dass ein Amazon-Händler seine Produktseiten nicht länger als drei Tage aus den Augen lassen dürfe. Die Amazon-AGB selbst sehen sogar eine tägliche Prüfpflicht vor.

Ist das Anhängen an eine bereits existierende EAN-Nummer wettbewerbswidrig?

In einem Verfahren vor dem Landgericht Bochum (Urteil vom 3.11.2011 - Az. 14 O 151/11) ging es um die Frage, ob ein solches Anhängen nicht selbst wettbewerbswidrig ist. Das LG Bochum hat eine Irreführung über den Anbieter verneint: Potenzielle Käufer würden die EAN-Nummer nicht einem bestimmten Anbieter, sondern eben einem bestimmten Produkt zuordnen.

Amazon Marketplace-Händler haften auch für die Verletzung einer Marke, die erst nachträglich in die Angebotsseite eingefügt wurde

BGH v. vom 3.3.2016 - I ZR 140/14 - Angebotsmanipulation bei Amazon

Der Fall: Der Beklagte betrieb einen Händlershop auf dem Amazon-Marketplace. Er stellte eine "Finger Maus" für Notebooks ein. Ursprünglich enthielt die Angebotsseite für dieses Produkt wohl die Herstellerbezeichnung der Finger Maus, nämlich "Oramics". Später wurde die Seite geändert. Nun lautete das Angebot:

"Trifoo [...] Finger Maus [...]"

Für die Klägerin wurde nach erstmaliger Angebotserstellung Inhaberin der Marke "TRIFOO". Sie machte eine Verletzung ihrer Marke geltend. Der Beklagte würde jedenfalls als "Störer" haften. Das Argument: Das Einstellen auf Amazon sei ein "gefahrerhöhendes Verhalten". Wer auf dem Amazon-Marketplace Produkte anbiete, müsse ständig damit rechnen, dass femde Rechte verletzt würden. Denn er müsse ständig damit rechnen, dass die Angebotsseite verändert werde. Als Konsequenz müsse ein Marketplace-Händler regelmäßig sein Angebot überprüfen. Tue er das nicht, hafte er für Rechtsverletzungen zumindest als Störer.

Der BGH gab dem Kläger Recht: Wer auf dem Marketplace anbiete, müsse bekanntermaßen ständig damit rechnen, dass die Angebotsseite verändert werde und er dadurch fremde Rechte verletze. Die Konsequenz: Ein Marketplace-Händler muss laut BGH

"ein bei Amazon Marketplace eingestelltes Angebot regelmäßig darauf [...] überprüfen, ob rechtsverletzende Änderungen vorgenommen worden sind"

Tue er das nicht, hafte er für Rechtsverletzungen.

BGH zu Beginn und Umfang der Prüfpflicht eines Amazon-Händlers

Anders als bei Diensteanbietern (§§ 8 bis 10 TMG) die keine allgemeine Prüfpflicht haben, beginnt die Prüfungspflicht eines Marketplace-Händlers nicht erst nach dem Hinweis auf eine Rechtsverletzung sondern schon mit Einstellung des Angebots. Auch zu den Intervallen der Prüfung nahm der BGH Stellung: Wer sein Angebot zwei Wochen unbeobachtet lasse, verletzt jedenfalls seine Prüfpflicht (BGH v. 3.3.2016 - I ZR 140/14 - Angebotsmanipulation bei Amazon, Rz. 30).

Verletzung eines als Marke geschützten Vornamens durch Benutzung nur des Nachnamens

Zwar gibt es keinen Grundsatz, dass der Verkehr einer aus einem Vor- und Nachnamen bestehenden Gesamtbezeichnung einem Namensbestandteil besondere Bedeutung zumisst (vgl. BPatG v. 24.10.2019 – 27 W (pat) 15/18 – RICCO EGOISTA). Hiervon gibt es aber drei Ausnahmen:

  • Es kann Warengebiete geben, in denen der Verkehr dazu neigt, eine aus Vor- und Zunamen geprägte Gesamtbezeichnung auf den Nachnamen zu verkürzen. Im Modebereich beispielsweise gibt es eine solche Übung nicht (BPatG v. 14.10.2014 – 27 W (pat) 515/14 – VINCENT MOTEGA/Montega).
     
  • Zum anderen kann der Verkehr einem Namensbestandteil besondere Bedeutung zuerkennen, wenn dieser Namensbestandeil ungewöhnlich ist (EuG v. 22.5.2019 – T-197/16). 
     
  • Schließlich ist der Fall anerkannt, dass ein Nachname jedenfalls dann bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine prägende Rolle spielt, wenn die aus dem Nachnamen gebildete ältere Marke durch Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erworben hat (BGH v. 24.2.2005 – I ZB2/04 – Mey/Ella May; LG Düsseldorf v. 29.11.2017 – 2a O 198/16 – Jette Joop).

Beispiel:
In der Gesamtbezeichnung „Blue Motion – Designerstücke von Jette Joop“ wurde das Element „Jette Joop“ als selbständig kennzeichnend wahrgenommen. Denn die Bekanntheit des Designers Joop hat den Zeichenbestandteil "Joop" gestärkt (LG Düsseldorf v. 29.11.2017 – 2a O 198/16 – Jette Joop).

Markenrechtsverletzung bei Zeichen mit mehreren Elementen ("Kombinationszeichen")

Marken sind oft aus mehreren Elementen zusammengesetzt. Das können z. B. mehrere Worte sein, Worte und grafische Elemente, mehrere grafische Bestandteile, mehrere Bestandteile einer Gesamtaufmachung (z.B. Gesäßhosentasche und „Red Tab“ von Levi’s, vgl. BGH v. 05.11.2008, I ZR 39/06 – Stofffähnchen I) oder eine Kombination hieraus. Ein typisches Beispiel sind Wortbildmarken. Häufig stehen sich auch Marken mit mehreren Elementen Zeichen gegenüber, die ihrerseits aus mehreren Elementen bestehen.

Auch bei Kombinationsmarken zählt Gesamteindruck

Ob ein solches Kombinationszeichen mit einer Marke oder einer Kombinationsmarke verwechslungsfähig ist, beurteilt sich ebenfalls nach dem Gesamteindruck (vgl. EuGH v.12.6.2007 - C 334/05 P – Limoncello; BGH vom 26. 10. 2006 - I ZR 37/04 -Goldhase; BpatG v. 25.1.2011, 27 W 533/10 - ROCCO MILES).

Prägende (dominierende) Zeichenbestandteile

Wenn Zeichenbestandteile des potenziell markenrechtsverletzenden Zeichens prägen (dominieren) liegt bei Übereinstimmung in dem jeweils prägenden Bestandteil eine Verwechslungsgefahr der beiden Gesamtbezeichnungen vor (BGH, v. 22.7.2004 - I ZR 204/01 – Mustang). 

Was nicht schutzfähig ist, kann nicht prägen

Ein an sich schutzunfähiger beschreibender Bestandteil einer Marke kann aber keinen prägenden Einfluss auf den Gesamteindruck einer Marke haben, weil andernfalls markenrechtlicher Schutz für beschreibende Angaben erlangt werden könnte (BGH v. 27.3.2013, I ZR 100/11 – AMARULA/Marulablu, Rz. 59).

Nicht prägende aber „selbständig kennzeichnende“ Bestandteile (Ausnahme)

Ein Zeichenbestandteil kann auch eine "selbständig kennzeichnende Stellung" haben. 

Beispiel EuGH v.6. 10. 2005 - C-120/04 - THOMSON LIFE:

Die Benutzung des Zeichens „THOMSON LIFE“ verletzt – bei Produktidentität - die Marke „LIFE“, weil es sich bei dem Zeichenbestandteil „THOMSON“ erkennbar um ein Unternehmenskennzeichen (Firma) handelt. „LIFE“ in „THOMSON LIFE“ ist daher selbständig kennzeichnender Zeichenbestandteil.

Nicht prägende aber „selbständig kennzeichnende“ Bestandteile  sind Ausnahmen

Eine selbständig kennzeichnende Stellung ist aber die Ausnahme, nicht die Regel.

Beispiel BGH v. 3.4.2008, I ZB 61/07 – SIERRA ANTIGUO, Rz. 34:

Die Marke „SIERRA ANTIGUO“ wird nicht durch „1800 ANTIGUO“ verletzt. Denn übernommen
wurde nur das Element „ANTIGUO“ hieraus. Sonst würde man im Kennzeichenrecht anstatt vom Gesamteindruck unzulässigerweise von einem Elementeschutz ausgehen (BGH v. v. 03.04.2008, I ZB 61/07 – SIERRA ANTIGUO, Rz. 34).

Für eine selbständig kennzeichnende Stellung von Zeichenbestandteilen müssen besondere Umstände vorliegen. Andernfalls würde die Regel, dass bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr die fraglichen Zeichen jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen sind, zur Ausnahme (BGH, Urteil vom 05.12.2012 - I ZR 85/11 - Culinaria/Villa Culinaria, Rz. 50).

Markenrechtsverletzung durch Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Der Browsertitel - definiert im Title Tag

Der Browsertitel einer Internetseite wird im HTML-Title Tag definiert und von jeder Suchmaschine gelesen. Er gilt als ein wichtiger Faktoren bei der Suchmaschinenoptimierung. Google nimmt den Title Tag oft auch als Bestandteil des Titels in den Suchergebnis-Kurztexten („Snippets“).

Keywords sind daher im Title Tag zur Suchmaschinenoptimierung beliebt. Fremde Marken oder Unternehmenskennzeichen (z.B. Firmennamen) werden dort gerne platziert, besonders, wenn diese Bezeichnungen bekannt und populär sind oder man die Marken selbst vertreibt. Portale und Plattformen leben davon, Traffic für populäre Marken und Unternehmen anzuziehen. Sie tun das regelmäßig auch, indem Sie diese Begriffe in die Title Tags einbauen. Das ist gefährlich.

Ausgangspunkt der Rechtsprechung für die Frage nach einer Verletzung von Marken oder Kennzeichen: Schon das Snippet, nicht erst die verlinkte Internetseite!

Die Frage, ob eine Rechtsverletzung schon anhand des kurzen Snippets, die Rechtsprechung spricht von „Trefferliste“, zu beurteilen ist, oder ob erst die dort unter einem Link anzuklickende vollständige Internetseite maßgeblich ist, ist längst entschieden. Im Grundsatz hat die Rechtsprechung in den Fällen, in denen es um rechtsverletzende Metatags ging, auf die Snippets abgestellt. Darauf, dass durch den Inhalt der dann anzuklickenden Internetseite eine kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr ausgeräumt wird, kommt es nicht an (BGH Urteil v. 18.5.2006 – I ZR 183/03 – Impuls; BGH Urteil v. 8.2.2007 – I ZR 77/04 – AIDOL). Das wird genauso bei den Title Tags angenommen (OLG Frankfurt am Main, Beschluss v. 3.3.2009 – 6 W 29/09; OLG Frankfurt am Main, Urteil v. 10.1.2008 – 6 U 177/07). Entscheidend für die Frage nach einer rechtsverletzenden Benutzung von Marken und Unternehmenskennzeichen ist also das Suchergebnis-Snippet. Den Inhalt der dort verlinkten Internetseite selbst hält die Rechtsprechung für irrelevant.

Fremde Marken in Title Tags  - der „Erschöpfungsgrundsatz“ im Markenrecht

Fremde Marken in den Title Tag aufzunehmen, ist ohne Zustimmung des Markeninhabers grundsätzlich eine Markenrechtsverletzung, wenn sich die für die Marke geschützten Waren und die auf dem Suchergebnis-Snippet angebotenen Waren zumindest ähneln (BGH Urteil v. 4.2.2010 – I ZR 51/08 – POWER BALL).

Eine fremde Marke in den Title Tag aufzunehmen, ist nach dem sog. „Erschöpfungsgrundsatz“ aber dann erlaubt, wenn Waren der Marke tatsächlich auf eben dieser Internetseite (vgl. BGH Urteil v. 8.2.2007 – I ZR 77/04 – AIDOL) angeboten werden. Dann sind die Rechte des Markeninhabers „erschöpft“. Voraussetzung: Die dort angebotene Ware wurde mit Zustimmung des Markeninhabers erstmals innerhalb der EU verkauft. Hat der Markeninhaber die Ware aber z.B. zuerst in den USA an einen Grauhändler verkauft und verkauft dieser ohne Zustimmung des Markeninhabers die Ware an einen weiteren Händler in der EU,  ist der Weitervetrieb verboten (z. B. BGH vom 15.3.2012 I ZR 137/10 – CONVERSE II). Weitere Voraussetzung der Erschöpfung: Es darf nicht der falsche Eindruck erweckt werden, man stünde in einer besonderen Geschäftsbeziehung zum Markeninhaber, z. B. als Vertragshändler (vgl. BGH Urteil v. 7.11.2002 – I ZR 202/00 – Mitsubishi). Wenn also die Marke im Title Tag mit dem Begriff „Online-Shop“ kombiniert wird (z.B. „LEVI’S ONLINE SHOP), wäre das unzulässig. Denn dadurch würde fälschlich suggeriert, man sei Vertragshändler des Markeninhabers oder stünde als Betreiber des Online-Shops des Markeninhabers in einer besonderen Geschäftsbeziehung.

Erlaubte Markennennung nach § 23 Nr. 1 und 2 MarkenG /Art. 12 a) und b) GMV

Erlaubt ist auch die Benutzung markenähnlicher oder markenidentischer Begriffe zur Produktbeschreibung. Beispielsweise ist „pcb“ als gängige Abkürzung für „printed circuit board“, (=Leiterplatte) keine Verletzung der Marke „PCB-POOL“, BGH v. 22.1.2009 I ZR 139/07- pcb. Das Gleiche gilt für handelsübliche beschreibende Angaben oder in der zulässigen (d. h., wenn gerade keine Kennzeichenverletzung vorliegt – BGH v. 4.2.2010 - POWER BALL) vergleichenden Werbung. Marken dürfen ebenfalls genannte werden, wenn dies zur Beschreibung von Ersatzeilen notwendig ist.

Fremde Firmennamen („Unternehmenskennzeichen“) im Title Tag

Auch fremde Firmennamen (Unternehmenskennzeichen) in einen Title Tag aufzunehmen, ist grundsätzlich eine Unternehmenskennzeichenverletzung, wenn die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen und die sich gegenüberstehenden Branchen zumindest ähneln. Als Unternehmenskennzeichen geschützt ist eine Bezeichnung an sich nur gegenüber der Verwendung für zumindest ähnliche Branchen. Außerhalb der Branchenähnlichkeit ist die Bezeichnung aber als Name geschützt, wenn Sie identisch oder „nahezu identisch“ benutzt wird und dabei eine „Zuordnungsverwirrung“ entsteht (BGH, Urteil v. 9.11.2011 – I ZR 150/09 – Basler Haar-Kosmetik). Gemeint ist damit eine Verwirrung über den Namensträger.

Dabei soll es nach der Rechtsprechung ausreichen, wenn der Firmenname als „Lotse“ dient, d. h. dazu dient, den Internetnutzer auf die Internetseite desjenigen zu lenken, der den fremden Firmennamen im Browsertitel benutzt (OLG Hamburg, Urteil v. 2.3.2010 – 5 W 17/10). Es reicht für eine Unternehmenskennzeichenverletzung also aus, wenn in dem Snippet des Suchmaschinenergebnisses die gleichen Leistungen erscheinen, wie sie auch der Inhaber des Unternehmenskennzeichens anbietet und dadurch der Internetnutzer diese Angebote verwechselt. Auf den Inhalt der jeweiligen Internetseite selbst kommt es dann nicht mehr an (BGH Urteil v. 18.5.2006 – I ZR 183/03 – Impuls; OLG Frankfurt am Main, Urteil v. 10.1.2008 – 6 U 177/07).

Disclaimer verhindern Rechtsverletzung nicht

Für die Beurteilung, ob ein Title Tag eine fremde Marke oder ein Unternehmenskennzeichen verletzt, stellt die Rechtsprechung nicht auf die betreffende Internetseite, sondern auf das Suchergebnis-Snippet ab. Ein Disclaimer (etwa: „Der Inhaber dieser Website steht in keiner Geschäftsbeziehung zum Inhaber der Marke X oder dem Unternehmen Y“) auf der Internetseite selbst kann daher eine Rechtsverletzung nicht mehr abwenden. Denn ob eine Suchmaschine den Title Tag unverändert übernimmt, ist ja ungewiss. Verletzt nun ein solches Snippet fremde Marken oder Unternehmenskennzeichen, kann sich derjenige, der einen Disclaimer im Title Tag eingefügt hat, nicht darauf berufen, er habe keinen Einfluss auf das von Google zusammengestellte Snippet. Wer bestimmte Keywords in den Title Tag aufnimmt, für den sind diese Keywords eigene Informationen und nicht solche der Suchmaschine. Man haftet hierfür uneingeschränkt (BGH Urteil v. 4.2.2010 – I ZR 51/08 – POWER BALL). Der marken- und kennzeichenrechtliche Unterlassungsanspruch und auch der Auskunftsanspruch setzt ohnehin kein Verschulden voraus.

 

Markenrechtsverletzung durch Domain

Auch die Nutzung einer Domain kann eine Marke verletzen. Voraussetzung der Verletzung einer Marke durch eine Domain ist aber, dass die Domain konnektiert ist, also eine Internetseite erreichbar ist, auf der sich ein Unternehmen darstellt und/oder Produkte beworben werden. Die bloße Registrierung einer Domain, die nicht konnektiert ist, kann keine Marke verletzen, weil ein Bezug zu einem Produkt oder einem Unternehmen fehlt. In solchen Fällen ist aber eine Verletzung des Namensrechts durch eine Domain denkbar.

Ein Domainparking kann für Markenrechtsverletzung ausreichen. Die Domain muss sich aber auf der konnektierten Internetseite auf die dort angebotenen Waren oder Dienstleistungen beziehen. Nach der Rechtsprechung reicht es dabei aus, wenn auf der betreffenden Internetseite beispielsweise der Hinweis „gesponserte Links zum Thema ...“ erscheint, dabei die betreffende Marke genannt wird und die Links zu vergleichbaren Produkten anderer Anbieter führen (BGH, Urteil v. 18.11.2010 – I ZR 155/09 Sedo).

Kein "Schlechthin-Verbot" bei Markenrechtsverletzung durch Domain

Wer durch eine Domain in seinem Markenrecht verletzt wird, kann nicht „schlechthin“, d.h. in jeder denkbaren Art, die Nutzung der Domain verbieten lassen (z.B. BGH Urteil v. 18.12.2008 – I ZR 200/06 – Augsburger Puppenkiste). Ebensowenig kann er die Löschung oder gar Übertragung der Domain auf sich selbst verlangen. Er kann dem Domaininhaber nur gerichtlich verbieten lassen, die Domain genau so zu benutzen, wie sie seine Marke verletzt. Der Domaininhaber muss also grundsätzlich die markenrechtsverletzende Domain nicht auf den Rechtsinhaber übertragen und auch nicht löschen (BGH Urteil v. 9.11.2011 – I ZR 150/09 – Basler Haar-Kosmetik).

Ausnahme: Namensrechtsverletzung durch Domain

Etwas anderes gilt bei einer Namensrechtsverletzung durch eine Domain. Hier gibt es einen Löschungsanspruch.

Wann dürfen fremde Marken benutzt werden? Alles über den markenrechtlichen "Erschöpfungsgrundsatz"

Lesen Sie hier, wann eine bekannten Markeverletzt wird.

Aktuelle Informationen im Markenrecht: