Verfall einer Marke wegen Nichtbenutzung und Nichtigkeit

Eine Unionsmarke wírd auf Antrag für verfallen erklärt, wenn die Marke nicht ernsthaft benutzt wird, und zwar innerhalb von fünf Jahren ab ihrer Eintragung oder die Benutzung länger als fünf Jahre unterbrochen wird. Der Verfall wegen Nichtbenutzung ist der praktisch wichtigste und häufigste Grund für einen Antrag auf Erklärung des Verfalls einer Marke. Eine Unionsmarke kann auch für verfallen erklärt werden, wenn die Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist für die Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist oder wenn die Marke irreführend geworden ist, für die Ware oder einer Dienstleistung, für die sie eingetragen ist.

Löschung einer deutschen Marke wegen Verfalls (Nichtbenutzung)

Bei einem Antrag auf Verfall einer deutschen Marke wegen Nichtbenutzung beginnt der relevante Nichtbenutzungszeitraum nicht schon mit der Eintragung, sondern erst, sobald kein Widerspruch mehr gegen die Marke erhoben werden kann (§ 49 I 1 MarkenG). Der Nichtbenutzungszeitraum beginnt also nach Ablauf der dreimonatigen Widerspruchsfrist nach Veröffentlichung der Marke im Markenregister.

Es gibt absolute und relative Nichtigkeitsgründe. Absolute Nichtigkeitsgründen sind die absoluten Eintragungshindernisse, die an sich von Amts wegen während des Eintragungsverfahrens geprüft werden müssten. Die relativen Eintragungshindernisse sind ältere Rechte, die einer Markeneintragung entgegenestehen, die Markenämter aber nicht von sich aus prüfen.

Eine Unionsmarke kann bei Vorliegen der folgenden absoluten Eintragungshindernissen für nichtig erklärt werden:

• Die Unionsmarke wurde trotz eines absoluten Eintragungshindernisses (das das EUIPO an sich hätte erkennen müssen) eingetragen. Das wichtigste absolute Eintragungshindernis ist die fehlende Unterscheidungskraft.
• Der Anmelder war bei der Anmeldung bösgläubig.

Nichtigkeitserklärung und Löschung einer Unionsmarke wegen relativer Eintragungshindernisse

Eine Unionsmarke kann auch bei Vorliegen von relativen Eintragungshindernissen für nichtig erklärt werden, wenn ältere Rechte entgegenstehen (z.B. ältere Marken, ältere Unternehmenskennzeichen, Urheberrechte).

Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit einer Unionsmarke

Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit ist beim EUIPO einzureichen. Die Gebühren betragen € 630,00. Das EUIPO bearbeitet die Anträge erst, wenn die Gebühr eingegangen ist.

Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit einer deutschen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse

Auch die Eintragung einer deutschen Marke wird auf Antragfür nichtig erklärt und gelöscht, wenn die Marke

• entgegen § 3 MarkenG ein schutzunfähiges Zeichen angemeldet wurde, z.B. eine Geruchsmarke
• engegen § 7 MarkenG der Anmelder nicht Inhaber von Marken sein kann
• oder der Marke absolute Eintragungshindernisse entgegenstehen, § 8 MarkenG. Die wichtigsten Fälle sind die fehlende Unterscheidungskraft und die bösgläubige Markenanmeldung.

Einer unserer Mandanten wurde in mehreren gerichtlichen Verfahren (einstweilige Verfügungsverfahren und Hauptsacheverfahren) von der Inhaberin der Marken "Icebound", "risa" und "Isha" wegen angeblicher Markenrechtsverletzungen belangt. Wir hatten daraufhin beantragt, die Wortmarke 30 2015 051 635 "Icebound", die Wortmarke 30 2015 051 935 "risa" und die Wortmarke 30 2015 048 636 "Isha" wegen bösgläubiger Markenanmeldung für nichtig zu erklären und zu löschen. Im Wesentlichen beriefen wir uns darauf, dass die Markeninhaberin, eine Kleinstkapitalgesellschaft, widersprüchliche Angaben zur Nutzung und angeblicher Lizenzierung der Marken gemacht hat und es keinen Grund für die Anmeldung derart vieler Marken gebe. Außerdem stünde das Abmahn- und Prozessverhalten in keinem Verhältnis zur geringen Größe der Markeninhaberin. Das Abmahngeschäft würde vielmehr das eigentliche Geschäft der Markeninhaberin darstellen. Das DPMA gab uns Recht: Die Marken "Icebound" und "risa" wurden durch Beschlüsse des DPMA vom 13.10.2021 für nichtig erklärt. Die Marke "Isha" wurde durch Beschluss des DPMA vom 19.09.2023 wegen bösgläubiger Markenanmeldung für nichtig erklärt. Die Entscheidungen sind noch nicht rechtskräftig.

DOWNLOAD: Beschluss des DPMA vom 13.10.2021 - Nichtigkeit der Wortmarke 30 2015 051 935 "risa"

DOWNLOAD: Beschluss des DPMA vom 13.10.2021 - Nichtigkeit der Wortmarke 30 2015 051 635 "Icebound"

DOWNLOAD: Beschluss des DPMA vom 19.09.2023 - Nichtigkeit der Wortmarke 30 2015 048 636 "Isha"

Rückzahlungsansprüche der von der Inhaberin der Marken „Icebound“, „risa“ und "Isha" in Anspruch Genommenen

Wer von dem Inhaber einer bösgläubig angemeldeten Marke abgemahnt wurde und Abmahnkosten und Lizenzgebühren bezahlt hat, dem können gegenüber diesem Markeninhaber Rückzahlungsansprüche aus § 823 I BGB wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb bzw. aus § 812 I BGB i.V.m. § 52 II, III MarkenG zustehen (vgl. LG Frankfurt am Main v. 16.01.2020, Az. 2-03 O 214/19 – You & Me, von uns erstritten).

DOWNLOAD: Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main v. 16.01.2020, Az. 2-03 O 214/17 – You & Me

Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen absoluter Eintragungshindernisse einer deutschen Marke muss schriftlich beim deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereicht werden. Der Antrag muss begründet werden (§ 53 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG). Innerhalb von drei Monaten nach der Einreichung des Antrags muss die Gebühr in der Höhe von 400 Euro bezahlt werden. Die erste Gebühr (Nr. 334 400) für den eigentlichen Verfallsantrag beträgt € 100,00, die zweite Gebühr (Nr. 333 450) für die Weiterverfolgung des Verfallsantrags nach Widerspruch des Markeninhabers beträgt € 300,00.

Eine deutsche Marke kann - anders als eine Unionsmarke - nicht mehr wegen absoluten Eintragungshindernissen nach § 8 II Nr. 1 bis 3 MarkenG gelöscht werden, wenn die Marke länger als zehn Jahre eingetragen ist (§ 50 Abs. 2 S. 3 MarkenG).

Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit einer deutschen Marke wegen relativer Eintragungshindernisse

Auch dieser Antrag muss beim DPMA eingereicht und begründet werden ( (§ 53 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG). Antragsberechtigt sind die Inhaber der älteren Rechte sowie Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten geografischen Angabe oder geschützten Ursprungsbezeichnung geltend zu machen (§ 53 Abs. 3 MarkenG). Innerhalb von drei Monaten nach der Einreichung des Antrags die Gebühr in Höhe von 400 Euro zu zahlen. Wird der Nichtigkeitsantrag auf mehr als ein älteres Recht gestützt, ist für jedes weitere Recht eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 100 Euro zu zahlen.

Ablauf des Verfallsverfahrens und des Nichtigkeitsverfahrens

Das DPMA unterrichtet den betroffenen Markeninhaber über den Verfallsantrag bzw. den Nichtigkeitsantrag und informiert ihn darüber, dass er innerhalb von zwei Monaten dem Antrag widersprechen kann. Widerspricht er nicht, wird die Marke gelöscht, andernfalls wird das Verfallsverfahren bzw. das Nichtigkeitsverfahren durchgeführt.

Amtliche Formulare des DPMA für Verfallsverfahren und Nichtigkeitsverfahren

Das DPMA stellt verschiedene Formulare zur Verfügung:

Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (fehlende Eintragungsfähigkeit):

• Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (fehlende Eintragungsfähigkeit): Formular W 7442

Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen relativer Schutzhindernisse (entgegenstehende ältere Rechte):

• Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und  Löschung einer Marke bzw. Schutzentziehung einer international registrierten Marke wegen älterer Rechte: Formular W 7642 
• Anlage zum Nichtigkeitsantrag wegen älterer Rechte für registrierte ältere Rechte: Formular W 7642.1
• Anlage zum Nichtigkeitsantrag wegen älterer Rechte für nicht registrierte ältere Rechte: Formular W 7642.2

Wer sich einem Nichtigkeitsantrag aus einer älteren Marke wegen Nichtigkeit seiner Unionsmarke oder seiner deutschen Marke ausgesetzt sieht, kann sich selbst mit einer Nichtbenutzungseinrede wehren. Er kann nach Art.  64 II, III UMV bzw. § 53 VI MarkenG Einrede der Nichtbenutzung der älteren Marke erheben. Dann muss der Nichtigkeitsantragsteller selbst die rechtserhaltende Benutzung seiner älteren Marke nachweisen. Gelingt ihm das nicht, wird der Nichtigkeitsantrag zurückgewiesen.

Erklärt das Amt den Verfall der Markenrechte, so wirkt dies erst ab dem Datum des Verfallsantrags. Die Marke ist also sozusagen ab der Einreichung des Antrags auf Verfall unwirksam (Art. 62 I UMV, § 52 I MarkenG).

Erklärung der Nichtigkeit einer Marke

Die Erklärung der Nichtigkeit einer Marke aber bewirkt, das die Markeneintragung rückwirkend, d.h. schon von Anfang an, unwirksam ist (Art. 62 II UMV, § 52 II MarkenG).

Ausnahmen

Hiervon gibt es nach Art. 62 III UMV bzw. § 53 III MarkenG Ausnahmen: Gerichtliche Entscheidungen, die vor der Entscheidung über den Verfall oder die Nichtigkeit der Marke rechtskräftig und vollstreckt worden sind, bleiben wirksam. Das gleiche gilt für Verträge, die vor der Entscheidung über den Verfall oder die Nichtigkeit der Marke erfüllt worden sind. Aus Billigkeitsgründen können hier aber Zahlungen zurückgefordert werden.

Der Inhaber einer Unionsmarke, die für verfallen erklärt wurde, kann hiergegen innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung Beschwerde beim EUIPO einlegen, Art. 68 II UMV. Die Entscheidung wird dann erneut vom EUIPO geprüft, diesmal von einer Beschwerdekammer. Gegen Entscheidungen der Beschwerdekammer des EUIPO kann erneut innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt werden, nämlich eine Klage beim Gericht der Europäischen Union (EuG), Art. 72 UMV.

Klage beim Gericht der Europäischen Union

Die Klage beim Gericht der Europäischen Union unterliegt strengen Formvorschriften. Der zwingende Inhalt der Klageschrift ist in Artikel 76 der Verfahrensordnung des Gerichts der Europäischen Union geregelt. Das Gericht der Europäischen Union stellt das Muster einer Klageschrift als Orientierungshilfe zur Verfügung. Die Parteien müssen durch einen einen Anwalt vertreten sein. Nur ein Anwalt, der berechtigt ist, vor einem Gericht eines Mitgliedstaats oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum aufzutreten, kann vor dem Gericht der Europäischen Union als Vertreter oder Beistand einer Partei auftreten (Art. 51 der Verfahrensordnung des Gerichts der Europäischen Union in Verbindung mit Art. 19 der Satzung des Gerichtshofs der Eurropäischen Union).

Verfallsverfahren und Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA

Gegen die Entscheidung des DPMA ist in Verfallsverfahren und Nichtigkeitsverfahren innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung die Beschwerde an das Bundespatentgericht (BPatG) zulässig, § 66 I MarkenG.