Eine Abmahnung dient dazu, eine gerichtliche Auseinandersetzung (z.B. in einem einstweiligen Verfügungsverfahren) wegen einer Markenrechtsverletzung zu vermeiden. Eine Abmahnung ist gleichzeitig ein Angebot zum Abschluss eines Unterlassungsvertrags. Ein solcher wird geschlossen, wenn der Abgemahnte eine strafbewehrte Unterlassungserklärungabgibt und der Abmahnende diese nicht ablehnt.
Eine Abmahnung ist keine zwingende Voraussetzung einer Klage oder eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung. Wer aber ohne vorherige Abmahnung klagt, dem droht ein "sofortiges Anerkenntnis". In diesem Fall muss meistens der Verletzte die Verfahrenskosten bezahlen, auch wenn er das Verfahren gewonnen hat. Milder als eine Abmahnung ist die Berechtigungsanfrage. Wer eine solche auf den Weg bringt, riskiert im Gegensatz zu einer Abmahnung auch keine negative Feststellungsklage.
Rechtsanwalt Thomas Seifried ist seit 2007 auch Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Er ist Fachbuchautor und hat in über 20 Jahren viele erfolgreiche gerichtliche Verfahren im Markenrecht geführt.
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Ob die mit der Abmahnung geltend gemachten Ansprüche begründet sind, hängt davon ab, ob tatsächlich eine Markenrechtsverletzung vorliegt. Die folgenden Themen spielen erfahrungsgemäß bei fast allen Abmahnungen wegen Markenrechtsverletzungen eine Rolle:
Wurde die Marke überhaupt "als Marke" benutzt und nicht nur als Verzierung oder Modellbezeichnung?
Liegt eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vor?
Zunächst hat der Abmahnende seine eigene Rechtsposition darzustellen. Hier geht es um die sog. "Aktivlegitimation", also darum, ob er die behauptete Rechtsverletzung überhaupt selbst beanstanden darf. Hierzu muss er auch vortragen, auf welches Recht er sich beruft, etwa eine eingetragene deutsche Marke, Unionsmarke.
In der Sachverhaltsdarstellung der Abmahnung muss die vorgeworfene Rechtsverletzung präzise dargestellt werden, also beispielsweise welches Zeichen die Marke verletzt angeblich verletzt hat und durch welche Verletzungshandlung dies geschehen sein soll.
Eine rechtliche Würdigung des Sachverhalts der Abmahnung ist notwendig, weil ohne sie eine Bestimmung des Streitgegenstands oft nicht möglich ist. Wer eine Markenrechtsverletzung behauptet, muss nicht nur angeben, ob das Zeichen eine Marke oder ein Unternehmenskennzeichen verletzt (siehe BGH Beschluss v. 24.03.2011 – I ZR 108/09 – TÜV I und Urteil vom 17.08.2011 – TÜV II). Er muss auch den rechtlichen Grund (z. B. Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG oder Bekanntheitsausnutzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) angeben (BGH a.a.O. TÜV I).Gewöhnlich werden auch die entsprechenden Paragrafen zitiert, aus denen sich die jeweiligen Ansprüche gegen den Abgemahnten (Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz, evtl. ungerechtfertigte Bereicherung oder Vernichtung, Gebührenerstattung) ergeben (z.B. §§ 14, 15 MarkenG, 3 ff., 12 Abs. 1 S. 2 UWG, 242 BGB, 97 Abs. 1 S. 1 UrhG).
Üblicherweise wird in einer Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung auch dargestellt, weshalb der Abgemahnte für die Markenrechtsverletzung haftet ("Passivlegitimation"). Hier kommt als Täter, Mittäter oder Teilnehmer in Betracht.
Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung
Als nächstes folgt üblicherweise die Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrte Unterlassungserklärung. Eine solche kann als vorformulierter Vorschlag der Abmahnung beigefügt werden. Manchmal fordert der Abmahnende den Abgemahnten aber auch auf, eine eigene Erklärung abzugeben. Fehlt die Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, handelt es sich nicht um eine Abmahnung, sondern um eine (mildere) Berechtigungsanfrage.
Zum Schluss wird der Abgemahnte meistens aufgefordert, auch die "Folgeansprüche" zu erfüllen, nämlich Auskunft zu erteilen, die Abmahnkosten zu bezahlen und den Schadenersatz dem Grund nach anzuerkennen (Schadenersatzfeststellung) und evtl. einer Vernichtung der markenrechtsverletzenden Ware zuzustimmen.
Zunächst hat der Abmahnende seine eigene Rechtsposition darzustellen. Hier geht es um die sog. "Aktivlegitimation", also darum, ob er die behauptete Rechtsverletzung überhaupt selbst beanstanden darf. Hierzu muss er auch vortragen, auf welches Recht er sich beruft, etwa eine eingetragene deutsche Marke, Unionsmarke.
In der Sachverhaltsdarstellung der Abmahnung muss die vorgeworfene Rechtsverletzung präzise dargestellt werden, also beispielsweise welches Zeichen die Marke verletzt angeblich verletzt hat und durch welche Verletzungshandlung dies geschehen sein soll.
Eine rechtliche Würdigung des Sachverhalts der Abmahnung ist notwendig, weil ohne sie eine Bestimmung des Streitgegenstands oft nicht möglich ist. Wer eine Markenrechtsverletzung behauptet, muss nicht nur angeben, ob das Zeichen eine Marke oder ein Unternehmenskennzeichen verletzt (siehe BGH Beschluss v. 24.03.2011 – I ZR 108/09 – TÜV I und Urteil vom 17.08.2011 – TÜV II). Er muss auch den rechtlichen Grund (z. B. Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG oder Bekanntheitsausnutzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) angeben (BGH a.a.O. TÜV I).Gewöhnlich werden auch die entsprechenden Paragrafen zitiert, aus denen sich die jeweiligen Ansprüche gegen den Abgemahnten (Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz, evtl. ungerechtfertigte Bereicherung oder Vernichtung, Gebührenerstattung) ergeben (z.B. §§ 14, 15 MarkenG, 3 ff., 12 Abs. 1 S. 2 UWG, 242 BGB, 97 Abs. 1 S. 1 UrhG).
„Popularklagen", also die Wahrnehmung fremder Interessen in eigenem Namen, sind im deutschen Zivilrecht sehr selten. Ob jemand Ansprüche wegen einer Markenrechtsverletzung geltend machen kann, ist eine Frage der Aktivlegitimation. Im Markenrecht jedenfalls dürfen nur die Inhaber eigener originärer oder abgeleitetet Rechte abmahnen. Der Inhaber einer Marke, ist ohne weiteres gegenüber dem Markenrechtsverletzer aktivlegitimiert.
Der ausschließliche und der einfache Lizenznehmer einer deutschen Marke ist zwar für den Unterlassungsanspruch, nicht aber für den Schadenersatzanspruch aktivlegitimiert. Denn ihm steht kein eigener Schadenersatzanspruch und auch kein eigener schadenersatzvorbereitender ("akzessorischer") Auskunftsanspruch gegen den Verletzer zu (BGH v. 19.7.2007, I ZR 93/04 – Windsor Estate, Rz. 32). Das gleiche gilt für den Lizenznehmer einer Unionsmarke (vgl. BGH v. 13.9.2007, I ZR 33/05 – THE HOME STORE, Rn. 46). Ein Lizennehmer kann daher zwar in einer Abmahnung den Unterlassungsanspruch geltend machen, nicht aber Bezahlung des Schadenersatzes an sich selbst.
Eine Abmahnung muss dem Abgemahnten zugegangen sein. Die Beweislast liegt zunächst beim Abmahnenden: Wer eine gerichtliche Entscheidung (einstweilige Verfügung oder Urteil) nach Zustellung sofort anerkennt und dem Kläger die Verfahrenskosten auferlegen lassen möchte, kann sich zunächst darauf berufen, die Abmahnung sei ihm nicht zugegangen (sog. "einfaches Bestreiten" einer negativen Tatsache). Hierauf muss dann der Antragsteller oder Kläger "qualifiziert" darlegen, weshalb die Abmahnung zugegangen sein muss. Erst jetzt muss der Abgemahnte darlegen und beweisen, dass ihm die Abmahnung nicht zugegangen ist (BGH v. 21.12.2006 - I ZB 17/06 - Zugang des Abmahnschreibens).
Eine als Anhang einer E-Mail-Nachricht versandte Abmahnung ist erst dann zugegangen, wenn der Abgemahnte den Anhang auch geöffnet hat. Denn wegen des bekannten Virenrisikos muss ein Abgemahnter einen Dateianhang nicht öffnen (OLG Hamm v. 09.03.2022 - 4 W 119/20 - E-Mail-Abmahnung). Ein Versand per E-Mail reicht daher nicht aus, um dem Risiko von Kostenachteilen einer gerichtlichen Maßnahme ohne vorherige Abmahnung zu entgehen.
Grundsätzlich sollte der Abmahnende eine Vollmacht beifügen. Tatsächlich gibt es aber immer wieder Fälle, in denen Rechtsanwälte ohne tatsächliche Legitimation sozusagen auf eigene Faust abmahnen. Einige Oberlandesgerichte waren längere Zeit der Ansicht, dass der Empfänger einer Abmahnung diese zurückweisen kann, wenn der Abmahnung keine Vollmachtsurkunde im Original beilag. Der BGH ist da anderer Ansicht: Ob der Abmahnung eine Vollmachtsurkunde beigefügt war oder nicht, hat auf die Wirksamkeit der Abmahnung keinen Einfluss (BGH GRUR 2010, 1120 – Vollmachtsnachweis).
Die Fristen bis zum Eingang einer strafbewehrten Unterlassungserklärung werden üblicherweise knapp bemessen. Damit soll zum einen Druck auf den Markenrechtsverletzer ausgeübt werden. Zum anderen muss die „Dringlichkeit" für den Erlass einer einstweiligen Verfügung im Auge behalten werden: Wer nach Kenntnis einer Rechtsverletzung mehr als vier Wochen abwartet, bis er eine einstweilige Verfügung beantragt, dem droht allein deshalb die Zurückweisung des Verfügungsantrags. Diese Dringlichkeitsfrist variiert zwischen den Oberlandesgerichtsbezirken. Grob gesagt gibt es ein Nord-Süd-Gefälle: Oberlandesgerichte im Süden halten u.U. ein längeres Warten als vier Wochen schon für dringlichkeitsschädlich.
Bei Markenrechtsverletzungen sind Fristen zwischen sieben Tage bis zwei Wochen üblich. Eine zu kurz bemessene Frist ist für den Abmahnenden an sich ungefährlich. Denn eine zu kurz bemessene Frist setzt eine angemessene Frist in Lauf. Wer allerdings nach einer zu kurz bemessenen Frist schon gerichtliche Maßnahmen beantragt, dem droht der Verlust des Prozesses, wenn der Abgemahnte sich nach Ablauf der zu kurzen, aber innerhalb einer angemessenen Frist unterwirft. Was angemessen ist bestimmen die „Umstände des Einzelfalls".
Zentrales Anliegen nach dem Zweck einer Abmahnung ist es, den Abgemahnten aufzufordern eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. Denn durch die Rechtsverletzung wird die Wiederholungsgefahr vermutet. Diese kann nur durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung beseitigt werden. Außerdem darf die strafbewehrte Unterlassungserklärung nicht abgelehnt werden. Eine solche Erklärung kann der Abmahnung als Anlage beigefügt sein. Das muss aber nicht so sein. Der Abmahnende kann ebensogut den Abgemahnten auffordern, eine eigene Erklärung abzugeben. Letzteres empfiehlt sich oft.
Lesen Sie hier: Die strafbewehrte Unterlassungserklärung - Aufbau, Abgabe, modifizierte Abgabe, Rechtsfolgen, Verstöße und Kündigung
Firma … GmbH
- “SCHULDNERIN“ -
verpflichtet sich gegenüber der
Firma …
- „GLÄUBIGERIN“ -
1. es im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, [nun folgt die sogenannte "Verletzungsform":] Textilien anzubieten, einzuführen, in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, die mit der Bezeichnung „[MARKE XY]“ gekennzeichnet sind, sofern diese Textilien nicht mit Zustimmung der ... GmbH in die Europäische Union oder in einen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind, insbesondere wenn es sich um T-Shirts handelt, wie in der nachfolgend Darstellung wiedergegeben
[es folgt eine Abbildung eines mit T-Shirts der Aufschrift „[MARKE XY]“];
2. für jeden Fall der zukünftigen Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 1 beschriebenen Handlung eine von der Gläubigerin zu bestimmende und von dem Landgericht Frankfurt am Main im Streitfall auf deren Angemessenheit hin zu überprüfenden Vertragsstrafe an die Gläubigerin zu bezahlen und
3. gegenüber der Gläubigerin Auskunft zu erteilen über Herkunft und Vertriebsweg der widerrechtlich gekennzeichneten Textilien über Name und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer; Name und Anschrift der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die die Ware bestimmt war; die Anzahl der angebotenen, eingeführten, in Verkehr gebrachten Textilien, deren Einkaufs- und Verkaufspreise und der Gestehungskosten; die erzielten Nettoerlöse und den erzielten Gewinn
und zwar durch Vorlage von Kopien der Rechnungen und Lieferscheinen der Lieferanten und der gewerblichen Abnehmer und von Kopien von geeigneten Bank-, und Finanz- unterlagen;
4. der Gläubigerin jeden Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter Ziff. 1 beschriebenen Verletzungshandlung entstanden ist oder noch entstehen wird;
5. Alle widerrechtlich gekennzeichneten Textilien unverzüglich zurückzurufen und bis spätestens .... - eingehend bei den Unterzeichnern – den Rückruf in geeigneter Form nachzuweisen;
6. Alle noch im Besitz der Schuldnerin befindenden Textilien gemäß Ziff. 1 und solche Textilien, deren Besitz sie durch den Rückruf wieder erlangt hat, unverzüglich zu vernichten und dies der Gläubigerin nachzuweisen;
7. die Kosten, die durch die Inanspruchnahme der Rechtsanwälte … entstanden sind, nach Maßgabe einer 1,3 -Gebühr gemäß VV 2300 zuzüglich Auslagen aus einem Gegenstandswert von € 100.000,00 zu tragen.
[Ort], den
(Schuldnerin)
Fast immer wird der Abgemahnte aufgefordert, Auskunft über den Umfang der Markenrechtsverletzung (z.B. Herkunft der rechtsverletzenden Ware und gewerbliche Abnehmer, sog. selbständiger Auskunftsanspruch) zu geben. Außerdem wird er typischerweise aufgefordert,Auskunft zur Berechnung des Schadenersatzes (sog. unselbständiger oder "akzessorischer" Auskunftsanspruch) zu geben. Erst nach Erteilung der Auskunft wird der Abmahnende seinen Schaden berechnen und anschließend den Abgemahnten zur Bezahlung auffordern.
Üblicherweise berechnet der Verletzte seinen Schaden nach der Lizenzanalogie oder er berechnet den Verletzergewinn. Hierfür braucht er die Angaben des Verletzers. Der Abmahnende muss hier angeben, für welche Handlungen er Auskunft verlangt. Wenn er zusätzlich auch Rechnungslegung verlangt, muss er angeben, welche Rechnungen vorgelegt werden sollen. Wenn der Verletzte nur seinen eigenen konkreten Schaden ersetzt verlangt, muss keine Auskunft gegeben werden. Denn diesen Schaden kann der Verletzte ja selbst beziffern.
Erst wenn der Abgemahnte die Auskunft über den Umfang der Rechtsverletzung gegeben hat, kann er seinen Schaden berechnen. Wie der Schadensersatzanspruch besteht der Auskunftsanspruch grundsätzlich nur bei einer schuldhaften Rechtsverletzung des Abgemahnten.
Grundsätzlich muss der Verletzer über alle beanstandeten Rechtsverletzungen Auskunft geben. Eine zeitliche Begrenzung ab der ersten nachgewiesenen Verletzungshandlung gibt es seit der Entscheidung des BGH vom 19.07.2007, Az. I ZR 93/04 - Windsor Estate, nicht mehr (siehe auch BGH Urteil v. 30.04.2009, Az. I ZR 191/05 - Elektronischer Zolltarif). Der Abgemahnte muss auch grundsätzlich seine Vorlieferanten und seine gewerblichen Abnehmer angeben. Diese Auskunft ist für den Abmahnenden oft besonders interessant. So kann er sich Schritt für Schritt beispielsweise zum Hersteller eines Plagiats vorarbeiten. Oft erhöht auch die anschließende Abmahnung weiterer Glieder der Lieferantenkette die außergerichtliche Einigungsbereitschaft.
Der Abgemahnte muss grundsätzlich auch Rechnungen und sonstige übliche Unterlagen vorlegen über seine Einnahmen und Ausgaben, die die rechtsverletzenden Produkte betreffen. Wie detailliert der Abgemahnte Rechnung legen muss, richtet sich nach dem Einzelfall, insbesondere auch nach der Art des Unternehmens des Verletzers. So muss ein reines Vertriebsunternehmen - anders als der Hersteller eines Plagiats - meistens keine Angaben zu den Herstellungskosten machen.
TIPP: Um zu vermeiden, dass der Abgemahnte dem Abmahner, der zugleich sein Konkurent ist, seine Kunden offenbaren muss, kann der Abgemahnte einen sog. „Wirtschaftsprüfervorbehalt“ beanspruchen.
Der Umfang der Auskunft hängt schließlich auch davon ab, nach welcher Art der Verletzte seinen Schaden berechnen will. Außerdem begrenzen Geheimhaltungsinteressen und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz den Umfang des Auskunftsanspruchs (BGH v. 6.10.2005, I ZR 322/02 – Noblesse, Rz. 14).
Bei der sog. „Drittauskunft“ sind bei offensichtlicher Rechtsverletzung oder nach Klageerhebung auskunftspflichtig unter Umständen auch beispielsweise Spediteure, Lagerhalter oder die Betreiber von Onlineplattformen.
Wer eine Markenrechtsverletzung begangen hat, muss für den selbständigen Auskunftsanspruch keine Auskunft über die Werbemittel oder die Anzahl der Klicks auf eine rechtsverletzende Anzeige geben. Denn diese Angaben werden in § 19 Abs. 3 MarkenG nicht genannt (BGH v. 14.07.2022 - I ZR 121/21 - Google Drittauskunft). Diese Auskünfte müssen aber u.U. aber für den akzessorischen, schadensersatzvorbereitenden Auskunftsanspruch gegeben werden.
Kann der Verletzte nachweisen, dass der Verletzter falsch Auskunft gegeben hat, kann er den Verletzer zwingen lassen, erneut Auskunft zu geben und die Richtigkeit seiner Auskunft nun an Eides Statt zu versichern. Eine erneute Falschauskunft wäre dann strafbar.
Oft wird der Abgemahnte aufgefordert, den Schadenersatzanspruch dem Grunde nach anzuerkennen (Schadenersatzfeststellung). Gibt der zu Recht abgemahnte eine solche Erklärung nicht ab, kann der Abmahnende eine Schadenersatzfeststellungsklage erheben.
Nicht selten wird eine Vernichtung der markenrechtsverletzenden Ware gefordert. Dieser Anspruch ist nur dann durchsetzbar, wenn er im konkreten Fall verhältnismäßig ist.
Zu guter letzt wird meistens schon in dem Abmahnschreiben der Abgemahnte aufgefordert, die Abmahnkostenund gegebenenfalls die Patentanwaltskosten zu ersetzen. Nicht selten werden hier überhöhte Gegenstandswerte angesetzt.
Lesen Sie hier: Welche Abmahnkosten und welche Patentanwaltskosten muss man erstatten?
Die Höhe der zu erstattenden Kosten nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) richtet sich nach dem Gegenstandswert der Ansprüche, die in der markenrechtlichen Abmahnung geltend gemacht werden. Den höchsten Gegenstandswert hat typischerweise der Unterlassungsanspruch. Oft wird der Einfachheit halber allein dieser Anspruch zur Berechnung des Gegenstandswerts herangezogen. Gegenstandswerte unter € 50.000,00 kommen im Markenrecht praktisch nicht vor und werden bei unbenutzten oder nur wenig benutzten Marken angesetzt. Je intensiver die Marke benutzt wird und je bekannter die Marke ist, desto höher sind acuh die Gegenstandswerte. Bei durchschnittlich benutzten Marken werden Gegenstandswerte zwischen € 100.000,00 und € 250.000,00 angesetzt. Über die richtige Höhe des anzusetzenden Gegenstandswerts wird oft zwischen Abmahnenden und Abgemahnten diskutiert.
Die folgende Tabelle enthält die Kosten einer markenrechtlichen Abmahnung mit häufig vorkommenden Gegenstandswerten. Angesetzt wude eine 1,3-Geschäftsgebühr inklusive der gesetzlichen Telekommunikationspauschale. Höhere Gebühren als eine 1,3-Gebühr sind meistens nicht zu erstatten. Unter Umständen ist hier jeweils noch die Umsatzsteuer als Teil der Abmahnkosten hinzuzurechnen.
| Gegenstandswert | Erstattungsfähige Kosten der Abmahnung nach RVG (1,3 Geschäftsgebühr und Telekommunikationspauschale) | ||
|---|---|---|---|
| € 50.000,00 | € 1.682,70 | ||
| € 100.000,00 | € 2.171,50 | ||
| € 150.000,00 | € 2.538,10 | ||
| € 200.000,00 | € 3.004,70 | ||
| € 250.000,00 | € 3.247,90 | ||
| € 500.000,00 | € 4.620,70 | ||
| € 1.000.000,00 | € 6.764,70 |
Wie man auf eine Abmahnung im Markenrecht am besten reagiert, hängt im Wesentlichen davon ab, ob die Abmahnung berechtigt ist oder nicht.
Eine Abmahnung zu ignorieren und es auf eine Klage oder eine einstweilige Verfügung ankommen zu lassen, ist nicht immer der schlechteste Weg. Besonders in sehr wettbewerbsintensiven Branchen geschieht es regelmäßig, dass der Abmahnende den Gegner anschließend mit ständigen Vertragsstrafeklagen schröpft und den Kernbereich des Unterlassungsversprechens bis an seine Grenzen auslotet. Dies kann sich auch empfehlen, wenn die Abmahnung von einem vermutlichen Abmahnanwalt verschickt wurde und man den Rechtsmissbrauch nicht beweisen kann
Besser ist es also in Fällen, in denen neuerliche identische oder ähnliche Verletzungshandlungen nicht unwahrscheinlich sind, ein Urteil gegen sich ergehen zu lassen. Im Fall eines neuen Verstoßes muss dann der Abmahner aus dem Urteil zwangsvollstrecken. Die Lust, das zu tun ist ungleich niedriger als aus einem Vertragsstrafeversprechen vorzugehen. Denn in der Zwangsvollstreckung aus dem Unterlassungsurteil verhängt das Gericht ein Ordnungsgeld. Dieses erhält aber nicht der Abmahner, sondern der Staat.
Und auch manche Rechtsanwälte wird man bei einem Verstoß gegen ein Unterlassungsurteil eher zum Jagen tragen müssen. Daran verdienen sie nichts. Die Rechtsanwaltsgebühren für eine Zwangsvollstreckung betragen lediglich einen Bruchteil der Gebühren für einen Vertragsstrafeprozesses. Aber Vorsicht: Auch die durch das Gericht im Zwangsvollstreckungsverfahren festgesetzten Ordnungsgelder steigen von Verstoß zu Verstoß an.
Ist die Abmahnung berechtigt, sollte eine strafbewehrte Unterlassungserklärung in Form einer modifizierten Unterlassungserklärung abgegeben werden. Berechtigt ist eine Abmahnung, wenn ihr ein Unterlassungsanspruch zu Grunde liegt und wenn sie dem Schuldner einen Weg weist, den Gläubiger ohne Inanspruchnahme der Gerichte klaglos zu stellen (GRUR 2010, 1120 - Vollmachtsvorlage; vgl. auch BGH, GRUR 2009, 502 Rdnr. 11 – pcb; GRUR 2010, 354 Rdnr. 8 – Kräutertee). Ist die Abmahnung berechtigt, muss der Empfänger der Abmahnung die Abmahnkosten bezahlen.
Wer eine unberechtigte Abmahnung erhält, hat mehrere Optionen: Er kann eine negative Feststellungsklage erheben, eine Gegenabmahnung aussprechen, bei Gericht eine Schutzschrift hinterlegen oder die Abmahnung unter Umständen auch einfach ignorieren. Unter Umständen kann er auch Schadenersatz (z.B. für die eigenen Rechtsanwaltsgebühren) verlangen.
Der zu Unrecht Abgemahnte kann auch bei dem voraussichtlich vom Abmahner angerufenen Gericht eine Schutzschrift hinterlegen. Sie verhindert, dass eine einstweilige Verfügung ohne mündliche Verhandlung erlassen wird. Erlässt nämlich das Gericht ohne mündliche Verhandlung eine Beschlussverfügung, ist der Weg des künftigen Verfahrens oft schon vorgezeichnet. Schließlich entscheiden hierüber die Richter der bereits erlassenen (und trotz Widerspruchs gegen die einstweilige Verfügung wirksamen) Beschlussverfügung.
Als Maßnahme bei unberechtigter Abmahnung kann eine negative Feststellungsklage in Betracht kommen. Mit dieser geht der Abgemahnte quasi zum Gegenangriff über. Er lässt damit gerichtlich (zuständig ist das Gericht des Abgemahnten) feststellen, dass der von dem Abmahnenden behauptete Anspruch nicht besteht. Eine vorherige Gegenabmahnung braucht es hierfür nicht. Der Abgemahnte kann sofort klagen.
Mit einer "Gegenabmahnung", d.h. einem Schreiben zur Abwehr einer unberechtigten Abmahnung, kann man den Abmahnenden auffordern, zu erklären, dass der in einer Abmahnung behauptete Anspruch nicht besteht. Eine solche ist vor Erhebung einer negativen Feststellungsklage aber nicht nötig.
Manche Gerichte halten die Kosten für eine Gegenabmahnung für erstattungsfähig (z.B.OLG München, Beschluss vom 8. Januar 2008 - Az. 29 W 2738/07 für unberechtigte markenrechtliche Abmahnung; LG Hamburg v. 22.11.2016 - 312 O 128/16 - Spring Break, für unberechtigte markenrechtliche Abmahnung; LG Köln v. 07.02.2017 - 31 O 308/15 für unberechtigte Abmahnung wegen fehlender markenmäßiger Benutzung). Der BGH ist zurückhaltender. Er bejaht eine Gebührenerstattung nur dann, wenn die Abmahnung auf falschen Annahmen beruht und der Abgemahnte damit rechnen kann, dass der Abmahnende bei einer Richtigstellung seine Auffassung ändert oder der Abmahnende entgegen seiner Ankündigung seiner Abmahnung längere Zeit keine gerichtlichen Schritte folgen lässt (BGH MMR 2004, 667 - Gegenabmahnung).
Gelegentlich wird von Anwälte empfohlen, den Absender einer Abmahnung selbst auf ein rechtsverletzendes Verhalten zu untersuchen, etwa indem man dessen Website "flöht". Eine anschließende Gegenabmahnung als "Retourkutsche", um anschließend mit den Kostenerstattungsansprüchen aufrechnen zu können, halten allerdings manche Gerichte für rechtsmissbräuchlich (z. B. LG München I, BeckRS 2008, 10678). Der BGH hält eine "Retourkutsche" aber nicht per se für rechtsmissbräuchlich.
Zu beurteilen, ob der in der Abmahnung erhobene Vorwurf rechtlich zutrifft oder nicht, wird ohne nähere Kenntnisse des Markenchts und der aktuellen Rechtsprechung hierzu kaum möglich sein. Es gibt aber rechtliche Fehleinschätzungen in markenrechtlichen Abmahnungen, die sich immer wieder finden. Im Folgenden werden solche typischen rechtlichen Fehler oder Zweifelsfälle beschrieben:
Bisweilen sind Abmahnungen nicht nur unberechtigt, sondern sogar rechtsmissbräuchlich. Der Missbrauchseinwand gilt auch im Markenrecht beispielsweise in Fällen unzulässiger Rechtsausübung (OLG Stuttgart v. 21.2.2002, 2 U 206/01 – Hot Chili) oder wenn der Markeninhaber die Verletzung selbst provoziert (OLG Frankfurt v. 27.10.2011, 6 U 179/10 – Rechtsmissbräuchliche Geltendmachung einer Markenverletzung bei Amazon). In der Praxis wird ein Rechtsmissbrauch im Markenrecht nur selten angenommen.
Einen Schadenersatz wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung (d.h. Abmahnungen wegen angeblicher aber tatsächlich nicht bestehender Verletzung von Marken, Geschmacksmustern, Designs, Patenten) gewähren die Gerichte nur in den Fällen, in denen eindeutig eine Rechtsverletzung nicht vorliegt (z.B. LG Düsseldorf, Urteil v. 20.12.2017 - 2a O 248/16). Nur dann kann man von einem Verschulden des Abmahnenden ausgehen.
Wenn erhebliche Fragen in der höchstrichterlichen Rechtsprechung noch gar nicht geklärt sind, scheiden Schadenersatzansprüche wegen unberechtigter Abmahnungen aus (vgl. etwa LG Düsseldorf v. 13.08.2015 - 14c O 98/13 - Zentrierstift).
Die Berechtigungsanfrage oder der Schutzrechtshinweis ist eine im Vergleich zur Abmahnung mildere Form des Schreibens an einen potenziellen Verletzer eines gewerblichen Schutzrechts. Mit ihr wird lediglich angefragt, wodurch sich ein Nutzer eines Rechts berechtigt fühlt. Die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung wird nicht gefordert.
Eine Berechtigungsanfrage kann im Gegensatz zur unberechtigten Abmahnung keine Schadensersatzanspüche oder die Gefahr einer negativen Feststellungsklage auslösen. Sie empfiehlt sich bei nicht eingetragenen Schutzrechten (nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster) oder bei zwar eingetragenen, aber ungeprüften Schutzrechten (eingetragenes Design, eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Gebrauchsmuster).
Lesen Sie hierzu: Prüfungsumfang des DPMA und des EUIPO - Was die Ämter bei Anmeldungen von Geschmacksmustern und Designs nur prüfen
Oft werden zunächst die Kunden (Abnehmer) des eigentlichen Rechtsverletzers abgemahnt, um den Druck auf den Rechtsverletzer zu erhöhen. Wenn solche Abmahnungen unberechtigt sind, kann auch der Lieferant der abgemahnten Kunden gegen den Abmahnenden vorgehen. Denn unberechtigte Abmahnungen können einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (§§ 1004, 823 I BGB) darstellen. Derjenige, dessen Abnehmer unberechtigt abgemahnt werden, kann dann dem Abmahnenden gerichtlich verbieten lassen, angebliche Rechte gegen den Abnehmer geltend zu machen („unberechtigte Abnehmerverwarnung“, z.B. BGH v. 19.01.2006 - I ZR 217/03 - Unbegründete Abnehmerverwarnung).
Beispiel: Das Landgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 20.12.2017 dem Inhaber der Marke "SAM" verboten, Abnehmer des Klägers wegen angeblicher Verletzung der Marke "SAM" in einer bestimmten Art und Weise abzumahnen (LG Düsseldorf, Urteil vom 20.12.2017 – 2a O 248/16)
Für Empfänger einer markenrechtlichen Abmahnung prüfen wir sorgfältig, ob der Gegner aktivlegitimiert ist. Wir prüfen, jeden einzelnen der geltend gemachten Ansprüche, insbesondere, ob eine Markenrechtsverletzung vorliegt. Ist die Abmahnung berechtigt, entwerfen wir in Abstimmung mit unseren Mandanten meist selbst eine modifizierte Unterlassungserklärung und verhandeln mit dem Gegner über die Erstattung der Abmahnkosten, den Auskunftsanspruch und den eventuell zu ersetzenden Schaden. Die Forderungen der Markeninhaber können wir oft erheblich reduzieren. In manchen Fällen raten wir auch bei berechtigten Abmahnungen von der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ab, wenn die Folgen nicht kalkulierbar sind. Bei unberechtigen oder rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen machen wir Gegenansprüche geltend, auch gerichtlich.
Gegenüber Markenrechtsverletzern entwerfen wir selbst in Abstimmung mit unseren Mandanten eine Abmahnung. Nicht erfüllte Ansprüche unserer Mandanten setzen wir gerichtlich durch, oft auch mit Hilfe einer einstweiligen Verfügung.
Unsere gerichtlichen Erfolge im Markenrecht
Autor: Thomas Seifried, Anwalt für Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
2. neubearbeitete und erweiterte Auflage, 232 Seiten, XchangeIP Verlag, erhältlich im Buchhandel oder bei Amazon, ISBN 978-3000749926.
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Schutzrechte und Rechtsschutz in der Textil- und Modeindustrie - Das Handbuch über Marken, Designs, Patente und Werbung", dfv Mediengruppe, 368 Seiten, ISBN 978-3-86641-297-2