Die Abmahnung im Markenrecht - Wann ist sie berechtigt? Ein Ratgeber

Eine Abmahnung muss dem Abgemahnten zugegangen sein. Die Beweislast liegt zunächst beim Abmahnenden: Wer eine gerichtliche Entscheidung (einstweilige Verfügung oder Urteil) nach Zustellung sofort anerkennt und dem Kläger die Verfahrenskosten auferlegen lassen möchte, kann sich zunächst darauf berufen, die Abmahnung sei ihm nicht zugegangen (sog. "einfaches Bestreiten" einer negativen Tatsache). Hierauf muss dann der Antragsteller oder Kläger "qualifiziert" darlegen, weshalb die Abmahnung zugegangen sein muss. Erst jetzt muss der Abgemahnte darlegen und beweisen, dass ihm die Abmahnung nicht zugegangen ist (BGH v. 21.12.2006 - I ZB 17/06 - Zugang des Abmahnschreibens).

Abmahnung per E-Mail

Eine als Anhang einer E-Mail-Nachricht versandte Abmahnung ist erst dann zugegangen, wenn der Abgemahnte den Anhang auch geöffnet hat. Denn wegen des bekannten Virenrisikos muss ein Abgemahnter einen Dateianhang nicht öffnen (OLG Hamm v. 09.03.2022 - 4 W 119/20 - E-Mail-Abmahnung). Ein Versand per E-Mail reicht daher nicht aus, um dem Risiko von Kostenachteilen einer gerichtlichen Maßnahme ohne vorherige Abmahnung zu entgehen.

Für eine Markenrechtsverletzung haftet zunächst der Täter oder Mittäter. Das ist, wer selbst ein geschütztes Zeichen benutzt, z.B. in einem Onlineangebot.

Der Störer

Unter Umständen haftet auch als Teilnehmer oder „Störer", wer an einer Markenechtsverletzung eines anderen bloß teilgenommen hat und zumutbare Prüfpflichten verletzt hat. Als Störer kann in der Regel nach der Rechtsprechung auch der Geschäftsführer einer GmbH persönlich haften. Anders als der Täter/Verletzer haftet der Störer aber oft nur auf Unterlassung, also nicht auf Schadensersatz, kann aber Ersatz der Abmahnkosten schulden (BGH v. 12.5.2010, I ZR 121/08 – Sommer unseres Lebens, Rz. 38).

Grundsätzlich sollte ein Rechtsanwalt, der den Abmahnenden vertritt, eine Vollmacht beifügen. Tatsächlich gibt es aber immer wieder Fälle, in denen Rechtsanwälte ohne tatsächliche Legitimation sozusagen auf eigene Faust abmahnen. Einige Oberlandesgerichte waren längere Zeit der Ansicht, dass der Empfänger einer Abmahnung diese zurückweisen kann, wenn der Abmahnung keine Vollmachtsurkunde im Original beilag. Der Bundesgerichtshof ist da anderer Ansicht: Ob der Abmahnung eine Vollmachtsurkunde beigefügt war oder nicht, hat auf die Wirksamkeit der Abmahnung keinen Einfluss  (BGH GRUR 2010, 1120 – Vollmachtsnachweis).

Hintergrund der kurzen Fristen: Die Dringlichkeit in einstweiligen Verfügungsverfahren

Die Fristen bis zum Eingang einer strafbewehrten Unterlassungserklärung werden üblicherweise knapp bemessen. Damit soll zum einen Druck auf den Markenrechtsverletzer ausgeübt werden. Zum anderen muss die „Dringlichkeit" für den Erlass einer einstweiligen Verfügung im Auge behalten werden: Wer nach Kenntnis einer Rechtsverletzung mehr als vier Wochen abwartet, bis er eine einstweilige Verfügung beantragt, dem droht allein deshalb die Zurückweisung des Verfügungsantrags. Diese Dringlichkeitsfrist variiert zwischen den Oberlandesgerichtsbezirken. Grob gesagt gibt es ein Nord-Süd-Gefälle: Oberlandesgerichte im Süden halten u.U. ein längeres Warten als vier Wochen schon für dringlichkeitsschädlich.

Angemessene Fristen im Markenrecht

Bei Markenrechtsverletzungen sind Fristen zwischen sieben Tage bis zwei Wochen üblich. Eine zu kurz bemessene Frist ist für den Abmahnenden an sich ungefährlich. Denn eine zu kurz bemessene Frist setzt eine angemessene Frist in Lauf. Wer allerdings nach einer zu kurz bemessenen Frist schon gerichtliche Maßnahmen beantragt, dem droht der Verlust des Prozesses, wenn der Abgemahnte sich nach Ablauf der zu kurzen, aber innerhalb einer angemessenen Frist unterwirft. Was angemessen ist bestimmen die „Umstände des Einzelfalls".

nach dem Zweck einer Abmahnung ist es, den Abgemahnten aufzufordern eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. Denn durch die Rechtsverletzung wird die Wiederholungsgefahr vermutet. Diese kann nur durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung beseitigt werden. Außerdem darf die strafbewehrte Unterlassungserklärung nicht abgelehnt werden. Eine solche Erklärung kann der Abmahnung als Anlage beigefügt sein. Das muss aber nicht so sein. Der Abmahnende kann ebensogut den Abgemahnten auffordern, eine eigene Erklärung abzugeben. Letzteres empfiehlt sich oft.

Lesen Sie hier: Die strafbewehrte Unterlassungserklärung - Aufbau, Abgabe, modifizierte Abgabe, Rechtsfolgen, Verstöße und Kündigung

Fast immer wird in einer Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung verlangt, Auskunft über den Umfang der Markenrechtsverletzung (z.B. Herkunft der rechtsverletzenden Ware und gewerbliche Abnehmer, sog. selbständiger Auskunftsanspruch) zu geben. Außerdem fordert der Abmahnende meistens auf, auch Auskunft zur Berechnung des Schadenersatzes (sog. unselbständiger oder "akzessorischer" Auskunftsanspruch) zu geben. Erst nach Erteilung der Auskunft wird der Abmahnende seinen Schaden berechnen und anschließend den Abgemahnten zur Bezahlung auffordern.

Oft wird der Abgemahnte aufgefordert, den Schadenersatzanspruch dem Grunde nach anzuerkennen (Schadenersatzfeststellung). Gibt der zu Recht Abgemahnte eine solche Erklärung nicht ab, kann der Abmahnende eine Schadenersatzfeststellungsklage erheben.

Nicht selten wird eine Vernichtung der markenrechtsverletzenden Ware gefordert. Dieser Anspruch ist nur dann durchsetzbar, wenn er im konkreten Fall verhältnismäßig ist.

Zu guter Letzt wird meistens schon in dem Abmahnschreiben der Abgemahnte aufgefordert, die Abmahnkostenund gegebenenfalls die Patentanwaltskostenzu ersetzen. Nicht selten werden hier überhöhte Gegenstandswerte angesetzt.

Lesen Sie hier: Welche Abmahnkosten und welche Patentanwaltskosten muss man erstatten?

Die Höhe der zu erstattenden Kosten nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) richtet sich nach dem Gegenstandswert der Ansprüche, die in der markenrechtlichen Abmahnung geltend gemacht werden. Den höchsten Gegenstandswert hat typischerweise der Unterlassungsanspruch. Oft wird der Einfachheit halber allein dieser Anspruch zur Berechnung des Gegenstandswerts herangezogen. Gegenstandswerte unter € 50.000,00 kommen im Markenrecht praktisch nicht vor und werden bei unbenutzten oder nur wenig benutzten Marken angesetzt. Je intensiver die Marke benutzt wird und je bekannter die Marke ist, desto höher sind auch die Gegenstandswerte. Bei durchschnittlich benutzten Marken werden Gegenstandswerte zwischen € 100.000,00 und € 250.000,00 angesetzt. Über die richtige Höhe des anzusetzenden Gegenstandswerts wird oft zwischen Abmahnenden und Abgemahnten diskutiert.

Erstattungsfähige Kosten einer markenrechtlichen Abmahnung nach der Gebührentabelle zu § 13 I RVG

Die folgende Tabelle enthält die Kosten einer markenrechtlichen Abmahnung mit häufig vorkommenden Gegenstandswerten. Angesetzt wurde eine 1,3-Geschäftsgebühr inklusive der gesetzlichen Telekommunikationspauschale. Höhere Gebühren als eine 1,3-Gebühr sind meistens nicht zu erstatten. Unter Umständen ist hier jeweils noch die Umsatzsteuer als Teil der Abmahnkosten hinzuzurechnen.

Mit einer "Gegenabmahnung", d.h. einem Schreiben zur Abwehr einer unberechtigten Abmahnung, kann man den Abmahnenden auffordern, zu erklären, dass der in einer Abmahnung behauptete Anspruch nicht besteht. Eine solche ist vor Erhebung einer negativen Feststellungsklage aber nicht nötig.

Kosten einer Gegenabmahnung

Manche Gerichte halten die Kosten für eine Gegenabmahnung für erstattungsfähig (z.B. OLG München, Beschluss vom 8. Januar 2008 - Az. 29 W 2738/07 für unberechtigte markenrechtliche Abmahnung; LG Hamburg v. 22.11.2016 - 312 O 128/16 - Spring Break, für unberechtigte markenrechtliche Abmahnung; LG Köln v. 07.02.2017 - 31 O 308/15 für unberechtigte Abmahnung wegen fehlender markenmäßiger Benutzung). Der BGH ist zurückhaltender. Er bejaht eine Gebührenerstattung nur dann, wenn die Abmahnung auf falschen Annahmen beruht und der Abgemahnte damit rechnen kann, dass der Abmahnende bei einer Richtigstellung seine Auffassung ändert oder der Abmahnende entgegen seiner Ankündigung seiner Abmahnung längere Zeit keine gerichtlichen Schritte folgen lässt (BGH MMR 2004, 667 - Gegenabmahnung).

Bisweilen sind Abmahnungen nicht nur unberechtigt, sondern sogar rechtsmissbräuchlich. Der Missbrauchseinwand gilt auch im Markenrecht beispielsweise in Fällen unzulässiger Rechtsausübung (OLG Stuttgart v. 21.2.2002, 2 U 206/01 – Hot Chili) oder wenn der Markeninhaber die Verletzung selbst provoziert (OLG Frankfurt v. 27.10.2011, 6 U 179/10 – Rechtsmissbräuchliche Geltendmachung einer Markenverletzung bei Amazon). In der Praxis wird ein Rechtsmissbrauch im Markenrecht aber nur selten angenommen.

Einen Schadenersatz wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung (d.h. Abmahnungen wegen angeblicher aber tatsächlich nicht bestehender Verletzung von Marken, Geschmacksmustern, Designs, Patenten) gewähren die Gerichte nur in den Fällen, in denen eindeutig eine Rechtsverletzung nicht vorliegt (z.B. LG Düsseldorf, Urteil v. 20.12.2017 - 2a O 248/16). Nur dann kann man von einem Verschulden des Abmahnenden ausgehen.

Wenn erhebliche Fragen in der höchstrichterlichen Rechtsprechung noch gar nicht geklärt sind, scheiden Schadenersatzansprüche wegen unberechtigter Abmahnungen aus (vgl. etwa LG Düsseldorf v. 13.08.2015 - 14c O 98/13 - Zentrierstift).

Die Berechtigungsanfrage oder der Schutzrechtshinweis ist eine im Vergleich zur Abmahnung mildere Form des Schreibens an einen potenziellen Verletzer eines gewerblichen Schutzrechts. Mit ihr wird lediglich angefragt, wodurch sich ein Nutzer eines Rechts berechtigt fühlt. Die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung wird nicht gefordert. Eine Berechtigungsanfrage kann im Gegensatz zur unberechtigten Abmahnung keine Schadensersatzansprüche oder die Gefahr einer negativen Feststellungsklage auslösen.

Oft werden zunächst die Kunden (Abnehmer) des eigentlichen Rechtsverletzers abgemahnt, um den Druck auf den Rechtsverletzer zu erhöhen. Wenn solche Abmahnungen unberechtigt sind, kann auch der Lieferant der abgemahnten Kunden gegen den Abmahnenden vorgehen. Denn unberechtigte Abmahnungen können einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (§§ 1004, 823 I BGB) darstellen. Derjenige, dessen Abnehmer unberechtigt abgemahnt werden, kann dann dem Abmahnenden gerichtlich verbieten lassen, angebliche Rechte gegen den Abnehmer geltend zu machen („unberechtigte Abnehmerverwarnung“, z.B. BGH v. 19.01.2006 - I ZR 217/03 - Unbegründete Abnehmerverwarnung).

Beispiel: Das Landgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 20.12.2017 dem Inhaber der Marke "SAM" verboten, Abnehmer des Klägers wegen angeblicher Verletzung der Marke "SAM" in einer bestimmten Art und Weise abzumahnen (LG Düsseldorf, Urteil vom 20.12.2017 – 2a O 248/16)

Für Empfänger einer markenrechtlichen Abmahnung prüfen wir sorgfältig, ob der Gegner aktivlegitimiert ist. Wir prüfen jeden einzelnen der geltend gemachten Ansprüche, insbesondere, ob eine Markenrechtsverletzung vorliegt. Ist die Abmahnung berechtigt, entwerfen wir in Abstimmung mit unseren Mandanten meist selbst eine modifizierte Unterlassungserklärung und verhandeln mit dem Gegner über die Erstattung der Abmahnkosten, den Auskunftsanspruch und den eventuell zu ersetzenden Schaden. Die Forderungen der Markeninhaber können wir oft erheblich reduzieren. In manchen Fällen raten wir auch bei berechtigten Abmahnungen von der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ab, wenn die Folgen nicht kalkulierbar sind. Bei unberechtigen oder rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen machen wir Gegenansprüche geltend, auch gerichtlich.

Gegenüber Markenrechtsverletzern entwerfen wir selbst in Abstimmung mit unseren Mandanten eine Abmahnung. Nicht erfüllte Ansprüche unserer Mandanten setzen wir gerichtlich durch, oft auch mit Hilfe einer einstweiligen Verfügung.