Markenrechtsverletzung

Wann liegt eine Verletzung von Marken vor?

Eine Markenrechtsverletzung ist die produktbezogene („markenmäßige“) Benutzung von Zeichen die einer Marke gleichen oder ähneln und zwar für die gleichen oder ähnlichen Produkte, für die die Marke Schutz genießt.

Im Gundsatz gilt: Je ähnlicher das benutzte Zeichen der geschützten Marke ist und je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen (Produkte) für die das Zeichen benutzt wird und die Produkte sind, für die die Marke eingetragen wurde, desto wahrscheinlicher ist die Markenrechtsverletzung. Bsp.: BGH, Urt. v. 2.4.2015 – I ZR 59/13 - Springender Pudel (siehe unten). Dabei muss man die Unterscheidungskraft der Marke im Auge behalten.

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Die "markenmäßige Benutzung"

Voraussetzungen einer jeden Markenrechtsverletzung

Erste Voraussetzung eine Markenrechtsverletzung ist stets die "markenmäßige Benutzung" des jeweiligen Zeichens: Das potenziell markenrechtsverletzende Zeichen muss man auch als "Herkunftshinweis", d.h. als Marke, auffassen. Das ist oft zweifelhaft, beispielsweise wenn dieses Zeichen als Produktgestaltung oder Modellbezeichnung angesehen wird.

Wird das Zeichen berhaupt als Marke aufgefasst?

Eine Marke hat die hauptsächliche Funktion, die Herkunft eines Produkts aus einem bestimmten Betrieb zu kennzeichnen. Auch der EuGH betont regelmäßig diese „Herkunftsfunktion“ der Marke (z.B. EuGH, Urt. v. 8.6.2017 - C-689/15 - W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze / Verein Bremer Baumwollbörse). Der Betrachter eines auf Bekleidungsstücken angebrachte Aufdruckes muss diesen also als Hinweis auf die Herkunft des Bekleidungsstücks von einem bestimmten Unternehmen ansehen und nicht nur als dekoratives Element. Mit anderen Worten: Eine Bezeichnung muss auch als Marke aufgefasst werden, damit überhaupt eine Markenrechtsverletzung vorliegt. Das ist die sog. "markenmäßige Benutzung". Wird ein Zeichen oder eine Bezeichnung nicht als Marke, sondern beispielsweise nur als Produktverzierung aufgefasst, liegt keine markenmäßige Benutzung und damit auch keine Markenrechtsverletzung vor.

Der Bundesgerichtshof hat eine Markenrechtsverletzung im "CCCP"-Fall deshalb verneint: „CCCP“ sei in kyrillischen Schriftzeichen die Abkürzung für „UdSSR“.  Der BGH hat angenommen, dass man das auf der Vorderseite von T-Shirts angebrachte Aufschrift "CCCP" als Symbol der ehemaligen Ostblockstaaten auffasst und ausschließlich als dekoratives Element ansieht und nicht etwa als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb. Die Beklagte hat daher die Marke „CCCP“ nicht verletzt, weil „CCCP“ hier gar nicht als Marke benutzt werde, sondern als Dekor (BGH v. 14.01.2010, I ZR 82/08 – CCCP).

Auch der EuGH stellt klar, dass alleine die Anbringung einer Unionsmarke auf Handtüchern als Gütezeichen ("Baumwollblüte") nicht als markenmäßige Benutzung anzusehen ist (EuGH, Urt. v. 8.6.2017 - C-689/15, Rz. 51 - W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze / Verein Bremer Baumwollbörse).

Sowohl für das Anmeldeverfahren als auch im Verletzungsfall gilt: Je origineller und „künstlicher“ eine Bezeichnung ist, d. h. je weniger sie das betreffende Produkt und ihren jeweiligen Anwendungsbereich beschreibt, desto eher ist sie als Marke eintragungsfähig und desto stärker ist sie auch im anschließenden Verletzungsprozess.

Beispiele "markenmäßiger Benutzung" aus der Rechtsprechung

Marke oder Design?

Wer mit seiner Marke gegen eine Markenrechtsverletzung vorgehen möchte, muss über eine wichtige Hürden springen: Im Verletzungsfall wird der verklagte Markenrechtsverletzer dem klagenden Markeninhaber (oder Lizenznehmer) häufig die fehlende „markenmäßige Benutzung" entgegenhalten.

Beispiel BGH v. 14.01.2010 - I ZR 82/08 – CCCP

Wird der "CCCP"-Aufdruck auf dem T-Shirt - als Marke oder Gestaltungauf?Die Klägerin war Lizenznehmerin der Klagewortmarke „CCCP“ und vertrieb Logoshirts mit dem Aufdruck „CCCP“. Die Marke war eingetragen unter anderem für „T-Shirts“. Die Beklagte vertrieb in ihrem Onlineshop die folgenden Logoshirts mit dem Zeichen CCCP:

Beispiel BGH v. 24.11.2011 - I ZR 175/09 - Medusa (Versace)

Ein weiteres Urteil befasst sich mit der Benutzung eines der "Medusa"-Marken von Versace ähnlichen Zeichens auf eine Tischplatte. Die Frage war auch hier: Wird das Zeichen als Marke angesehen, also als Hinweis auf die Herkunft des Tisches aus einem bestimmten Betrieb, oder schlicht als Dekor?

Die Klägerin, die Gianni Versace S.p.A., ist Inhaberin der für "meubles" eingetragenen international registrierten Bildmarke Nr. 626654:

Der Beklagte verkauft über das Internet Marmormosaiken, u.a. mit dem nachfolgenden Motiv:

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Beklagte verletze mit dem Vertrieb der Mosaiken mit den Abbildungen der Medusa die Rechte an ihrer Bildmarke. Der Beklagte hat hingegen behauptet, als Vorbild für die von ihm vertriebenen Mosaiken habe die Figur der in der Glyptothek in München ausgestellten Medusa von Phidias aus der Sammlung Rondanini gedient.

Der BGH hat auch hier eine markenmäßige Benutzung und eine Markenrechtsverletzung verneint. Wörtlich heißt es in dem Urteil [Hervorhebungen durch den Autor]:

Eine markenmäßige Benutzung oder was dem entspricht eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Abbildungen im Rahmen des Produkt oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dienen [...]

Der Beklagte benutzt die angegriffenen Bildmotive der Medusa auf den Mosaiken nicht markenmäßig. Der Verkehr wird in den Bildmotiven der Medusa nur die Ausgestaltung der Ware selbst sehen. Von dem dekorativen Charakter der Motive ist im Ansatz auch das Berufungsgericht ausgegangen. [...] Der durchschnittlich informierte angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher hat danach keine Veranlassung, in den beanstandeten Bildmotiven über deren dekorativen Charakter hinaus einen Herkunftshinweis zu sehen.

Das Problem der "Zweitmarken"

Besonders im Mode- und Textilbereich ist die "markenmäßige Benutzung" oft zweifelhaft, insbesondere, wenn sich der Kläger auf eine sog. "Zweitmarke" beruft. Die Rechtsprechung zu den "Zweitmarken" ist uneinheitlich. In unserem BLOG finden Sie einen Überblick über Markenverletzung durch "Zweitmarken".

Markenmäßige Benutzung bei bekannten Marken

Bekannte Marken haben einen weiteren Schutzumfang. Eine markenmäßige Benutzung ist zwar auch bei der Verletzung von bekannten Marken erforderlich. Für die Verletzung einer bekannten Marke (Art. 5 II MRRL, § 14 II Nr. 3 MarkenG) reicht es nach der Rechtsprechung des EuGH aber aus, dass man das Kollisionszeichen zwar als Verzierung auffasst, es wegen der hochgradigen Ähnlichkeit jedoch gedanklich mit der bekannten Marke verknüpft (BGH, Urteil vom 3. 2. 2005 - I ZR 159/02 - Lila-Postkarte; EuGH v. 23.10.2003 - C-408/01 - Adidas/Fitnessworld).

Verwechslungsgefahr

Wechselwirkung von Unterscheidungskraft, Zeichenähnlichkeit und Produktähnlichkeit

Ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - ebenso wie bei Art. 9 Abs. 1 Nr. 2 Unionsmarkenverordnung (UMV) vorliegt, ist anhand der Wechselwirkung zu prüfen zwischen

  • der Unterscheidungskraft der älteren Marke,
    so dass eine geringere Produktähnlichkeit durch eine höhere Zeichenähnlichkeit oder eine höhere Kennzeichnungskraft (Unterscheidungskraft) der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH: Urteil vom 02.02.2012 - I ZR 50/11, Rz. 22 - Bogner B/Barbie B)
  • der Ähnlichkeit der Zeichen und
  • der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Produkte (Waren oder Dienstleistungen).

Sind sich die gegenüberstehenden Produkte aber absolut unähnlich, kann auch ein starkes Kennzeichen keine Verwechslungsgefahr hervorrufen (BGH v. 20.1.2011, I ZR 10/09 – BCC).

Die Rolle der Unterscheidungskraft bei einer Markenrechtsverletzung

Als weiterer Faktor kommt die sog. „Unterscheidungskraft" hinzu: Eine hohe Unterscheidungskraft erhöht die Verwechslungsgefahr und macht eine Markenrechtsverletzung wahrscheinlicher.

Klangliche, bildliche oder begriffliche (sinngemäße) Ähnlichkeit

Für eine Verwechslungsgefahr reicht es in aller Regel klangliche, bildliche oder auch nur begriffliche Ähnlichkeit aus. Ähnlichkeit in nur einer dieser Kategorien kann für eine Verwechslungsgefahr schon ausreichen (EuGH v. 22.6.1999, C-342/97 – Lloyd/Klijsen, Rz. 28).

Bildähnlichkeit

Beispiel: Keine Verwechslungsgefahr aufgrund (schrift-)bildlicher Ähnlichkeit: Die Wortbildmarke "PUMA"

wird durch Nutzung des Wortbildzeichens "PUDEL" nicht verletzt (BGH, Urt. v. 2.4.2015 – I ZR 59/13 - Springender Pudel).

Ähnlichkeit in der Bedeutung

Beispiel:
Die Brauerei Beck hatte von 1993 bis 1999 eine eingetragene Bildmarke für Bier, in dem ein auf den Kopf gestellter Schlüssel abgebildet war:

Diese Marke hat die ältere Wortbildmarke „Original Schlüssel Obergärige Handwerkliche Hausbrauerei" der Brauerei Schlüssel verletzt. Diese Marke war ebenfalls eingetragen für Bier. Denn die Zeichen hatten im Sinngehalt übereingestimmt. Die Marke der Brauerei Beck wurde deshalb wieder gelöscht (BGH, Beschluss vom 18.03.1999 - I ZB 24/96 - Schlüssel).

Produktähnlichkeit - Welche Waren oder Dienstleistungen stehen sich gegenüber

Ob Produktähnlichkeit vorliegt, ist anhand mehrerer Faktoren zu prüfen: Auf die Art der Ware, ihren Verwendungszweck und Nutzung, die Frage, ob die Produkte miteinander konkurrieren (Substituierbarkeit) oder sich ergänzen (EuGH v. 18.12.2008, C-16/06 – Éditions Albert René, Rz. 65) oder ob sie gemeinsam vertrieben werden (BGH v. 30.3.2006, I ZR 96/03 – TOSCA BLU, Rz. 13).

Bsp.: Ähnlich sind sich beispielsweise „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen für Bekleidung“ (gemeint ist damit die Sortimentsauswahl) und Bekleidung selbst (BGH v. 31.10.2013 – I ZR 49/12 – OTTO CAP).

ABER: Die Benutzung des Wortbildzeichens "PUDEL" verletzt dennoch die bekannte(!) Marke „PUMA“, weil es bei bekannten Marken auf eine Verwechslungsgefahr nicht ankommt (s.o.) und hier die Wertschätzung der bekannten Marke ausgenutzt wird (BGH, Urt. v. 2.4.2015 – I ZR 59/13 - Springender Pudel).

Weiteres Beispiel: Hauptsächlich wegen der unterschiedlichen Vokale besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken Vivendi und VIVANDA (BPatG v. 14.11.2012, 26 W (pat) 503/11 – Vivendi/VIVANDA).

Ausnahme: Verwechslungsfahr bei bekannten Marken nicht erforderlich

Für die Verletzung einer bekannten Marke i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG/Art. 9 Abs. 2 c) UMV ist eine Verwechslungsgefahr zwar nicht nötig, wohl aber mindestens eine Zeichenähnlichkeit. Ohne Zeichenähnlichkeit liegt auch bei bekannten Marken keine Markenrechtsverletzung vor. Für eine Markenverletzung kann es bei solchen Marken schon ausreichen, wenn die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung dieser Marke beeinträchtigt wird. Die Benutzung von Zeichen, die mit bekannten Marken ähnlich oder identisch sind, ist also besonders gefährlich.

Mehr Informationen zur bekannten Marke

Markenrechtsverletzung durch Markenanmeldung

Nach ständiger Rechtsprechung begründet bereits die Anmeldung einer Marke eine Erstbe-gehungsgefahr für eine rechtsverletzende Benutzung in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen (BGH GRUR 2014, 382 - REAL-Chips). Die Erstbegehungsgefahr wird durch einen „actus contrarius“ beseitigt. Bei einer durch eine Markenanmeldung hervorgerufene Erstbegehungsgefahr einer Markenrechtsverletzung führt daher nur ein Verzicht auf die Marke zu einer Beseitigung der Erstbegehungsgefahr (BHG GRUR 2015, 1201, Rz. 56 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot).

Markenrechtsverletzung durch Angebote von Originalware

Eine Markenrechtsverletzung liegt nicht nur bei Angeboten von Plagiaten vor. Auch das Anbieten von Originalwaren kann eine Markenrechtsverletzung sein, wenn die Ware ohne Zustimmung des Markeninhabers in den Verkehr gebracht wurde. Da im Markenrecht der Grundsatz europaweiter Erschöpfung gilt, liegt beispielsweise eine Markenrechtsverletzung vor, wenn Ware eines US-amerikanischen Markeninhabers ohne seine Zustimmung in Europa angeboten wird.

Mehr Informationen zur Markenrechtsverletzung durch das Anbieten von Originalware finden Sie hier:Die vier häufigsten Irrtümer im Markenrecht

Markenrechtsverletzung durch Umverpackung und durch Entfernen von gesetzlichen Pflichtangaben

Wenn Ware, die vom Markenhersteller nur in Verpackungen vertrieben wird, unverpackt z.B. über Ebay angeboten wird, kann dies eine Markenrechtsverletzung darstellen, wenn dadurch die das Image der Marke geschädigt wird (EuGH v. 12.7.2011 - C-324/09 - L'Oreal SA u.a. / eBay International AG u.a.).

Eine Markenrechtsverletzung wird auch dann angenommen, wenn auf der Verpackung gesetzlich geforderte Angaben über die Identität des Herstellers, den Verwendungszweck und die Zusammensetzung angegeben sind. Dies ist z.B. bei Kosmetikartikeln der Fall. Werden solche Artikel ohne Verpackung angeboten, wird dadurch die Qualitätsfunktion der Ware beeinträchtigt (EuGH v. 12.7.2011 - C-324/09 - L'Oreal SA u.a. / eBay International AG u.a.).

Mehr Informationen zu den Markenrechtsverletzungen durch Umverpacken und Neuetikettieren finden Sie unter "Erschöpfungsgrundsatz".

Lesen Sie hier: Alles über die "markenmäßige Benutzung" als Voraussetzung einer Markenrechtsverletzung

Wann dürfen fremde Marken benutzt werden? Alles über den markenrechtlichen "Erschöpfungsgrundsatz"

Lesen Sie hier, wann eine bekannten Markeverletzt wird.

Aktuelle Informationen im Markenrecht: