Benutzung eines markenrechtlich geschützten Zeichens im Keyword-Advertising

Am 22.01.2009 hat der Bundesgerichtshof in drei Fällen zu der Frage entschieden, ob die Verwendung von marken- oder kennzeichenrechtlich geschützten Google-Adword-Keywords eine Markenrechtsverletzung oder eine Unternehmenskennzeichenverletzung ist. In den ersten beiden Fällen gingen die Klägerinnen aus einer eingetragenen Marke vor, die allerdings im zweiten Fall zugleich die gekennzeichneten Waren beschrieb. Im dritten Fall ging die Klägerin aus ihrem Unternehmenskennzeichen (Firmennamen) vor.

Als Marke geschützte Keywords in Adwords - "bananabay"

Im ersten Verfahren (Az. I ZR 125/07 - Bananabay) hatte die beklagte Anbieterin von Erotikartikeln bei Google das Keyword "bananabay" angegeben. "Bananabay" ist für die Klägerin, die unter dieser Bezeichnung ebenfalls Erotikartikel im Internet vertreibt, als Marke geschützt. Ist eine als Schlüsselwort benutzte Bezeichnung – wie in diesem Fall – mit einer fremden Marke identisch und wird sie zudem für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die fremde Marke Schutz genießt, hängt die Frage nach einer Markenrechtsverletzung davon ab, ob in der Verwendung der geschützten Bezeichnung als Schlüsselwort eine Benutzung als Marke ("markenmäßige Benutzung"). Die Bestimmungen des deutschen Markenrechts zum Schutzumfang von eingetragenen Marken beruht auf harmonisiertem europäischen Recht, nämlich auf der europäischen Markenrechtsrichtlinie (MRRL). Deshalb hat der Bundesgerichtshof das Verfahren ausgesetzt, um dem Europäischen Gerichtshof diese Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen.

Beschreibende Keywords in AdWord-Anzeigen - "PCP-POOL"

Im zweiten Verfahren (Az. I ZR 139/07 - PCB-POOL) standen sich zwei Unternehmen gegenüber, die über das Internet Leiterplatten anbieten. Für die Klägerin war die Marke "PCB-POOL" geschützt. Der Beklagte hatte bei Google als Schlüsselwort die Buchstaben "pcb" angemeldet, die von den angesprochenen Fachkreisen als Abkürzung für "printed circuit board" (englisch für Leiterplatte) verstanden werden. "PCP" ist damit eine glatt beschreibende Bezeichnung und damit als Marke eigentlich nicht schutzfähig. Die Adword-Anmeldung von "pcb" hatte zur Folge, dass auch bei Eingabe von "PCB-POOL" in die Suchmaschine von Google in dem gesonderten Anzeigenblock neben der Trefferliste eine Anzeige für Produkte des Beklagten erschien. Der BGH hat in diesem Fall die Klage abgewiesen. Der Markeninhaber kann in der Regel die Verwendung einer beschreibenden Angabe (hier "pcb") auch dann nicht untersagen, wenn sie markenmäßig benutzt und dadurch die Gefahr einer Verwechslung mit der geschützten Marke begründet wird. Der BGH hat in diesem Fall eine markenrechtlich erlaubte beschreibende Benutzung angenommen. Da eine Kennzeichenverletzung schon aus diesem Grund zu verneinen war, kam es auf die in dem Verfahren I ZR 125/07 dem Europäischen Gerichtshof vorgelegte Rechtsfrage nicht mehr an.

Unternehmenskennzeichen als Adword-Keyword - "Beta Layout"

Im dritten Verfahren (Az. I ZR 30/07 - Beta Layout) ging es um die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens. Hier war ebenfalls die Klägerin des zweiten Verfahrens – beteiligt. Sie führt die Unternehmensbezeichnung "Beta Layout GmbH" . Hier ging es darum, dass ein anderer Wettbewerber bei Google als Schlüsselwort die Bezeichnung "Beta Layout" hinterlegt hatte. Auch in diesem Fall erschien immer dann, wenn ein Internetnutzer bei Google als Suchwort "Beta Layout" eingab, neben der Trefferliste ein Anzeigenblock mit einer Anzeige für die Produkte des Wettbewerbers. In diesem Fall hat der Bundesgerichtshof die Entscheidung des Berufungsgerichts bestätigt, das eine Verletzung der Unternehmensbezeichnung und einen entsprechenden Unterlassungsanspruch mit der Begründung verneint hatte, es fehle an der für die Verletzung der Unternehmensbezeichnung erforderlichen Verwechslungsgefahr. Der Internetnutzer nehme nicht an, dass die in dem gesonderten Anzeigenblock neben der Trefferliste erscheinende Anzeige von der Beta Layout GmbH stamme. Diese tatrichterliche Feststellung des Verkehrsverständnisses war nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nicht zu beanstanden. Da der Schutz der Unternehmensbezeichnungen anders als der Markenschutz nicht auf harmonisiertem europäischem Recht beruht, kam in diesem Verfahren eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof nicht in Betracht.

Auch der EuGH (Entscheidung vom 23.3.2010, verbundene Rechtssachen Az. C-236/08, 237/08, 238/08) ist der Auffassung, dass ein Zeichen als Keyword dann markenmäßige benutzt wird und damit eine Markenrechtsverletzung vorliegt, wenn durch die Adword-Anzeige der Eindruck erweckt wird, zwischen dem Adwords-Inserenten und dem Markeninhaber könne eine wirtschaftliche Verbindung bestehen.

Dementsprechend hatte der BGH nunmehr in seiner Entscheidung "Bananabay II" vom 13.01.2011, Az. I ZR 125/07, festgestellt,

dass eine Benutzung einer fremden Marke und damit eine Markenrechtsverletzung dann nicht vorliegt, wenn die Marke weder in der Anzeige selbst erscheint, noch die Adwords-Anzeige einen Hinweis auf den Markeninhaber oder seine Produkte enthält und auch die Domain keinen solchen Hinweis enthält.

Markenrechtlich geschützte Keywords sind auch bei beschreibender Domain erlaubt.

Der Fall: Die Klägerin hat Rechte aus der deutschen Marke "MOST", eingetragen für Pralinen, geltend gemacht. Sie betrieb unter der Internetadresse "www.most-shop.com" einen "MOST-Shop". Darin verkaufte sie Konfiserie- und Schokoladenprodukte. Die Beklagte vertrieb unter "www.feinkost-geschenke.de" Geschenke, Pralinen und Schokolade. Sie schaltete im Januar 2007 Adwords-Anzeigen für ihren Internetshop. Als Schlüsselwort ("Keyword") hatte sie den Begriff "Pralinen" gewählt mit der Option "weitgehend passende Keywords".

Die Anzeige erschien daher auch nach Eingabe des Suchbegriffs "MOST Pralinen". Die Anzeige sah aus, wie oben abgebildet. Über den in der Anzeige angegebenen Link "www.feinkost-geschenke.de" gelangte man auf die Homepage der Beklagten. In dem Onlineshop der Beklagten wurden keine Produkte mit dem Zeichen "MOST" vertrieben.

Die Klägerin war der Ansicht, die Beklagte habe durch die Schaltung der Anzeige das Recht an der Marke "MOST" verletzt. Sie hat die Beklagte unter anderem auf Unterlassung in Anspruch genommen. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung blieb erfolglos. Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Klage abgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat seine Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 13. Januar 2011 - I ZR 125/07, GRUR 2011, 828 - Bananabay II; Urteil vom 13. Januar 2011 - I ZR 46/08, MMR 2011, 608) bestätigt: Beim "Keyword-Advertising" ist eine Markenrechtsverletzung ausgeschlossen, wenn die Werbung - wie im Streitfall - in einem von der ("natürlichen") Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock (die "AdWords"-Anzeigen) erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält.

Dies gilt auch dann, wenn die Anzeige nicht auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber hinweist und in der Anzeige Produkte der unter der Marke angebotenen Art mit Gattungsbegriffen bezeichnet werden (im Streitfall "Pralinen" usw.). Diese Beurteilung steht - so der BGH - in Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH (zuletzt EuGH, Urteil vom 22. September 2011 - C-323/09, GRUR 2011, 1124 - Interflora/M&S Interflora Inc.). Danach ist es Sache des nationalen Gerichts, die Frage der Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion anhand der vom Gerichtshof entwickelten Maßstäbe unter Berücksichtigung aller Faktoren, die es für relevant erachtet, zu prüfen. Der BGH hat deshalb auch im Blick auf die Rechtsprechung des österreichischen Obersten Gerichtshofs (GRUR Int. 2011, 173, 175 - BergSpechte II) und der französischen Cour de cassation (GRUR Int. 2011, 625 - CNRRH), die bei der Beurteilung von Adwords-Anzeigen unter Berücksichtigung der von ihnen als relevant erachteten Faktoren zu anderen Ergebnissen gelangt sind, keine Vorlage an den EuGH für geboten erachtet.

In dem der Entscheidung EuGH vom 22.09.2011, C-323/09, Interflora Inc u.a. / Marks & Spencer plc u.a. zu Grunde liegenden Sachverhalt ging es um Folgendes:

Marks & Spencer plc, im Vereinigten Königreich einer der bedeutendsten Einzelhändler, betrieb einen Blumenlieferdienst und schaltete hierfür Adwords-Anzeigen, wie oben abgebildet.

Als Auslöser der Anzeigen hatte Marks & Spencer u.a. das Keyword „interflora“ gebucht. Die Bezeichnung „Interflora“ selbst erschien in der AdWords-Anzeige nicht. „Interflora“ ist sowohl als britische Marke, als auch als Gemeinschaftsmarke registriert und hat darüber hinaus im Vereinigten Königreich und in anderen Mitgliedsstaaten der EU nach den Feststellungen des EuGH „einen hohen Bekanntheitsgrad“ (Rz. 16). Der Markeninhaber, die Interflora Inc. (u.a.), klagte auf Unterlassung. Der EuGH führte zur Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke aus (Rz. 50):

In diesem Kontext setzen sich, wie in Randnr. 44 des vorliegenden Urteils ausgeführt, die maßgeblichen Verkehrskreise aus normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzern zusammen. Somit reicht der Umstand, dass einige Internetnutzer möglicherweise nur schwer erkennen konnten, dass der von M & S angebotene Dienst nichts mit dem von Interflora zu tun hat, nicht aus, um eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion festzustellen.

Zur Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke stellte der EuGH in dieser Entscheidung fest (Rz. 95):

Dagegen darf der Inhaber einer bekannten Marke es u. a. nicht verbieten, dass Mitbewerber anhand von dieser Marke entsprechenden Schlüsselwörtern eine Werbung erscheinen lassen, mit der, ohne eine bloße Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen des Inhabers dieser Marke anzubieten, ohne eine Verwässerung oder Verunglimpfung herbeizuführen und ohne im Übrigen die Funktionen der bekannten Marke zu beeinträchtigen, eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen ihres Inhabers vorgeschlagen wird.

Selbst der Inhaber einer kennzeichnungsstarken, weil bekannten Marke kann demnach anderen die Benutzung von gleichlautenden Schlüsselwörtern nicht verbieten, wenn es sich  bei den beworbenen Produkten nicht um Nachahmungen handelt, eine Verwässerung  nicht herbeigeführt und die übrigen Markenfunktionen nicht beeinträchtigt werden.

Eine Marke als Keyword zu buchen, ist nach Ansicht des EuGH grundsätzlich eine Markenbenutzung und zwar auch dann, wenn die Marke in der Anzeige selbst nicht erscheint. Aber: Damit eine Markenrechtsverletzung vorliegt, muss nach Ansicht des EuGH zusätzlich eine der Markenfunktionen (Herkunftsfunktion, Werbefunktion, Investitionsfunktion) beeinträchtigt sein. Diese Markenfunktionen sah der EuGH in dem zu entscheidenden Fall als nicht verletzt an. Ob eine Markenrechtsverletzung vorliegt hängt nach dem EuGH davon ab, wie die Anzeige gestaltet ist. Sie liegt vor, wenn

• ein normaler Internetnutzer nur schwer erkennen kann, ob die Produkte vom Markeninhaber oder einem verbundenen Unternehmen stammen, oder aber von einem Dritten

• die AdWords-Anzeige so vage gehalten ist, dass der normale Internetnutzer nicht erkennen kann, ob der Werbende mit dem Markeninhaber verbunden ist.

Das heißt: In aller Regel liegt keine Markenverletzung vor, wenn die Marke zwar als Keyword gebucht (oder in Folge der Keyword-Option „weitgehend passende Keywords“ die Marke von Google selbst als Auslöser der Anzeigenschaltung gewählt wurde), aber in der Anzeige selbst nicht sichtbar ist. Auch bei Unternehmenskennzeichen gilt, dass eine Verletzung ausscheidet, wenn das Unternehmenskennzeichen in der Anzeige selbst nicht sichtbar ist (BGH I ZR 30/07 – Beta Layout).

Wer Markenprodukte anbietet, möchte auch hierfür werben. Ob er für fremde Markenprodukte werben darf, bestimmt sich nach dem Erschöpfungsgrundsatz. Die Adwords-Werbung muss sich gerade auf solche Internetseite beziehen, auf denen die betreffenden Markenprodukte auch angeboten werden. Sie ist nicht erlaubt, wenn sich die Werbung auf solche Seiten (Landingpages) bezieht, auf denen andere Produkte angeboten werden (BGH, Urteil v. 8.2.2007 - I ZR 77/04 - AIDOL).

Wenn Händler neben der betreffenden Marke auch Produkte anderer Hersteller vertreiben, dürfen diese meistens auch mit der Marke werben. Denn ein Wiederverkäufer für Produkte mehrerer Marken muss diese Marken ja benutzen, um auf sein Geschäft hinzuweisen (BGH v. 28.6.2018, I ZR 236/16 - keine-vorwerk-vertretung). Ausnahme: Der Markeninhaber kann sich gegen die Benutzung der Marke aus berechtigten Gründen wehren (hierzu unter Erschöpfungsgrundsatz).

Wer in einer Google Ad (früher: Adwords) eine Marke in den Verzeichnispfad aufnimmt, handelt irreführend, wenn auf der Landing Page überwiegend Produkte anderer Marken angeboten werden. Es ist beispielsweise eine irreführende geschäftliche Handlung, wenn man in eine Google Ad

„www.example.com/Post-It“

aufnimmt und auf der Landing Page tatsächlich nur 5 Artikel der Marke Post-It angeboten werden, aber 55 Haftzettel anderer Marken (OLG Frankfurt v. 02.02.2017 - 6 U 209/16 - Irreführung durch Aufnahme einer Marke in die Subdomain einer „google“-Anzeige)