Marke oder Design? Die "markenmäßige Benutzung"

Wer mit seiner Marke gegen eine Markenrechtsverletzung vorgehen möchte, muss über eine wichtige Hürden springen: Im Verletzungsfall wird der verklagte Markenrechtsverletzer dem klagenden Markeninhaber (oder Lizenznehmer) häufig die fehlende „markenmäßige Benutzung" entgegenhalten. Ein Beispiel soll das verdeutlichen.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 14.01.2010, I ZR 82/08 – CCCP

Die Klägerin war Lizenznehmerin der Klagewortmarke „CCCP“ und vertrieb Logoshirts mit dem Aufdruck „CCCP“. Die Marke war eingetragen unter anderem für „T-Shirts“. Die Beklagte vertrieb in ihrem Onlineshop die folgenden Logoshirts mit dem Zeichen CCCP:

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Markenmäßige Benutzung als Voraussetzung einer jeden Markenrechtsverletzung

Eine Marke hat die hauptsächliche Funktion, die Herkunft eines Produkts aus einem bestimmten Betrieb zu kennzeichnen. Auch der EuGH betont regelmäßig diese „Herkunftsfunktion“ der Marke (z.B. EuGH, Urt. v. 8.6.2017 - C-689/15 - W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze / Verein Bremer Baumwollbörse). Der Betrachter eines auf Bekleidungsstücken angebrachte Aufdruckes muss diesen also als Hinweis auf die Herkunft des Bekleidungsstücks von einem bestimmten Unternehmen ansehen und nicht nur als dekoratives Element. Mit anderen Worten: Eine Bezeichnung muss auch als Marke aufgefasst werden, damit überhaupt eine Markenrechtsverletzung vorliegt. Das ist die sog. "markenmäßige Benutzung". Wird ein Zeichen oder eine Bezeichnung nicht als Marke, sondern beispielsweise nur als Produktverzierung aufgefasst, liegt keine markenmäßige Benutzung und damit auch keine Markenrechtsverletzung vor.

Der Bundesgerichtshof hat eine Markenrechtsverletzung im "CCCP"-Fall deshalb verneint: „CCCP“ sei in kyrillischen Schriftzeichen die Abkürzung für „UdSSR“.  Der BGH hat angenommen, dass man das auf der Vorderseite von T-Shirts angebrachte Aufschrift "CCCP" als Symbol der ehemaligen Ostblockstaaten auffasst und ausschließlich als dekoratives Element ansieht und nicht etwa als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb. Die Beklagte hat daher die Marke „CCCP“ nicht verletzt, weil „CCCP“ hier gar nicht als Marke benutzt werde, sondern als Dekor (BGH v. 14.01.2010, I ZR 82/08 – CCCP).

Auch der EuGH stellt klar, dass alleine die Anbringung einer Unionsmarke auf Handtüchern als Gütezeichen ("Baumwollblüte") nicht als markenmäßige Benutzung anzusehen ist (EuGH, Urt. v. 8.6.2017 - C-689/15, Rz. 51 - W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze / Verein Bremer Baumwollbörse)

TIPP: Sowohl für das Anmeldeverfahren als auch im Verletzungsfall gilt daher: Je origineller und „künstlicher“ eine Bezeichnung ist, d. h. je weniger sie das betreffende Produkt und ihren jeweiligen Anwendungsbereich beschreibt, desto eher ist sie als Marke eintragungsfähig und desto stärker ist sie auch im anschließenden Verletzungsprozess.

Markenmäßige Benutzung bei bekannten Marken

Bekannte Marken haben einen weiteren Schutzumfang. Eine markenmäßige Benutzung ist zwar auch bei der Verletzung von bekannten Marken erforderlich. Für die Verletzung einer bekannten Marke (Art. 5 II MRRL, § 14 II Nr. 3 MarkenG) reicht es nach der Rechtsprechung des EuGH aber aus, dass man das Kollisionszeichen zwar als Verzierung auffasst, es wegen der hochgradigen Ähnlichkeit jedoch gedanklich mit der bekannten Marke verknüpft (BGH, Urteil vom 3. 2. 2005 - I ZR 159/02 - Lila-Postkarte; EuGH v. 23.10.2003 - C-408/01 - Adidas/Fitnessworld).

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BGH v. 24.11.2011 - I ZR 175/09 - Medusa (Versace)

Ein weiteres Urteil befasst sich mit der Benutzung eines der "Medusa"-Marken von Versace ähnlichen Zeichens auf eine Tischplatte. Die Frage war auch hier: Wird das Zeichen als Marke angesehen, also als Hinweis auf die Herkunft des Tisches aus einem bestimmten Betrieb, oder schlicht als Dekor?

Die Klägerin, die in Italien geschäftsansässige Gianni Versace S.p.A., ist u.a. der für "meubles" eingetragenen international registrierten Bildmarke Nr. 626654:

Der Beklagte verkauft über das Internet Marmormosaiken. Zu seinem Angebot gehören u.a. die nachfolgend dargestellten drei Bildmotive:

 

 

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Beklagte verletze mit dem Vertrieb der Mosaiken mit den Abbildungen der Medusa die Rechte an ihrer Bildmarke. Der Beklagte hat hingegen behauptet, als Vorbild für die von ihm vertriebenen Mosaiken habe die Figur der in der Glyptothek in München ausgestellten Medusa von Phidias aus der Sammlung Rondanini gedient.

Der BGH hat auch hier eine markenmäßige Benutzung und eine Markenrechtsverletzung verneint. Wörtlich heißt es in dem Urteil [Hervorhebungen durch den Autor]:

Eine markenmäßige Benutzung oder was dem entspricht eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Abbildungen im Rahmen des Produkt oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dienen [...]

Der Beklagte benutzt die angegriffenen Bildmotive der Medusa auf den Mosaiken nicht markenmäßig. Der Verkehr wird in den Bildmotiven der Medusa nur die Ausgestaltung der Ware selbst sehen. Von dem dekorativen Charakter der Motive ist im Ansatz auch das Berufungsgericht ausgegangen. [...] Der durchschnittlich informierte angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher hat danach keine Veranlassung, in den beanstandeten Bildmotiven über deren dekorativen Charakter hinaus einen Herkunftshinweis zu sehen.

Das Problem der "Zweitmarken"

Besonders im Mode- und Textilbereich ist die "markenmäßige Benutzung" oft zweifelhaft, insbesondere, wenn sich der Kläger auf eine sog. "Zweitmarke" beruft. Die Rechtsprechung zu den "Zweitmarken" ist uneinheitlich. In unserem BLOG finden Sie einen Überblick über Markenverletzung durch "Zweitmarken".

Aktuelle Informationen im Markenrecht: