Markenanmeldung

Die Anmeldung und Registrierung von Marken

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Rechtsanwalt für Markenrecht Thomas Seifried hat über 20 Jahre Erfahrung im Markenrecht und ist seit 2007 auch Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Er ist Fachbuchautor und hat viele erfolgreiche Verfahren vor Gerichten und den Markenämtern geführt.

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Wie wir Ihnen bei einer Markenanmeldung helfen

Auswahl, Recherche, Anmeldung und Vertretung gegenüber den Ämtern

Bei einer Markenanmeldung unterstützen wir Sie mit

  • der Auswahlt der geeigneten Markenart
  • der Prüfung der Eintragungsfähigkeit der Marke
  • der erforderlichen Markenrecherche
  • der Erstellung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
  • der eigentlichen Markenanmeldung, gegebenenfalls Erstellung der Markensatzung
  • der Vertretung gegenüber dem jeweiligen Markenamt
  • Entwicklung von Markenschutzstrategien bei der Anmeldung von Marken in verschiedenen Ländern

 

Warum sollten Sie eine Marke anmelden?

Markenregistrierung schafft Verbietungsrecht

Eines vorneweg: Um ein "Zeichen", also z. B. eine Bezeichnung oder ein Logo, benutzen zu dürfen, brauchen Sie an sich keine Marke. Schon gar nicht folgt aus der Registrierung Ihrer Marke, dass Sie diese auch gefahrlos benutzen dürfen. Denn ein Markenamt (DPMA oder EUIPO) prüft nur die absoluten Schutzhindernisse, nicht aber die relativen Schutzhindernisse. Dementsprechend kann bereits die Anmeldung einer Marke selbst eine Markenrechtsverletzung darstellen.

Eine Marke ist vielmehr ein Verbietungsrecht: Der Inhaber einer Marke kann anderen verbieten, die Marke identisch oder ähnlich zu benutzen. Wer ein Geschäft aufbaut und Waren oder Dienstleistungen unter einem bestimmten Zeichen vertreiben möchte, tut gut daran, dieses Zeichen in den Ländern, in denen er es als Marke benutzten möchte, als Marke anzumelden. Nur so kann er verhindern, dass andere diese Marke benutzen.

Entstehung des Markenschutzes durch Eintragung

Markenrechtsschutz in Deutschland entsteht durch Eintragung eines Zeichens in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA). Ein mehr oder weniger einheitlicher Markenschutz in den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union entsteht durch Eintragung einer Unionsmarke beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum - EUIPO.

Durch die Internationale Registrierung einer deutschen Marke oder einer Unionsmarke bei der WIPO erhält die Marke in den Mitgliedsstaaten des Madrider Markenabkommens den gleichen Schutz, wie eine Marke des jeweiligen Mitgliedsstaates. Derzeit sind 84 Staaten und Staatenbünde Vertragspartner des Madrider Systems, darunter auch die Europäischen Union.

Kosten einer Markenanmeldung

Überblick

 Deutsche MarkeUnionsmarke (EU-Marke)IR-Marke (Internationale Marke)
Kosten des Markenamts€ 290,00 für bis zu drei Warenklassen€ 850,00 für eine Warenklasse, € 900,00 für zwei Warenklassen, € 1.050,00 für drei WarenklassenAbhängig von der Anzahl der Klassen und dem Schutzgebiet
RecherchekostenAbhängig vom RechercheaufwandAbhängig vom RechercheaufwandAbhängig vom Rechercheaufwand
Unsere Anwaltskosten für die Anmeldung295,00 (zzgl. Ust)1 für bis zu drei Warenklassen€ 650,00 (zzgl. Ust)1 für bis zu drei WarenklassenAbhängig von der Anzahl der Klassen und dem Schutzgebiet

1) Wir beraten und vertreten ausschließlich Unternehmer i.S.d. § 14 BGB.

Was kann als Marke eingetragen werden?

Als Marke eintragungsfähig sind grundsätzlich Wörter, Namen, Bilder, Buchstabenkombinationen, Zahlen, akustische Tonfolgen, dreidimensionale Formen, Produktverpackungen, Farbkombinationen, Tastmarken, und theoretisch auch Gerüche. Marken müssen allerdings grafisch darstellbar sein. Geruchsmarken sind daher derzeit nicht schutzfähig.

Beschreibende Angaben oder andere absolute Eintragsungshindernisse sind nicht als Marke eintragungsfähig. Die Marke darf außerdem nicht über Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen täuschen, gegen die öffentliche Ordnung verstoßen oder amtliche Wappen oder Siegel enthalten. Die Verwendung von amtlichen Wappen, Flaggen, Siegel, Prüfzeichen ist außerdem eine Ordnungswidrigkeit.

Arten von Marken

Unterscheidung von Marken nach ihrem Schutzgebiet

Welche Marken Sie anmelden sollten, hängt zunächst davon ab, wo Sie Ihre Marke benutzten möchten. Marken können nach Ihrem geografischen Schutzbereich unterschieden werden, z.B. als

Unterscheidung von Marken anhand der Markenform

In welcher Markenform Sie Ihre Marke anmelden sollten, hängt wiederum davon ab, wie Sie Ihre Marke benutzten möchten. Die Eintragung einer Marke ist in vielen Formen möglich. Man kann Marken auch anhand ihrer Form und ihrer Elemente unterscheiden:

  • Einzelbuchstabenmarken bestehen nur aus einem einzigen Buchstaben. Ihr Schutzumfang ist gering, so dass eine Verwechslungsgefahr bei Einzelbuchstabenmarken nur selten vorliegt.
  • Wortmarken bestehen nur aus einem oder mehreren Worten oder Zeichen ohne grafische Bestandteile
  • Wort-/Bildmarken (Terminologie des DPMA und der deutschen Rechtsprechung) bzw. Bildmarken (Terminologie des EUIPO, auch bei Marken mit Wortbestandteilen) sind Marken, die neben Worten oder Zeichen grafische Elemente enthalten. Der Schutzumfang von Wort-/Bildmarken ist oft geringer, als deren Inhaber glauben.
  • Reine Bildmarken enthalten keine Worte oder Zeichen.
  • 3D-Marken sind ein Unterfall der Bildmarken. Bei 3D-Marken ist oft die Schutzfähigkeit problematisch.
    Beispiel: Die Beschwerdekammer des EUIPO hielt die 3D-Marke der Form eines "Vespa"-Rollers wegen fehlender Unterscheidungskraft für nicht schutzfähig und hat die Marke für nichtig erklärt. Das Gericht der Europäischen Union hat mit Urteil vom 29.11.2023 in der Rechtssache T-19/22 - Piaggio & C. SpA / EUIPO - die Entscheidung über die Nichtigkeit aufgehoben.

    Lesen Sie hier das Urteil des EuG vom 29.11.2023 in der Rechtssache T-19/22 - Piaggio & C. SpA / EUIPO (Vespa 3D-Marke) in deutscher (nichtamtlicher) Übersetzung
  • Abstrakte Farbmarken (selten!) beanspruchen Schutz für eine bestimmte Farbe für bestimmte Waren oder Dienstleistungen.
  • Eine Positionsmarke beansprucht Schutz für eine bestimmte Position auf einer Ware.

Benutzungsmarken - Markenschutz ohne Registrierung nur durch Benutzung

Ein Markenschutz in Deutschland kann schließlich 4 Nr. 2 MarkenG auch als "Benutzungsmarke" allein durch Benutzung entstehen. Voraussetzung für die Entstehung einer solchen Benutzungsmarke ist, dass das betreffende Zeichen "Verkehrsgeltung" erlangt hat. Die Fälle sind praktisch sehr selten.

Anmeldung von Gewährleistungsmarken und Unionsgewährleistungsmarke

Mit einer deutsche Gewährleistungsmarke oder einer europäische Unionsgewährleistungsmarke (§§ 106a MarkenG ff. bzw. Art. 83 ff. Unionsmarkenverordnung) kann der Markeninhaber bestimmte Eigenschaften der von der Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen gewähren. Solche Eigenschaften können sein: Das Material, die Art der Herstellung oder der Erbringung der Dienstleistung, die Qualität, oder die Genauigkeit. Eine geografische Herkunft kann nicht gewährleistet werden. Auch eine Gewährleistungsmarke muss freilich Unterscheidungskraft haben und geeignet sein, als Herkunftshinweis zu dienen (vgl. EuG v. 13.07.2018 - T-825/16 - Pallas Halloumi, nicht rechtskräftig).

Inhaber einer Gewährleistungsmarke kann nur werden, wer hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, die die Marke beanspruchen soll, neutral ist. Das bedeutet, dass der Inhaber einer Gewährleistungsmarke selbst diese Waren oder Dienstleistungen nicht anbieten und keine wirtschaftliches Interesse auf dem betreffenden Markt haben. Er darf auch nicht mit dem Hersteller der Waren oder Erbringer der Dienstleistungen wirtschaftlich verbunden sein. Diese Voraussetzungen prüfen die Markenämter selbständig.

Besipiel:
Wer eine Unionsmarke für

"Prüfung, Authentifizierung und Qualitätskontrolle"

(in Nizza-Klasse 42) eintragen lassen möchte, darf weder selbst, noch durch Dritte bestimmte Waren oder Dienstleistungen zertifizieren (vgl. Art. 83 II UMV).

Bei der Anmeldung einer Gewährleistungsmarke (§§ 106a ff. MarkenG) bzw. die Unionsgewährleistungsmarke (Art. 83 ff. UMV) muss eine Markensatzung eingereicht werden. In der Markensatzung muss der Anmelder einer Unionsgewährleistungsmarke die Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen definieren. Die Markensatzung muss auch die Bedingungen für die Benutzung enthalten und diejenigen Personen nennen, die die Gewährleistungsmarke benutzen dürfen. Das beeinhaltet auch, dass die Markensatzung präzise Sanktionen für Verstöße gegen die Markensatzung festlegen muss (vgl. § 106d II Nr. 6 MarkenG bzw. Art. 84 II 2 UMV). Wird nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Anmeldung eine Markensatzung der Geährleistungsmarke vorlegt, weist das Amt die Abmeldung zurück (§ 106 e I MarkenG bzw. Art. 85 II UMV). Die Markensatzung wird im Markenregister veröffentlicht.

Notwendige Schritte einer Markenanmeldung

In sieben Schritten zur Markenregistrierung

  1. Schritt: Art der Marke bestimmen, die Sie anmelden möchten
  2. Schritt: Waren oder Dienstleistungen definieren, für die Ihre Marke geschützt sein soll. Diese bestimmen das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke.
  3. Schritt: Schutzfähigkeit (d.h. Unterscheidungskraft) der Marke für diese Waren-und Dienstleisungen prüfen
  4. Schritt: Geografische Gebiete bestimmen, in denen Ihre Marke geschützt werden soll. Davon hängt ab, welche Marke(n) Sie anmelden müssen.
  5. Schritt: Markenrecherche durchführen - Stehen ältere identische oder ähnliche Rechte einer Markenregistrierung entgegen?
  6. Schritt: Geeignetes Markenamt auswählen: Deutsche Marke, Unionsmarke, Benelux-Marke, IR-Marke, nationale ausländische Marke?
  7. Schritt: Marke anmelden

Anmeldung einer deutschen Marke beim DPMA

Eingetragene Marke nach dem MarkenG - Schutzvoraussetzung, Schutzdauer, Schutzumfang und typische Probleme

Eine deutsche Marke wird beim Deutschen Patent- und Markenamt, DPMA zur Eintragung angemeldet. Ein als eingetragene deutsche Marke geschütztes Zeichen gewährt seinem Inhaber das Recht, anderen die Benutzung dieses oder eines ähnlichen Zeichens für die im Markenregister eingetragenen oder auch ähnlichen Produkten (Waren oder Dienstleistungen) zu benutzen. Der Schutz entsteht mit der Eintragung in das Register des DPMA (§ 4 Nr. 1 MarkenG) und beginnt rückwirkend mit dem Anmeldzeitpunkt (§ 47 I MarkenG). Der Schutz dauert 10 Jahre. Die Schutzdauer kann beliebig oft um weitere 10 Jahre verlängert werden. Im Gegensatz zu anderen Schutzrechten können Marken ewig leben.

Übersicht: Die deutsche eingetragene Marke

  • Schutzvoraussetzung: Eintragung (fehlende absolute Eintragungshindernisse, vor allem fehlende Unterscheidungskraft und „beschreibende Angaben“; fehlende relative Eintragungshindernisse, § 9 ff. MarkenG, entgegenstehende ältere Rechte)
  • Schutzdauer: Zehn Jahre ab Markenanmeldung (§ 47 I MarkenG), mit unbegrenzter Verlängerungsmöglichkeit um jeweils weitere zehn Jahre
  • Schutzumfang: Wechselwirkung von Unterscheidungskraft und der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und Produkten (Waren- oder Dienstleistungen)
  • Typische Probleme bei der Verletzung: Die „markenmäßige Benutzung“: Wird das Zeichen als Herkunftsfunktion verstanden oder produktgestaltend als „dekorativer Gebrauch?“

Vorteile der (deutschen) eingetragenen Marke gegenüber der Unionsmarke

Die deutsche eingetragene Marke hat gegenüber der Unionsmarke für den Inhaber einige Vorteile, besonders wenn es sich um eine "schwache" Marke mit nur geringer Unterscheidungskraft handelt. Wer beispielsweise aus einer eingetragenen deutschen Marke gegen einen Markenrechtsverletzer vorgeht, muss nicht fürchten, dass der Markenrechtsverletzer in einem Prozess die Marke mit einer Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit wegen fehlender Unterscheidungskraft angreift. Eine solche, im Fall einer Verletzung einer Unionsmarke vorgesehene Möglichkeit einer Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Fehlens der Unterscheidungskraft (vgl. Art. 59 I a UMV), gibt es im MakenG nicht. Der Inhaber einer deutschen Marke muss nur ein Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA fürchten. Ein solches allerdings wird in den meisten Fällen auf einen Markenrechtsverletzungsprozess keinen Einfluss haben, weil die Gerichte nur in seltenen Fällen den Prozess bis zu einer Entscheidung des DPMA aussetzen. Nach Ablauf von zehn Jahren muss der Inhaber einer schwachen deutschen Marke überhaupt keinen Nichtigkeitsantrag mehr fürchten (vgl. § 50 II MarkenG). Eine vergleichbare Vorschrift wiederum fehlt für die Unionsmarke.

Anmeldung einer Unionsmarke beim EUIPO

Schutzvoraussetzung, Schutzdauer, Schutzumfang und typische Probleme

Europäische Unionsmarken werden beim Europäischen Amt für Geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante angemeldet.

  • Schutzvoraussetzung: Eintragung (fehlende Eintragungshindernisse z.B. absolute Eintragungshindernisse, Art. 7 Unionsmarkenverordnung (UMV), vor allem fehlende Unterscheidungskraft und glatt beschreibende Angaben und relative Eintragungshindernisse, Art. 8 Unionsmarkenverordnung (UMV), entgegenstehende ältere Rechte)
  • Schutzdauer: Zehn Jahre ab Anmeldung, mit unbegrenzter Verlängerungsmöglichkeit um jeweils weitere zehn Jahre ("Marken sterben nicht")
  • Schutzumfang: Wechselwirkung von Unterscheidungskraft, Markenbekanntheit (= Stärkung der Kennzeichnungskraft), Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und Produkten (Waren- oder Dienstleistungen)
  • Probleme im Verletzungsfall: Oft die markenmäßige Benutzung: Wird das Zeichen als Herkunftshinweis ("Herkunftsfunktion der Marke") verstanden oder zur Kennzeichnung eines Unternehmens oder Unternehmensteils (dann Unternehmenskennzeichen) oder produktgestaltend als dekorativer Gebrauch; Verwechslungsgefahr

Die "Seniorität" einer Unionsmarke - Inanspruchnahme des Zeitrangs einer nationalen Marke

Eine Besonderheit der Unionsmarke ist die "Seniorität" (Art. 39 f. UMV): Der Inhaber einer Unionsmarke, der zugleich Inhaber einer identischen, älteren nationalen Marke ist, kann gegenüber dem EUIPO erklären, dass er die „Seniorität”, d.h. den Zeitrang (Anmelde- oder Prioritätstag), der nationalen Marke in Anspruch nimmt. Der Zweck der Seniorität: Der Markeninhaber soll keinen Nachteil dadurch haben, dass er die nationale Marke nicht verlängert oder auf sie verzichtet. Durch die Seniorität lebt sozusagen die nationale Marke mit deren Anmeldezeitpunkt in der Unionsmarke fort. Dadurch soll ein Mehrfachschutz desselben Zeichens verhindert werden. Das spart dem Markeninhaber Zeit und Kosten. Voraussetzung der Wirkung der Seniorität ist daher, dass der Markeninhaber seine nationale Marke auch tatsächlich aufgibt, d.h. auf die Marke verzichtet oder sie erlöschen (d.h. auslaufen) lässt (vgl. Art. 39 III UMV).

Ausnahme: Ältere Marke nichtig oder verfallen

Der ältere Zeitrang der nationalen Marke kann aber dann nicht in Anspruch genommen werden, wenn diese ältere Marke für nichtig oder für verfallen erklärt wird (Art 39 IV UMV).

Wenn ein Markeninhaber auf eine ältere nationale Marke verzichtet oder diese erlöschen lässt, die Marke aber zu diesem Zeitpunkt wegen Nichtbenutzung aber bereits hätte für verfallen erklärt werden können, verliert die Unionsmarke den Zeitrang der älteren Marke, vgl. Art 4 der Richtlinie (EU) 2015/2436 (Markenrechtsrichtlinie). Das gleiche gilt, wenn die ältere nationale Marke für nichtig erklärt wird. Der Verfall oder die NIchtigkeit der älteren nationalen Marke muss dabei im Zeitpunkt des Verzichts oder des Erlöschens vorgelegen haben (BGH v. 8.11.2018 - I ZR 126/15 - PUC II; EuGH v. 19.4.2018 - C-148/17 - Peek & Cloppenburg Hamburg/Peek & Cloppenburg Düsseldorf).

Inanspruchnahme einer ausländischen Priorität

Vorverlegung des Anmeldezeitpunkts durch ausländische Erstanmeldung

Unter bestimmten Umständen kann aufgrund von Staatsverträgen der Anmelder einer Marke den früheren Anmeldezeitpunkt einer nicht länger als sechs Monate zuvor in einem anderen Land angemeldeten identischen Marke in Anspruch nehmen. Die Marke wird dann so behandelt, als sei sie bereits im Zeitpunkt der früheren ausländischen Anmeldung angemeldet worden. Der wichtigste Staatsvertrag ist die Pariser Verbandsübereinkunft. (PVÜ). Wichtige Prioritätsregeln enthält auch das Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA). Besonders wenn im Land der Erstanmeldung das Markenregister nicht elektronisch recherchierbar ist, bietet sich eine solche Strategie für Unternehmen an, die ihre Markenanmeldung zunächst verbergen möchten. Mitglied der PVÜ ist beispielsweise das Königreich Tonga.

Beispiel: Die US-Marke Marke 98202646 "GEMINI" von Google beansprucht die Priorität der Marke TOM202304493 "GEMINI" aus Tonga

Noch bevor Google am 28.09.2023 beim United States Patent and Trademark Office die US-Marke 98202646 "GEMINI" angemeldet hat, hatte Google am 09.05.2023 bei dem Intellectual Property Office des "Ministry of Trade & Economic Developement Kingdom of Tonga" eine Marke TOM202304493 "GEMINI" angemeldet. Google hat bei der Anmeldung der US-Marke 98202646 "GEMINI" diese Priorität angegeben, so dass die US-Marke den Anmeldezeitpunkt der Tonga-Marke beansprucht. Ein elektronisches Markenregister existiert in Tonga nicht. Auszüge aus dem Markenregister in Tonga sind nur über lokale Anwälte in Tonga erhältlich. Das kostet ab USD 350,00 je Auszug. Wer einen Auszug aus dem Markenregister beantragen möchte, muss aber auch bereits die betreffende Marke kennen. Eine Markenrecherche nach möglicherweise kollidierenden Marken ist daher tatsächlich unmöglich. Wer eine Marke zunächst in Tonga anmeldet, kann diese Marke also zunächst als "Tarnkappenmarke" bis zu sechs Monate geheimhalten, bevor er deren Anmeldezeitpunkt in einer späteren Markenanmeldung beansprucht.

 

Anmeldung einer International Registrierten Marke (IR Marke)

Internationale Markenschutz nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) bzw. nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA)

Für die Anmeldung einer ausländischen Marke (IR-Marke) ist die World Intellectual Property Organization WIPO in Genf zuständig. Die IR-Marke braucht eine Basismarke, beispielsweise eine deutsche Marke oder eine Unionsmarke.

Eine IR Marke ist eine international registrierte Marke. Der internationale Markenschutz kann entweder nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) und/oder nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA) bei den diesen Abkommen beigetretenen Staaten erlangt werden. In ersteren Fall ist eine eingetragene Basismarke Voraussetzung. Nach dem PMMA reicht eine angemeldete Basismarke aus. Das Gesuch auf Schutz in einem dieser Staaten wird bei der World Intellectual Property Organization (WIPO) über die jeweilige nationale Behörde des Markenanmelders eingereicht.

Es ist nur ein Antrag notwendig, auch wenn Schutz für mehrere Länder beantragt werden soll. Die jeweilige internationale Registrierung gewährt in dem bezeichneten Staat denselben Schutz den die Marke hätte, wenn sie unmittelbar bei der dortigen nationalen Behörde angemeldet und eingetragen worden wäre.

Die Kommunikation mit der World Intellectual Property Organization findet auf Englisch oder Französisch statt. Der Schutz wird für einzelne Länder gewährt, die man im Antrag angeben muss. Anders als die Unionsmarke ist die IR-Marke eine Bündelung nationaler Einzelschutzrechte. Die einzelnen nationalen Behörden prüfen und entscheiden unabhängig voneinander, ob oder ob nicht für ihr jeweiliges Land der IR-Marke Schutz gewährt wird. Sollte ein avisiertes Land die Anmeldung zurückweisen, so hat dies keine Auswirkung auf die Anmeldungen in den anderen Ländern. Der Schutz einer IR-Marke kann zudem auch nachträglich auf weitere Länder erstreckt werden.

Notwendig für die Registrierung einer IR Marke: Die Basismarke

Notwendig für die Anmeldung der IR-Marke ist eine sogenannte Basismarke aus dem Ursprungsland des Anmelders. Hierzu kann entweder die (eingetragene) deutsche Marke aber auch die (angemeldete oder eingetragene) Unionsmarke dienen.

Anders als die Unionsmarke ist die IR-Marke (sollten mehrere Länder avisiert werden) eine Bündelung nationaler Einzelschutzrechte. Die einzelnen nationalen Behörden prüfen und entscheiden unabhängig voneinander, ob oder ob nicht für ihr jeweiliges Land der IR-Marke Schutz gewährt wird. Sollte ein avisiertes Land die Anmeldung im Ganzen oder teilweise zurückweisen, so hat dies keine Wirkung auf die Anmeldungen in den anderen Ländern.

Nachteil: Die Abhängigkeit der IR Marke von der Basismarke

Die IR Marke ist jedoch für die ersten fünf Jahre abhängig vom Bestand der Basismarke. Sollte die Basismarke in dieser Zeit gelöscht werden, so entfällt auch der Schutz aus der internationalen Registrierung.

Kosten einer IR-Marke

Die Kosten der jeweiligen Anmeldung divergieren. Für die internationale Registrierung entstehen Gebühren der Ursprungsbehörde z.B. dem deutschen Patent und Markenamt (DPMA), der WIPO sowie (bei der internationalen Registrierung nach PMMA) zusätzliche individuelle Gebühren der Staaten, in denen Schutz gewährt wird. Es gibt unterschiedlich hohen Gebühren die die einzelnen Mitgliedsstaaten für die Anmeldung und Registrierung aufrufen. Die amtlichen Kosten der WIPO für eine Markenanmeldung können auf der Website der WIPO eingesehen werden. Dort gibt es für die Anmeldegebühren auch einen WIPO-Gebührenrechner.

Ausländische nationaler Marken

Ein Markenschutz im Ausland ist aber auch durch Anmeldung einzelner nationaler Marken bei den jeweiligen nationalen Behörden möglich. Diese Variante ist meist mit höheren Kosten verbunden, bietet jedoch oft den Vorteil eines schnelleren Eintragungsverfahrens. Auch dann, wenn die Basismarke angegriffen werden könnte, empfiehlt sich die Anmeldung nationaler Marken in den einzelnen betreffenden Ländern.

Anmeldung einer IR Marke für die USA

"Declaration of Intention to Use"

Wer seine Basismarke nach dem Madrid Protokoll über die WIPO auf das Gebiet der USA erstrecken möchte, muss der IR-Anmeldung zwingend das Formular MM18 (E) – DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK – UNITED STATES OF AMERICA beifügen. Eine Markenerstreckung über die WIPO für das Gebiet der USA führt oft zu Verzögerungen und Beanstandungen, weil das USPTO mit einer anderen Einteilung der Nizza-Klassifikation arbeitet. Wer aber seine Marke innerhalb der nächsten drei Jahre in den USA noch nicht nutzen wird, für den empfiehlt sich die Erstreckung auf die USA über die WIPO. Denn bei einer direkten US-Anmeldung muss die Benutzungsabsichtserklärung spätestens drei Jahre nach Veröffentlichung der US-Anmeldung eingereicht werden (siehe unten).

Die Alternative: Direkte Anmeldung über einen US-Markenanwalt

Als schnellere Alternative bietet sich die direkte US-Markenanmeldung über einen US-amerikanischen Markenanwalt an. Auch hier muss als letzte Schritt einer solchen Anmeldung eine Benutzungserklärung ("Statement of Use ") eingereicht werden, in der die Marke für Waren oder Dienstleistungen, wie sie in den USA verkauft werden, angegeben ist (dies schließt Verkäufe über eine Website an Kunden in den USA ein). Wird die Benutzungserklärung oder eine Fristverlängerung nicht eingereicht, wird die Anmeldung nicht eingetragen.

Die Frist für die Vorlage einer Benutzungserklärung endet sechs Monate nach Veröffentlichung der "Notice of Allowance". Diese Frist kann in 6-Monats-Schritten bis zu fünfmal verlängert werden, wenn mit der Benutzung der Marke in den USA noch nicht begonnen wurde. Für die Erstellung einer Benutzungserklärung sollte ein Foto der Produkte in Nahaufnahme vorgelegt werden, auf dem die Marke deutlich zu erkennen ist. Wenn dies nicht möglich ist, kann unter Umständen auch ein Versandetikett oder eine Website, auf der die Waren zum Verkauf angeboten werden, akzeptiert werden. Bei Dienstleistungen, die in einer Anmeldung aufgeführt sind, kann eine Webseite, die die Marke in Verbindung mit den Dienstleistungen zeigt, oder eine Werbung oder Broschüre eingereicht werden.

Außerdem muss eine Benutzungsprobe ("specimen of use") eingereicht werden. Die in der Benutzungsprobe gezeigte Marke muss mit der Marke in der Anmeldung übereinstimmen. Für jede Waren- oder Dienstleistungsklasse in der Anmeldung ist eine Benutzungsprobe erforderlich. Mit der Benutzungsprobe soll nicht nachgewiesen werden, dass die Waren in den USA verkauft werden. Eine Vorlage von Rechnungen oder Versandpapieren ist nicht nötig. Die Benutzungsprobe ist lediglich eine rechtliche Aussage darüber, dass die Waren oder Dienstleistungen in den USA verkauft werden. Die Benutzungsprobe zeigt lediglich die Marke in ihrer eingetragenen Form, die tatsächlich auf Produkten verwendet wird.

Wenn mit der Benutzung der Marke in den USA noch nicht begonnen wurde, der Anmelder aber eine Nicht-US-Registrierung für dieselbe Marke und dieselben Waren und Dienstleistungen besitzt, kann es möglich sein, das Erfordernis einer Benutzungserklärung zu umgehen, indem man eine Nicht-US-Registrierung vorlegt. Durch die Vorlage einer Benutzungserklärung wird aber eine stärkere Eintragung geschaffen, die weniger angreifbar für Dritte ist.  

Wenn die Marke für einige Waren und Dienstleistungen benutzt wird, für andere jedoch nicht, kann man die nicht benutzten Waren und Dienstleistungen aus der Anmeldung streichen, damit die Marke unverzüglich eingetragen werden kann.  Dies ist üblich und hat keine Auswirkungen auf die übrigen Waren, die zur Eintragung gelangen.  Es ist auch möglich, eine Anmeldung in mehrere Anmeldungen aufzuteilen, wenn einige Waren in den USA verkauft werden und eingetragen werden können, andere aber nicht, so dass zusätzliche Zeit erforderlich ist, bevor eine gesonderte Erklärung über die Benutzung eingereicht werden kann.

Bei der Einreichung einer Benutzungserklärung oder bei Verlängerung der Frist für die Einreichung werden staatliche Gebühren und Anwaltshonorare erhoben.

Die absoluten Eintragungshindernisse nach § 8 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 b) bis k) Unionsmarkenverordnung

Was die Markenämter bei der Markenanmeldung selbst prüfen

Wer ein Zeichen oder eine Bezeichnung zur Eintragung als deutsche Marke oder Unionsmarke anmeldet, muss über die Hürden der absoluten Eintragungshindernisse springen. Diese bestimmen, ob ein Zeichen überhaupt markenfähig ist. Diese absoluten Eintragungshindernisse prüfen die Markenämter selbst. Wenn ein absolutes Schutzhindernis vorliegt, weist das Markenamt die Markenanmeldung zurück und die angemeldete Marke wird nicht eingetragen. Liegen die abslouten Eintragungshindernisse nur für einen Teil der für die Marke angemeldeten Waren und Dienstleistungen vor, weist das Markenamt die Markenanmeldung teilweise zurück.

Die wichtigsten absoluten Eintragungshindernisse bei einer Markenanmeldung

Die praktisch wichtigsten absoluten Eintragungshindernisse sind die fehlende Unterscheidungskraft(§ 8 II Nr. 1 MarkenG bzw. Art. 7 I b) Unionsmarkenverordnung) und die freihaltebedürftigen beschreibenden Angaben. (§ 8 II Nr. 2 MarkenG bzw. Art. Art. 7 I c) Unionsmarkenverordnung). Beide Fallgruppen werden von den Markenämtern meistens zusammen geprüft. Zeichen, die nach § 8 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 b) bis k) Unionsmarkenverordnung absolut schutzunfähig sind, werden vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und vom Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) nicht als Marke eingetragen. Derartige Markenanmeldungen werden zurückgewiesen. Zeichen werden als Unionsmarken auch dann nicht als Marke eingetragen, wenn diese absoluten Schutzhindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vorliegen, Art. 7 Abs. 2 UMV. Im Gegensatz zu den absoluten Eintragungshindernissen werden die "relativen Eintragungshindernisse" nur auf Initiative der Inhaber älterer Rechte von den Ämtern geprüft. Praktisch relevante absolute Eintragungshindernisse sind außerdem noch die üblich gewordene Bezeichnungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 d UMV. Diese Fallgruppe betrifft vor allem Gattungsbezeichnungen.

Die "Unterscheidungskraft" als Voraussetzung der Eintragung einer Marke

Das wichtigste Schutzvoraussetzung einer Marke

Bei einer Markenanmeldung prüfen die Markenämter vor allem die Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens. Die Unterscheidungskraft ist die wichtigste Schutzvoraussetzung einer Marke. Zeichen, die nicht unterscheidungskräftig sind, sind als Marke nicht schutzfähig. Unterscheidungskraft (auch: "Kennzeichnungskraft") ist die Eignung einer Marke zur Unterscheidung für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber denjenigen eines anderen Unternehmens. Bei Unternehmenskennzeichen bedeutet Unterscheidungskraft die Eignung des Kennzeichens, ein Unternehmen für die betreffende Branche von einem anderen Unternehmen zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft ist bei Marken und Unternehmenskennzeichen Voraussetzung der Schutzfähigkeit.

Bezeichnungen wie „super" oder „ideal" haben meistens keine Unterscheidungskraft.

Beispiel:

„SUPERgirl"

ist für viele Waren und Dienstleistungen nicht eintragungsfähig (BGH GRUR 2011,230 – SUPERgirl).

Eingetragene Marken gelten im Markenverletzungsprozess als unterscheidungskräftig

Was aber als Marke eingetragen wurde, gilt in einem gerichtlchen Verfahren wegen Markenrechtsverletzung zumindest als schwach originär unterscheidungskräftig (BGH v. 02.042009 - I ZR 209/06 - POST/RegioPost). Eingetragene Marken gelten daher immer als schutzfähig. Der bloße Einwand in einem Markenverletzungsverfahren, die eingetragene Marke sei gar nicht unterscheidungskräftig und daher nicht schutzfähig, ist daher untauglich. Hier hilft nur ein markenrechtliches Nichtigkeitsverfahren vor dem Amt oder - bei Unionsmarken - auch eine Nichtigkeitswiderklage (vgl. Art. 58 I UMV). Bei eingetragenen Wort-Bildmarken sagt eine Eintragung aber nichts über die Schutzfähigkeit des Wortbestandteils aus (siehe hierzu: Unterscheidungskraft von Wort-Bildmarken)

Die Unterscheidungskraft in der Definition der Rechtsprechung

Der BGH (BGHZ 167, 278, Rn 18 - FUSSBALL WM 2006) definiert die Unterscheidungskraft so:

"Die Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet."

Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem er diese Ware oder Dienstleistung ohne etwaige Gefahr der Verwechslung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft unterscheiden kann. Durch ihre Unterscheidungskraft kann eine Marke die von ihr erfasste Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen und somit die Unterscheidung dieser Ware oder Dienstleistung von denjenigen anderer Unternehmen ermöglichen (EuGH, Urt. v. 16.9.2015 – C-215/14 - Société des Produits Nestlé/Cadbury UK Ltd).

Unterscheidungskraft heißt also: Ein Zeichen kann überhaupt als Herkunftshinweis aufgefasst werden. Das Zeichen soll die betreffenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen können.

Umfang der Prüfung der Unterscheidungskraft durch die Markenämter

Die Unterscheidungskraft wird bei einer Markenanmeldung vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) für jede der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen selbständig geprüft. Fehlt die Unterscheidungskraft für eine Ware, so indiziert dies die fehlende Unterscheidungskraft für die damit verbundene Dienstleistung (BGH, v 13. 09.2012,  I ZB 68/11 - Deutschlands schönste Seiten). Andere Kriterien als die Unterscheidungskraft sind irrelevant. Unerheblich ist daher, etwa ein „gewissen Fanstasieüberschuss“ des angemeldeten Zeichens (EuGH v. 21.10.2004, C-64/02 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Unterscheidungskraft durch Benutzungsabsicht? EuGH v. 12.9.2019 - C-541/18

Eine fehlende Unterscheidungskraft kann nur durch den Nachweis der Verkehrsgeltung (bzw. was dem für das Unionsmarkenrecht entspricht: Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft) überwunden werden. Manchmal aber versuchen Markenanmelder, die fehlende Unterscheidungskraft auf andere Art zu überwinden. Sie behaupten dann im Anmeldeverfahren, dass sie das angemeldete Zeichen auf eine weniger wahrscheinliche Art benutzen möchten.

Beispiel:
Mit einer deutschen Markenanmeldung begehrt die Anmelderin Schutz für die Bezeichnung

                   #darferdas?“

u.a. für Bekleidungsstücke. Das DPMA wies die Anmeldung zurück. Die Bezeichnung sei für Bekleidungsstücke nicht schutzfähig, die Unterscheidungskraft würde fehlen. Man würde die Bezeichnung als Dekor und nicht als Herkunftshinweis ansehen. Die Markenanmelderin meinte, man müsse nicht nur die wahrscheinlichste Verwendungsform berücksichtigen, sondern auch andere naheliegende Verwendungsformen, beispielsweise eine BVerwendung auf Etiketten. Tatsächlich hatte der BGH in der Vergangenheit die Verwendung eines Zeichens auf einem Etikett als Herkunftshinweis angesehen (z.B. BGH v. 10.11.2016 - I ZR 191/15 - Sierpinksi-Dreieck). Er war sich daher nun nicht mehr sicher, ob er neben der wahrscheinlichsten auch andere naheliegende Verwendungen berücksichtigen muss. Der BGH legte die Sache dem EuGH. Dieser antwortete, dass die Behörden (im Falldas DPMA) alle relevanten Verwendungsarten prüfen müssen. Wenn eine Verwendung als Herkunftshinweis angeshen wird, ist das angemeldete Zeichen als Marke eintragungsfähig. Wenn es nur als dekorativer Gebrauch angesehen wird, ist es nicht eintragungsfähig (EuGH v. 12.9.2019 - C-541/18).

Unterscheidungskraft von Wort-/Bildmarken

Die Unterscheidungskraft wird immer anhand des Gesamtzeichens beurteilt. Das ist bei Wort-Bild-Marken zu beachten. Alleine der Umstand, dass eine Wort-Bild-Marke eingetragen ist, sagt daher nichts darüber aus, ob auch der isolierte Wortbestandteil schutzfähig ist. Das wiederum muss man anhand der Unterscheidungskraft eben des Worbestandteils für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beurteilen.

Beispiel:
Der Wortbestandteil der deutschen Wort-Bild-Marke Nr. 302009000717 „fishtailparkas“

ist für „Oberbekleidung“ beschreibend und daher als Wort und ohne grafische Bestandteile nicht schutzfähig (OLG Frankfurt v. 4.10.2012 - 6 U 217/11 - fishtailparkas).

Beispiele für fehlende markenrechtliche Unterscheidungskraft

Beispiel Bundespatentgericht v. 23.11.2010 - 27 W (pat) 16/10 - MATCHWEAR:
Die Anmelderin meldete die Bezeichnung „MATCHWEAR“ zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) an. Die Anmelderin begehrte unter anderem Schutz für „Bekleidung, Schmuck, Schmuckwaren sowie Textilien und Betttextilien“. Das DPMA hat die Eintragung deshalb abgelehnt. Es sah die die Bezeichnung „MATCHWEAR“ als beschreibend und damit nicht eintragungsfähig an: „MATCHWEAR“ bedeute nämlich „Wettkampfkleidung“ und sei daher lediglich beschreibend. Das Bundespatentgericht gab dem DPMA Recht: Es würde die Unterscheidungskraft fehlen (vgl. § 8 II Nr. 1 MarkenG). Außerdem sei "MATCHWEAR" eine schutzunfähige beschreibende Angabe nach § 8 II Nr. 2 MarkenG. Die Marke könne auch deshalb nicht eingetragen werden. Lediglich für den Bereich Betttextiliensei die Bezeichnung nicht beschreibend und damit auch nur für Betttextilien eintragungsfähig.

Beispiel BGH v. 17.10.2013 – I ZB 11/13 - grill meister
Der Bundesgerichtshof hat die Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortbildmarke verneint für
Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgefrorenes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompott; Milchprodukte; Speiseöle und -fette;
Klasse 30: Mehle und Getreidepräparate, Brot; Honig; Salz, Senf; Essig; Soßen (Würzmittel); Gewürze;
Klasse 31: land-, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; lebende Pflanzen;
Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen

Beispiel BGH v. 21.2.2008 - I ZB 24/05 (BPatG) VISAGE
Die Bezeichnung

„VISAGE"

ist für Gesichtscreme beschreibend und damit ohne Unterscheidungskraft. Denn der Ausdruck „Visage" wird auch im Deutschen umgangssprachlich für Gesicht gebraucht.

Beispiel EuG v. 6.4.2017 – T-219/16 - ViSAGE
„ViSAGE“ ist auch für Geräte zur Körperpflege, Massagegeräte, Gesichtssaunas und kosmetische Ultraviolettlampen nicht schutzfähig

Beispiel BGH v. 27.4.2006 - I ZB 96/05 (BPatG) FUSSBALL WM 2006
Der Fußball Weltverband FIFA hatte sich die Bezeichnung „FUSSBALL WM 2006" als Marke für eine ganze Reihe von Waren und Dienstleistungen eintragen lassen. Diese Eintragungen wurde 2006 zum großen Teil wieder gelöscht, weil der Begriff „FUSSBALL WM 2006" nicht nur für die Sportveranstaltung „Fußballweltmeisterschaft 2006", sondern auch für alle mit dieser Sportveranstaltung verbundenen Waren und Dienstleistungen beschreibend.

Beispiel BGH v. 12.10.2023 - I ZB 28/23 - KÖLNER DOM
Die Bezeichnung "KÖLNER DOM" fehlt für "Fotografien; Druckereierzeugnisse; Kalender; Alben; Bilder; Bücher; Briefmarken; Broschüren; Plakate; Prospekte; Zeitungen; Zeitschriften" in Klasse 16 jede Unterscheidungskraft, weil der angesprochene Verkehr die Bezeichnung als Themenangabe und nicht als Herkunftshinweis versteht.

Beispiel BPatG v. 28.4.2014 – 25 W (pat) 50/12 – Engel Apotheke
Die Bezeichnung „Engel-Apotheke“ ist für Waren und Dienstleistungen ei-ner Apotheke jedenfalls als bundesweit geschützte Marke nicht schutzfä-hig, weil der Bezeichnung angesichts von 160 „Engel-Apotheken“ in Deutschland die Unterscheidungskraft fehlt

Unterscheidungskraft ausländischer Bezeichnungen

Zeichen oder Zeichenbestandteile, die in einer Sprache der Europäischen Union keine Unterscheidungskraft haben, sind als Unionsmarken nicht schutzfähig (Art. 7 II UMV; EuGH v. 20.9.2001 – C-383/99 – Baby-dry).

Als deutsche Marke sind Zeichen unterscheidungskräftig und schutzfähig, die das deutsche Publikum nicht als beschreibend erkennt. Das deutsche Publikum kennt im Inland häufig benutzte  italienische Begriffe wie „Monte“ (BPatG v. 18.05.2022 – 26 W (pat) 28/17 – MONTES/Vino Monte) oder „gusto“ (BPatG v. 8.12.2022 – 30 W (pat) 533/21 – GUSTA). Begriffe, die im Inland typischerweise nicht benutzt werden, kennt es nicht, z.B. „Oro“ (vgl. LG Hamburg v. 18.7.2018 – 312 O 398/16 – OROCHATA).

Die Überwindung mangelnder Unterscheidungskraft durch "Verkehrsgeltung"

Bei einer Markenanmeldung kann eine fehlende Unterscheidungskraft als absolutes Eintragungshindernis nur durch den Nachweis der Verkehrsgeltung (bzw. was dem für das Unionsmarkenrecht entspricht: Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft) überwunden werden. Originär nicht unterscheidungskräftige Zeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 b UMV), beschreibende Angaben (8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 c UMV)  und üblich gewordene Bezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 d UMV) können dennoch als Marke eingetragen werden, wenn die Marke sich durch ihre Benutzung für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt  bzw. „Unterscheidungskraft erlangt“ hat. Die „erlangte Unterscheidungskraft“ in Art. 7 Abs. 3 UMV entspricht dabei der „Verkehrsdurchsetzung“ in § 8 Abs. 3 MarkenG (vgl. BGH v. 21.2.08 Rz. 26 – I ZB 24/05 – VISAGE, EuGH v. 11.03.2003 – C-40/01 - Ansul).

Der Begriff der „Benutzung“ ist dabei der gleiche wie bei der „rechtserhaltenden Benutzung“ nach Art. 15 Abs. 1 GMV/§ 26 Abs. 1 MarkenG (EuGH v. 18.04.2013 - C-12/12 – Stofffähnchen III, Rz. 30). Die Rechtsprechung verlangt als Grundregel eine Verkehrsbekanntheit von wenigstens 50 % (BGH v. 21.2.08 – I ZB 24/05 Rn. 25 – VISAGE), bei glatt be-schreibenden Angaben aber deutlich darüber (BGH v. 2.4.2009 – I ZB 94/06 (BpatG) Kinder III).

Diese Verkehrsbekanntheit wird in vielen Fällen nur durch Vorlage einer demoskopischen Verkehrsbefragung nachgewiesen werden können (BGH VISAGE a.a.O.). Die Anforderungen an diese Verkehrsbefragung sind also recht hoch. Die durchgeführte Verkehrsbefragung muss den Anteil der beteiligten Verkehrskreise angeben, der die Ware auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt. Diese Verkehrskreise sind in erster Linie die Endabnehmer der angemeldeten Waren. Entscheidend ist, wofür die angemeldeten Waren üblicherweise benutzt werden. Wird eine Marke beispielsweise für „Seifen“ angemeldet, so darf sich die Verkehrsbefragung nicht auf Frauen beschränken, weil auch Männer Seifen kaufen und verwenden (BGH VISAGE a.a.O.).

Neben einer solchen Verkehrsbefragung können auch der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke (hierzu z. B. BPatG v. 28. 11.2012, 29 W (pat) 524/11 – Landlust) sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden (BGH VISAGE a.a.O.). Bei sehr bekannten Marken reicht unter Umständen auch die Vorlage vieler Gerichtsurteile aus, aus denen hervorgeht, dass die Marke sehr bekannt ist (vgl. BpatG v. 21.9.2004, 27 W (pat) 212/02 für drei Streifen auf Sporthosen als Positionsmarke der adidas AG).

Beispiele für durch erfolgreichen Nachweis der Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken:

  • Deutsche Farbmarke 39552630 „Magenta“, der Deutschen Telekom AG u.a. für Telekommunikationsdienstleistungen;
  • Deutsche Wortmarke „POST“ u.a. für Beförderung und Zustellung von Briefen, Paketen, Päckchen
  • Gemeinschaftsmarke 003517612 der adidas AG für die Warenklasse 25 (Bekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen) als Positionsmarke

Nachweis der Unterscheidungskraft bei Unionsmarken

Bei Unionsmarken muss die Unterscheidungskraft in allen Mitgliedsstaaten vorliegen (vgl. (EuGH v. 22.06.2006 - C-25/05 - Storck/HABM). Das heißt: In den Teilen der Mitgliedsstaaten, in denen von Anfang an (originär) keine Unterscheidungskraft vorlag, muss eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft (Verkehrsgeltung) vorliegen (EuGH v. 25.07.2018 - C-84/17 - Nesté/Mondelez).

Das heißt aber nicht, dass der Anmelder oder Markeninhaber auch für jeden einzelnen Mitgliedsstaat die Unterscheidungskraft gesondert nachweisen kann. Denn oft werden in einem Vertriebsnetz mehrere sprachlich oder kulturelle Staaten zusammengefasst (vgl. EuGH v. 25.07.2018 - C-84/17 - Nesté/Mondelez). Es reicht daher aus, dass nachgewiesen wird, dass insgesamt die Unterscheidungskraft in allen Mitgliedsstaaten der Union erlangt wurde (EuGH v. 24.05.2012 - C-98/11 - Lindt & Sprüngli/HABM).

Probleme ergeben sich, wenn im Eintragungsverfahren Fehler gemacht wurden und einer an an sich nicht eintragungsfähiger Marke Schutz gewährt wurde. Ein Beispiel: Eine an sich schutzunfähige Unionsmarke wird eingetragen, weil ihr das EUIPO Verkehrsgeltung nach Art. 7 III GMV zugesprochen hat. Tatsächlich hatte der Markeninhaber aber bei der Eintragung nicht nachgewiesen, dass die Unionsmarke auch tatsächlich in der gesamten Union Unterscheidungskraft erlangt hat. In einem Widerspruchsverfahren vor dem DPMA aus einer solchen Unionsmarke muss daher der Widersprechende nachweisen, dass die Marke auch durch Benutzung in Deutschland Unterscheidungskraft erlangt hat. Sonst gilt seine Marke nur als schwach unterscheidungskräftig und hat dementsprechend einen geringen Schutzumfang, womit eine Verwechslungsgefahr eher angenommen werden kann (BGH v. 09.11.2017 - I ZB 45/16 - OXFORD/Oxford Club).

Nachträglicher Verlust der Unterscheidungskraft

Eine Marke kann ihre Unterscheidungskraft aber auch wieder verlieren, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie geschützt ist, wegen ihrer großen Bekanntheit beschreibend geworden ist.

Beispiel BGH v. 23.10.2008 - I ZB 48/07 - POST II:
Die Bezeichnung „POST" wurde unter anderem für Dienstleistungen der Briefbeförderung für die Deutsche Post AG eingetragen. Hiergegen hatten mehrere Wettbewerber der Deutschen Post AG Löschungsanträge gestellt: Die Marke würde nunmehr diese Dienstleistungen lediglich beschreiben und sei nicht mehr schutzfähig. Die Marke wurde zunächst gelöscht. Der BGH hat die Sache allerdings wieder an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, das nun darüber entscheiden muss, ob die an sich beschreibende Bezeichnung „POST" für Briefbeförderung so bekannt ist, dass sie dennoch als Hinweis auf Herkunft der Dienstleistung aus dem Unternehmen „Deutsche Post AG" verstanden wird.

Verstoß gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung, § 8 II Nr. 5 MarkenG, Art. 7 I f) Unionsmarkenverordnung

Zeichen, die gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen, sind ebenfalls nicht als Marke eintragungsfähig. Die Fälle sind praktisch selten.

Beispiel:

Die Bezeichnung

"Fack Ju Göhte"

verstößt für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 und 41gegen die guten Sitten (EuG v. 24.01.2018 - T-69/17 - Fack Ju Göhte).

Freihaltebedürftige beschreibende Angaben

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 c UMV

Beschreibende Angaben sind bei einer Markenanmeldung ebenfalls absolute Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG  bzw. Art. 7 Abs. 1 c Unionsmarkenverordnung (UMV). Sie beschreiben mehr oder weniger die Waren oder Dienstleistungen nach ihrer Art, Menge oder Entstehungszeitpunkt. Solche Angaben sind freihaltebedürftig und können nicht als Unionsmarke oder deutsche Marke eingetragen werden.

Es liegt im Interesse der Allgemeinheit, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können (vgl. EuGH v. 12.2.2004 - C-265/00  - BIOMILD, Rz. 35). Es reicht, dass ein Wortzeichen in üblicher Sprachform und verständlich ein Merkmal der betreffenden Produkte bezeichnet (EuGH v. 23.10.2003 - Rs. C-191/01–DOUBLEMINT, Rz. 32). Hier kann auch das Verständnis des Handels allein ausreichen. Jeder Mitbewerber muss nämlich beschreibende Angaben frei verwenden können (EuGH v. 9.12.2009 - C-494/08 – PRANAHAUS, Rz. 25; BPatG v. 14.11.2012 – 28 W (pat) 518/11) – Schutzfähigkeit der Bezeichnung M).

Die relativen Eintragungshindernisse bei einer Markenanmeldung

Die relativen Eintragungshindernisse (§ 9 MarkenG, Art. 8 Unionsmarkenverordnung) wiederum prüfen die Ämter bei einer Markenanmeldung nicht. Ob eine angemeldete Marke mit einer schon angemeldeten oder eingetragenen Marke oder einem anderen Schutzrecht (z.B. einem Unternehmenskennzeichen) kollidieren kann, muss der Markeninhaber selbst prüfen ergreifen und Widerspruch einlegen oder eine gegebenenfalls eine Löschung veranlassen.

EINZELFRAGEN

Markenanmeldung für Werbeslogan

Oft keine Unterscheidungskraft

Die Registrierung Schutz von Werbeslogans als Marke ist oft schwierig. An Werbeslogans sind zwar keine strengeren Anforderungen anzulegen, als an andere Bezeichnungen (EuGH, Urteil vom 21.10.2004 - C-64/02 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Letztendlich müssen aber auch Werbeslogans Unterscheidungskraft haben, d.h. als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft aufgefasst werden. Eine Unterscheidungskraft wurde daher von der Rechtsprechung verneint für die Bezeichnung

„WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH“

für Datenaufzeichnungs- und Messgeräte (EuGH, Urteil vom 12.7.2012 - C-311/11 P Smart Technologies ./. HABM – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH).

Alleine der Umstand, dass eine Bezeichnung oder Aussage auch als Werbeslogan verstanden werden kann, lässt aber noch nicht den Schluss zu, dass dieser deshalb die Unterscheidungskraft fehlt (EuGH  v. 21.1.2010 - C-398/08 P HABM/Audi - Vorsprung durch Technik; vgl. auch EuGH, Beschluss vom 11.12.2014 - C-253/14 P – BigXtra, Rz. 36). Auch Werbeslogans können also grundsätzlich als Marke schutzfähig sein, wenn sie unterscheidungskräftig sind. Nicht unterscheidungskräftig sind aber meistens längere Slogans, wie z.B.

 „Die Vision: EINZIGARTIGES ENGAGEMENT IN TRÜFFELPRALINEN"

(BGH v. 1.7.2010 - I ZB 35/09 - Die Vision).

TIPP für die Markenanmeldung von Werbeslogans

Das EUIPO hat Kriterien zusammengestellt, die bei einer Markenanmeldung für eine Unterscheidungskraft von Slogans sprechen (in englischer Sprache).

Markenmeldung für Muster

Mustern wird bei einer Markenanmeldung oft eine Unterscheidungskraft abgesprochen. Sie sind meistens als Marke nicht schutzfähig. Der EuG hat beispielsweise dem Birkenstock-Sohlenmuster die Markenfähigkeit für Bekleidung und Lederwaren abgesprochen – EuG v. 9.11.2016 – T-579/14 Birkenstock Sales GmbH/EUIPO:

Die Birkenstock Sales GmbH hatte am 27.06.2012 beim Internationalen Büro der WIPO das oben abgebildete reliefartige Oberflächenmuster als IR-Marke registriert, u.a. für "Lederwaren, Handtaschen, Bekleidungsstücke und Schuhwaren". Bei der IR-Registrierung hatte sie die Europäische Union benannt. Das Muster stellt eine Schuhsohle dar. Die Birkenstock Sales GmbH hatte angegeben, das Muster seit mehr als 40 Jahren zu benutzen. Das EUIPO lehnt am 29.08.2013 die Schutzrechtserstreckung auf die Europäische Union ab. Die Begründung: Es fehle die Unterscheidungskraft (Art. 7 Abs. 1 Unionsmarkenverordnung).

Das EuG wies die Klage, soweit sie die Waren „Lederwaren, Handtaschen, Bekleidungsstücke und Schuhwaren“betraf ab (EuG v. 9.11.2016 – Birkenstock Sales GmbH/EUIPO). Er bestätigte damit die Entscheidung des EUIPO. Das EuG war ebenfalls der Meinung, dass das Muster mit der Erscheinung für die beanspruchten Waren (Bekleidungsstücke, Lederwaren, Handtaschen, Schuhe) verschmelze. Das Zeichen stelle sich dar als eine Serie regelmäßig wiederholender Bestandteile. Solche Zeichen eigneten sich ganz besonders für Oberflächenmuster. Die beanspruchten Waren (Bekleidungsstücke, Lederwaren, Handtaschen, Schuhe) hätten eben oft Oberflächenmuster. Das Zeichen werde daher nicht als „Herkunftshinweis“ (d.h. als Marke) wahrgenommen, sondern als Oberflächenmuster. Als Marke sei daher dieses Muster für Bekleidungsstücke, Lederwaren, Handtaschen und Schuhe nicht schutzfähig.

Die Anmeldung und Eintragung von Mustern als Marke ist oft ein juristisches Glücksspiel. Die verschiedenen Ämter entscheiden unterschiedlich, ob ein Muster als Marke schutzfähig ist oder nicht. Das zeigt sich schon an der Marke, die als Basisanmeldung für die internationale Registrierung des Birkenstock-Sohlenmusters diente. Es handelte sich um die identische deutsche Marke 302012022812, eingetragen u.a. für Lederwaren, Handtaschen, Bekleidungsstücke und Schuhwaren. Das DPMA hielt das Muster also für geeignet, als Herkunftshinweis zu dienen und sah es als markenrechtlich schutzfähig an. Das EUIPO hingegen hatte dem Muster der Birkenstock-Sohle eine Markenfähigkeit auch explizit für Handtaschen und Taschen abgesprochen (EuG v. 9.11.2016 – T-579/14 - Birkenstock Sales GmbH/EUIPO, Rz. 116 ff.).

Prada Muster als Marke nicht schutzfähig - EUIPO, Beschluss v. 19.12.2023 - R-827/2023-2

Auch ein Flächenmuster von PRADA ist als Marke nicht schutzfähig.

Der Fall: Am 7.4.2022 meldete PRADA beim EUIPO das oben wiedergegebene Flächenmuster als Bildmarke für zahlreiche Waren an, darunter für Taschen in Klasse 18 und Bekleidungsstücke in Klasse 25. Dass dieses Muster durch große Bekanntheit Unterscheidungskraft erworben hat, machte PRADA mit der Anmeldung nicht geltend. Mit Entscheidung vom 20.2.2023 wies das EUIPO die Markenanmeldung weit überwiegend zurück. Das angemeldete Zeichen sei nichts anderes als äußere Erscheinungsbild der Waren, für die die Marke Schutz genießen soll. Die angemeldete Marke sei weder ungewöhnlich, noch sonst als Unterscheidungsmerkmal geeignet. Dreiecksmuster seien weit verbreitet.

Gegen diese Entscheidung legte PRADA am 18.4.2023 Beschwerde ein. PRADA behauptete im Wesentlichen, die Marke sei eine sehr spezifische Mustermarke, die eng mit dem ikonischen geschützten auf dem Kopf stehenden gleichschenkligen Dreiecks von PRADA verbunden sei. Das Muster erzeuge einen ganz besonderen und sehr ungewöhnlichen visuellen Effekt. Der Gesamteindruck sei als Marke daher unterscheidungskräftig.

Die Beschwerdekammer wies die Beschwerde von PRADA zurück: Damit eine Marke Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b UMV besitzt, muss sie geeignet sein, die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. An dieser Unterscheidungskraft fehlte es hier. In Bezug auf die fraglichen Waren stellte die angemeldete Marke ein Muster dar, das entweder auf einem Teil der Waren angebracht wird oder die gesamte Oberfläche der Waren bedecken soll und somit dem äußeren Erscheinungsbild der Waren entspricht. Bei dem dreieckigen Muster handelt es sich um ein einfaches und alltägliches Bildmuster, da es aus einer regelmäßigen Abfolge von gleich großen Dreiecken besteht, die nebeneinander angeordnet sind und sich durch den Wechsel verschiedener Farben unterscheiden. Das Muster weise daher keine nennenswerte Abweichung von der herkömmlichen Darstellung eines dreieckigen Musters auf und entspreche der traditionellen Form eines solchen Musters. Ein solches „banales“ Muster wird typischerweise auf Bekleidungsstücken, Textilien oder Handtaschen verwendet. Aus diesem Grund wird man das sich wiederholende Muster nicht als Marke, sondern lediglich als ein typisches Muster aus dekorativen Elementen wahrnehmen. Wegen Fehlens der erforderlichen Unterscheidungskraft, fehlt dem Muster die Markenfähigkeit.

Anmeldung von Klangmarken oder Hörmarken

Bei Anmeldungen von Klang- oder Hörmarken reicht man in der Praxis bisher zumeist Sonogramme oder ein Notenblatt ein (vgl. hierzu BPatG v. 11.12.2000 – 30 W (pat) 43/00 – Anmeldung einer Hörmarke). Die  Unionsmarkenverordnung spricht nur noch davon, dass das als Unionsmarke anzumeldende Zeichen so dargestellt werden muss, dass der Schutzgegenstand im Register eindeutig bestimmt werden kann (Art. 4 b) Unionsmarkenverordnung).

Anmeldung von Geruchsmarken

Da das Register auf grafische Darstellungen angewiesen ist, hat sich am Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit nichts geändert. Die Einreichung einer chemischen Formel jedenfalls genügt nicht. Geruchsmarken sind daher nicht eintragungsfähig (hierzu EuGH v. 12.12.2002 – C-273/00 – Sieckmann). Wörtlich heißt es in den Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken Teil B, Abschnitt 2 unter Ziff. 9.1.2:

"Geruchsmarken/olfaktorische Marken oder Geschmacksmarken gelten zurzeit nicht als zulässig. Der Grund hierfür ist, dass die Wiedergabe klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv (Artikel 3 Absatz 1 UMDV) sein muss und der derzeitige Stand der Technologie die Darstellung dieser Markenarten in dieser Weise nicht ermöglicht."

Markenanmeldung mit einem Disclaimer

Einschränkung des Schutzumfangs oder Einschränkung der Rechtssicherheit?

Mit einem Disclaimer in der Markenanmeldung wird der Schutzbereich einer Marke für bestimmte Waren- und Dienstleistungen im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ausgeschlossen. Ein Disclaimer im Markenregister ist aber nur unter Bestimmten Voraussetzungen eintragbar. Einschränkungen, die nur bestimmte Merkmale der Ware ausschließen sind ausgeschlossen. Denn das würde es zu einer nicht hinnehmbaren Rechtsunsicherheit über den Umfang des Markenschutzes führen.

Beispiele für eingetragene und zurückgewiesene Disclaimer

Eingetragen wurden beispielsweise bisher folgende Disclaimer in das Markenregister:

  • "alle vorgenannten Dienstleistungen, ausgenommen in Bezug auf Fahrräder und in deren Zusammenhang stehenden Themen" (DPMA Registernummmer 30730576)
  • "ausgenommen Sportbekleidung" (BPatG v. 17.05.11 - 27 W (pat) 536/10

NICHT eingetragen wurden beispielsweise bisher folgende Disclaimer in das Markenregister:

  • "unter Ausschluss von Waren mit einem hellen beigen Farbton" (BPatG v. 15.02.11 - 27 W (pat) 568/10)
  • "Puddings und Speiseeis unter Ausschluss von solchen in Herzform (BPatG v. 08.02.12 - 25 W (pat) 91/09)

Einschränkung des Schutzumfangs der Marke durch Disclaimer

Die Einschränkung des Schutzumfangs einer Marke durch einen Disclaimer ist rechtlich wirkungslos und kann den Schutzumgang einer Marke nicht beschränken. Denn damit würde die Feststellung einer Verwechslungsgefahr unzulässigerweise im Voraus ausgeschlossen werden (EuGH v. 12.6.209 - C-705/17 - Patent- och registeringsverket/Mats Hansson).

Beispiel: Ein Disclaimer, der auf Verlangen des Amt für geistiges Eigentum, Schweden (Patentoch registreringsverk), ein ausschließliches Recht an der Bezeichnung "Roslagspunsch" für alkoholische Getränke ausschließt, weil  der Begriff „Roslags“ auf eine Region in Schweden verweise und der Begriff „Punsch“ eine der von dieser Eintragung erfassten Waren beschreibe, ist für die Prüfung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ohne Wirkung (EuGH a.a.O).

Wiederholte Markenanmeldungen

Das Problem der Wiederholungsmarken

Eine Marke muss vor Ablauf der anfänglichen fünfjährigen Benutzungsschonfrist benutzt werden. Die Frist beginnt bei der deutschen eingetragenen Marke, sobald kein Widerspruch mehr gegen die ältere Marke eingelegt werden kann oder das Widerspruchsverfahren beendet ist (§ 26 MarkenG). Bei der Unionsmarke beginnt die Frist mit der Eintragung (Art 18 UMV). Danach riskiert ein Markeninhaber ernsthafte Folgen der Nichtbenutzung.

Wiederholungsmarken

Jede Markenanmeldung kann eine neue Benutzungsschonfrist in Gang setzen. Für Markeninhaber, die ihre Marke bisher nicht ernsthaft benutzt haben, oder dies nie vorhatten, weil die Marke nur als Grundlage für Abmahnungen und Schadenersatzforderungen dienen sollte, kann die erneute Anmeldung der Marke für die selben Waren oder Dienstleistungen verlockend sein. Nun bleibt dem Markeninhaber erneut für fünf Jahre ein Benutzungsnachweis erspart. Die Rechtsprechung sieht Wiederholunganmeldung differenziert. Wenn die neu angemeldete Marke nicht identisch mit der älteren ist, z.B weil die jüngere Anmeldung eine Wort-Bildmarke betrifft wohingegen bisher eine reine Wortmarke angemeldet wurde, liegt keine Wiederholungsanmeldung vor. Das gleiche gilt, wenn das geografische Gebiet nicht übereinstimmt. Keine Wiederholungsanmeldung ist es daher, wenn nach Anmeldung einer deutschen Marke ein identisches Zeichen für identische Produkte als Unionsmarke angemeldet wird (vgl. BGH v. 24.11.2005 - I ZR 28/05 - GALILEO).

Die Rechtsprechung zu Wiederholungsmarken

Das Bundespatentgericht ist zurückhaltend bei der Frage, ob eine Wiederholungsanmeldung ein Indiz für den Löschungsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung ist (vgl.BPatG v. 15.11.2017 - 29 W (pat) 16/14 - YOU & ME). Eindeutiger hat sich nun das Gericht der Europäischen Union (EuG) in dem Urteil vom 21.04.2021, T-663/19 - MONOPLOY geäußert. In dem Fall hatte der Spielehersteller Hasbro das Wortzeichen „MONOLOPOLY“ über einen Zeitraum von über 20 Jahren in vier Markenanmeldungen für zum Teil identische Waren und Dienstleistungen angemeldet, u.a. für Spiele. Ein kroatische Spielehersteller, der das Brettspiel „Drinkopoly“ vertrieb, beantragte beim EUIPO, die jüngste Marke für nichtig erklären zu lassen. Es handele sich um eine bösgläubige Wiederholungsanmeldung. Andere Gründe, als sich der Pflicht zu ernsthaften Benutzung zu entziehen, seien nicht ersichtlich. Das EUIPO hatte die Marke teilweise für nichtig erklärt, darunter auch für Spiele. Dagegen klagte Hasbro vor dem EuG. Das EuG stellte zunächst klar, dass nicht jede Wiederholungsanmeldung automatisch bösgläubig sei. Bösgläubig aber sei es, eine Marke wiederholt anzumelden, um den Benutzungsnachweis zu umgehen. Es braucht daher gute Gründe für eine Wiederholungsanmeldung.

Das EuG fragte daher Hasbro nach den Motiven für die Neuanmeldung. Hasbro behauptete, die Neuanmeldung würde ihr die Verwaltung der Marken erleichtern. Das leuchtete dem EuG nicht ein. Denn mehrere Marken kosten mehr Arbeitszeit und mehr Geld. Die Klage wurde daher abgewiesen. Die Marke steht daher für einen Teil der Waren, darunter auch für Spiele, nicht mehr in Kraft.