Marken richtig anmelden

Zeichen, die nach § 8 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 b) bis k) Unionsmarkenverordnung absolut schutzunfähig sind, werden vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und vom Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) nicht als Marke eingetragen. Zeichen werden als Unionsmarken auch dann nicht eingetragen, wenn diese absoluten Schutzhindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vorliegen, Art. 7 Abs. 2 UMV. Im Gegensatz zu den absoluten Eintragungshindernissen werden die "relativen Eintragungshindernisse" nur auf Initiative der Inhaber älterer Rechte von den Ämtern geprüft.

Die wichtigsten absoluten Eintragungshindernisse

Die praktisch wichtigsten absoluten Eintragungshindernisse sind die fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 II Nr. 1 MarkenG bzw. Art. 7 I b) Unionsmarkenverordnung) und die freihaltebedürftigen beschreibenden Angaben. (§ 8 II Nr. 2 MarkenG bzw. Art. Art. 7 I c) Unionsmarkenverordnung). Beide Fallgruppen werden von den Markenämtern meistens zusammen geprüft. Praktisch relevante absolute Eintragungshindernisse sind außerdem noch die üblich gewordene Bezeichnungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 d UMV. Diese Fallgruppe betrifft vor allem Gattungsbezeichnungen.

Verstoß gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung, § 8 II Nr. 5 MarkenG, Art. 7 I f) Unionsmarkenverordnung

Zeichen, die gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen, sind ebenfalls nicht als Marke eintragungsfähig. Die Fälle sind praktisch selten.

Bsp.: "Fack Ju Göhte" für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 und 41 (EuG v. 24.01.2018 - T-69/17 - Fack Ju Göhte)

Der BGH (BGHZ 167, 278, Rn 18 - FUSSBALL WM 2006) definiert die Unterscheidungskraft so:

"Die Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet."

Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem er diese Ware oder Dienstleistung ohne etwaige Gefahr der Verwechslung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft unterscheiden kann. Durch ihre Unterscheidungskraft kann eine Marke die von ihr erfasste Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen und somit die Unterscheidung dieser Ware oder Dienstleistung von denjenigen anderer Unternehmen ermöglichen (EuGH, Urt. v. 16.9.2015 – C-215/14 - Société des Produits Nestlé/Cadbury UK Ltd).

Unterscheidungskraft heißt also: Ein Zeichen kann überhaupt als Herkunftshinweis aufgefasst werden. Das Zeichen soll die betreffenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen können.

Die Unterscheidungskraft wird vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) für jede der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen selbständig geprüft. Fehlt die Unterscheidungskraft für eine Ware, so indiziert dies die fehlende Unterscheidungskraft für die verbundene Dienstleistung (BGH, v 13. 09.2012,  I ZB 68/11 - Deutschlands schönste Seiten). Andere Kriterien als die Unterscheidungskraft sind irrelevant. Unerheblich ist daher, etwa ein „gewissen Fanstasieüberschuss“ des angemeldeten Zeichens (EuGH v. 21.10.2004, C-64/02 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Bezeichnungen wie „super" oder „ideal" haben meistens keine Unterscheidungskraft.

Beispiel
„SUPERgirl" ist für viele Waren und Dienstleistungen nicht eintragungsfähig (BGH GRUR 2011,230 – SUPERgirl)

ist für „Oberbekleidung“ beschreibend und daher als Wort und ohne grafische Bestandteile nicht schutzfähig (OLG Frankfurt v. 4.10.2012 - 6 U 217/11).

Beispiel Bundespatentgericht v. 23.11.2010 - 27 W (pat) 16/10 - MATCHWEAR:
Die Anmelderin meldete die Bezeichnung „MATCHWEAR“ zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) an. Die Anmelderin begehrte unter anderem Schutz für „Bekleidung, Schmuck, Schmuckwaren sowie Textilien und Betttextilien“. Das DPMA hat die Eintragung deshalb abgelehnt. Es sah die die Bezeichnung „MATCHWEAR“ als beschreibend und damit nicht eintragungsfähig an: „MATCHWEAR“ bedeute nämlich „Wettkampfkleidung“ und sei daher lediglich beschreibend. Das Bundespatentgericht gab dem DPMA Recht: Es würde die Unterscheidungskraft fehlen (vgl. § 8 II Nr. 1 MarkenG). Außerdem sei "MATCHWEAR" eine schutzunfähige beschreibende Angabe nach § 8 II Nr. 2 MarkenG. Die Marke könne auch deshalb nicht eingetragen werden. Lediglich für den Bereich „Betttextilien“ sei die Bezeichnung nicht beschreibend und damit auch nur für Betttextilien eintragungsfähig.

An Werbeslogans sind zwar keine strengeren Anforderungen anzulegen, als an andere Bezeichnungen (EuGH, Urteil vom 21.10.2004 - C-64/02 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Letztendlich müssen aber Werbeslogans zugleich auch als einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft aufgefasst werden (EuGH, Urteil vom 12.7.2012 - C-311/11 P Smart Technologies ./. HABM – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH). Eine Unterscheidungskraft wurde daher von der Rechtsprechung verneint für die Bezeichnung „Wir machen das Besondere einfach“ für Datenaufzeichnungs- und Messgeräte.

Alleine der Umstand, dass eine Bezeichnung oder Aussage auch als Werbeslogan verstanden werden kann, lässt aber noch nicht den Schluss zu, dass dieser deshalb die Unterscheidungskraft fehlt (EuGH  v. 21.1.2010 - C-398/08 P HABM/Audi - Vorsprung durch Technik; vgl. auch EuGH, Beschluss vom 11.12.2014 - C-253/14 P – BigXtra, Rz. 36).

Auch Werbeslogans können also grundsätzlich als Marke schutzfähig sein, wenn sie unterscheidungskräftig sind. Nicht unterscheidungskräftig sind aber meistens längere Wortfolgen.

Beispiel BGH v. 1.7.2010 - I ZB 35/09 - Die Vision

Nicht unterscheidungskräftig ist  der Slogan „Die Vision: EINZIGARTIGES ENGAGEMENT IN TRÜFFELPRALINEN"

Je origineller und individueller eine Bezeichnung für das betreffende Produkt ist, desto "stärker" ist es. Die Unterscheidungskraft einer Marke kann sich erhöhen, wenn die Marke bekannter wird, etwa durch intensive Werbung. Die Marke wird dann sozusagen "stärker". Eine an sich beschreibende Bezeichnung, die an sich schutzunfähig wäre, kann daher dennoch als Marke eingetragen werden, wenn sie "Verkehrsgeltung" erlangt hat (siehe unten). Ebenso kann eine schwache oder durchschnittlich kennzeichnungskräftige Marke ihre Kennzeichungskraft durch Werbung gestärkt haben.

Eingetragene Marken zumindest schwach originär unterscheidungskräftig

Was eingetragen ist, gilt zumindest als schwach originär kennzeichnungskräftig (BGH v. 02.042009 - I ZR 209/06 - POST/RegioPost). Eingetragene Marken gelten daher als schutzfähig. Der Einwand in einem Markenverletzungsverfahren, die eingetragene Marke sei gar nicht unterscheidungskräftig und daher nicht schutzfähig, ist daher untauglich.

Eine Marke kann ihre Unterscheidungskraft aber auch wieder verlieren, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie geschützt ist, wegen ihrer großen Bekanntheit beschreibend geworden ist.

Beispiel BGH v. 23.10.2008 - I ZB 48/07 - POST II:
Die Bezeichnung „POST" wurde unter anderem für Dienstleistungen der Briefbeförderung für die Deutsche Post AG eingetragen. Hiergegen hatten mehrere Wettbewerber der Deutschen Post AG Löschungsanträge gestellt: Die Marke würde nunmehr diese Dienstleistungen lediglich beschreiben und sei nicht mehr schutzfähig. Die Marke wurde zunächst gelöscht. Der BGH hat die Sache allerdings wieder an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, das nun darüber entscheiden muss, ob die an sich beschreibende Bezeichnung „POST" für Briefbeförderung so bekannt ist, dass sie dennoch als Hinweis auf Herkunft der Dienstleistung aus dem Unternehmen „Deutsche Post AG" verstanden wird.

Zeichen oder Zeichenbestandteile, die in einer Sprache der Europäischen Union keine Unterscheidungskraft haben, sind als Unionsmarken nicht schutzfähig (Art. 7 II UMV; EuGH v. 20.9.2001 – C-383/99 – Baby-dry).

Als deutsche Marke sind Zeichen unterscheidungskräftig und schutzfähig, die das deutsche Publikum nicht als beschreibend erkennt. Das deutsche Publikum kennt im Inland häufig benutzte  italienische Begriffe wie „Monte“ (BPatG v. 18.05.2022 – 26 W (pat) 28/17 – MONTES/Vino Monte) oder „gusto“ (BPatG v. 8.12.2022 – 30 W (pat) 533/21 – GUSTA). Begriffe, die im Inland typischerweise nicht benutzt werden, kennt es nicht, z.B. „Oro“ (vgl. LG Hamburg v. 18.7.2018 – 312 O 398/16 – OROCHATA).

Eine Marke muss vor Ablauf der anfänglichen fünfjährigen Benutzungsschonfrist benutzt werden. Die Frist beginnt bei der deutschen eingetragenen Marke, sobald kein Widerspruch mehr gegen die ältere Marke eingelegt werden kann oder das Widerspruchsverfahren beendet ist (§ 26 MarkenG). Bei der Unionsmarke beginnt die Frist mit der Eintragung (Art 18 UMV). Danach riskiert ein Markeninhaber ernsthafte Folgen der Nichtbenutzung.

Wiederholungsmarken

Jede Markenanmeldung kann eine neue Benutzungsschonfrist in Gang setzen. Für Markeninhaber, die ihre Marke bisher nicht ernsthaft benutzt haben, oder dies nie vorhatten, weil die Marke nur als Grundlage für Abmahnungen und Schadenersatzforderungen dienen sollte, kann die erneute Anmeldung der Marke für die selben Waren oder Dienstleistungen verlockend sein. Nun bleibt dem Markeninhaber erneut für fünf Jahre ein Benutzungsnachweis erspart. Die Rechtsprechung sieht Wiederholunganmeldung differenziert. Wenn die neu angemeldete Marke nicht identisch mit der älteren ist, z.B weil die jüngere Anmeldung eine Wort-Bildmarke betrifft wohingegen bisher eine reine Wortmarke angemeldet wurde, liegt keine Wiederholungsanmeldung vor. Das gleiche gilt, wenn das geografische Gebiet nicht übereinstimmt. Keine Wiederholungsanmeldung ist es daher, wenn nach Anmeldung einer deutschen Marke ein identisches Zeichen für identische Produkte als Unionsmarke angemeldet wird (vgl. BGH v. 24.11.2005 - I ZR 28/05 - GALILEO).

Die Rechtsprechung zu Wiederholungsmarken

Das Bundespatentgericht ist zurückhaltend bei der Frage, ob eine Wiederholungsanmeldung ein Indiz für den Löschungsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung ist (vgl.BPatG v. 15.11.2017 - 29 W (pat) 16/14 - YOU & ME). Eindeutiger hat sich nun das Gericht der Europäischen Union (EuG) in dem Urteil vom 21.04.2021, T-663/19 - MONOPLOY geäußert. In dem Fall hatte der Spielehersteller Hasbro das Wortzeichen „MONOLOPOLY“ über einen Zeitraum von über 20 Jahren in vier Markenanmeldungen für zum Teil identische Waren und Dienstleistungen angemeldet, u.a. für Spiele. Ein kroatische Spielehersteller, der das Brettspiel „Drinkopoly“ vertrieb, beantragte beim EUIPO, die jüngste Marke für nichtig erklären zu lassen. Es handele sich um eine bösgläubige Wiederholungsanmeldung. Andere Gründe, als sich der Pflicht zu ernsthaften Benutzung zu entziehen, seien nicht ersichtlich. Das EUIPO hatte die Marke teilweise für nichtig erklärt, darunter auch für Spiele. Dagegen klagte Hasbro vor dem EuG. Das EuG stellte zunächst klar, dass nicht jede Wiederholungsanmeldung automatisch bösgläubig sei. Bösgläubig aber sei es, eine Marke wiederholt anzumelden, um den Benutzungsnachweis zu umgehen. Es braucht daher gute Gründe für eine Wiederholungsanmeldung.

Das EuG fragte daher Hasbro nach den Motiven für die Neuanmeldung. Hasbro behauptete, die Neuanmeldung würde ihr die Verwaltung der Marken erleichtern. Das leuchtete dem EuG nicht ein. Denn mehrere Marken kosten mehr Arbeitszeit und mehr Geld. Die Klage wurde daher abgewiesen. Die Marke steht daher für einen Teil der Waren, darunter auch für Spiele, nicht mehr in Kraft.