Die Definition der Unterscheidungskraft

Unterscheidungskraft (auch: "Kennzeichnungskraft") ist die Eignung einer Marke zur Unterscheidung für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber denjenigen eines anderen Unternehmens. Bei Unternehmenskennzeichen bedeutet Unterscheidungskraft die Eignung des Kennzeichens, ein Unternehmen für die betreffende Branche von einem anderen Unternehmen zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft ist bei Marken und Unternehmenskennzeichen Voraussetzung der Schutzfähigkeit.

Haben Sie Fragen zum Markenrecht?

Sofortige Ersteinschätzung

Rufen Sie uns unverbindlich an oder schreiben Sie uns per Email oder über unser Kontaktformular.

Ihr Ansprechpartner: Thomas Seifried, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

SEIFRIED Rechtsanwälte

Büro Frankfurt

Corneliusstraße 18
60325 Frankfurt am Main (Westend)

+49 69 91 50 76 0

Büro Berlin

Wilmersdorfer Str. 94
10629 Berlin (Charlottenburg)

+49 30 23 58 85 94

Kostenloser Download "Rechtssicher werben 2019"

Das Ebook zum Werberecht: Print, Online, SEA und SEO, Influencer, mit vielen Beispielen aus der Rechtsprechung

Kostenloser Download "Abgemahnt - Die erste-Hilfe-Taschenfibel"

Alles über Abmahnungen und strafbewehrte Unterlassungserklärungen, mit Musterformularen

Praktikerhandbuch Seifried/Borbach

„Schutzrechte und Rechtsschutz in der Mode- und Textilindustrie", 368 Seiten, erschienen 2014 in der dfv-Mediengruppe

Die Unterscheidungskraft in der Definition der Rechtsprechung

Der BGH (BGHZ 167, 278, Rn 18 - FUSSBALL WM 2006) definiert die Unterscheidungskraft so:

"Die Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet."

Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem er diese Ware oder Dienstleistung ohne etwaige Gefahr der Verwechslung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft unterscheiden kann. Durch ihre Unterscheidungskraft kann eine Marke die von ihr erfasste Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen und somit die Unterscheidung dieser Ware oder Dienstleistung von denjenigen anderer Unternehmen ermöglichen (EuGH, Urt. v. 16.9.2015 – C-215/14 - Société des Produits Nestlé/Cadbury UK Ltd).

Unterscheidungskraft heißt also: Ein Zeichen kann überhaupt als Herkunftshinweis aufgefasst werden. Das Zeichen soll die betreffenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen können.

Prüfung der Unterscheidungskraft durch die Ämter

Die Unterscheidungskraft wird vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) für jede der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen selbständig geprüft. Fehlt die Unterscheidungskraft für eine Ware, so indiziert dies die fehlende Unterscheidungskraft für die verbundene Dienstleistung (BGH, v 13. 09.2012,  I ZB 68/11 - Deutschlands schönste Seiten). Andere Kriterien als die Unterscheidungskraft sind irrelevant. Unerheblich ist daher, etwa ein „gewissen Fanstasieüberschuss“ des angemeldeten Zeichens (EuGH v. 21.10.2004, C-64/02 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Unterscheidungskraft von Wort-Bild-Marken

Die Unterscheidungskraft wird immer anhand des Gesamtzeichens beurteilt. Das ist bei Wort-Bild-Marken zu beachten. Alleine der Umstand, dass eine Wort-Bild-Marke eingetragen ist, sagt daher nichts darüber aus, ob auch der isolierte Wortbestandteil schutzfähig ist. Das wiederum muss man anhand der Unterscheidungskraft eben des Worbestandteils für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beurteilen.

Beispiel OLG Frankfurt/M. v. 4.10.2012 - 6 U 217/11 - fishtailparkas

Der Wortbestandteil der deutschen Wort-Bild-Marke Nr. 302009000717 „fishtailparkas“ ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht schutzfähig.

Fehlende Unterscheidungskraft bei Markenanmeldungen als absolutes Eintragungshindernis

Eine fehlende originäre (d.h. ursprüngliche) Unterscheidungkraft ist ein absolutes Eintragungshindernis (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG/Art 7 Abs. 1 b Unionsmarkenverordnung). Markenanmeldungen von Zeichen, denen die originäre Unterscheidungskraft fehlt, werden von den Ämtern zurückgewiesen.

Die fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG/Art. 7 Unionsmarkenverordnung Abs. 1 b Unionsmarkenverordnung) und die Freihaltebedürftigkeit beschreibender Angaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 c Unionsmarkenverordnung) werden vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) als Eintragungshindernisse meistens zusammen geprüft.

Beispiele für fehlende Unterscheidungskraft

Beispiel Bundespatentgericht v. 23.11.2010 - 27 W (pat) 16/10 - MATCHWEAR

Angemeldet wurde die Wortmarke: MATCHWEAR

Unterscheidungskraft angenommen für "Betttextilien"
Unterscheidungskraft abgelehnt für „Bekleidung, Schmuck, Schmuckwaren sowie Textilien

Der Fall: Die Anmelderin meldete die Bezeichnung „MATCHWEAR“ zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) an. Die Anmelderin begehrte unter anderem Schutz für „Bekleidung, Schmuck, Schmuckwaren sowie Textilien und Betttextilien“. Das DPMA hat die Eintragung deshalb abgelehnt. Es sah die die Bezeichnung „MATCHWEAR“ als beschreibend und damit nicht eintragungsfähig an: „MATCHWEAR“ bedeute nämlich „Wettkampfkleidung“ und sei daher lediglich beschreibend. Das Bundespatentgericht gab dem DPMA Recht: Es würde die Unterscheidungskraft fehlen (vgl. § 8 II Nr. 1 MarkenG). Außerdem sei "MATCHWEAR" eine schutzunfähige beschreibende Angabe nach § 8 II Nr. 2 MarkenG. Die Marke könne auch deshalb nicht eingetragen werden. Lediglich für den Bereich Betttextiliensei die Bezeichnung nicht beschreibend und damit auch nur für Betttextilien eintragungsfähig.

Beispiel BGH v. 17.10.2013 – I ZB 11/13 - grill meister

Der Bundesgerichtshof hat die Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortbildmarke verneint für

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgefrorenes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompott; Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Klasse 30: Mehle und Getreidepräparate, Brot; Honig; Salz, Senf; Essig; Soßen (Würzmittel); Gewürze;

Klasse 31: land-, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; lebende Pflanzen;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen

Beispiel BGH v. 21.2.2008 - I ZB 24/05 (BPatG) VISAGE

Die Bezeichnung „VISAGE" ist für Gesichtscreme beschreibend und damit ohne Kennzeichnungskraft. Denn der Ausdruck „Visage" wird auch im Deutschen umgangssprachlich für Gesicht gebraucht

Beispiel EuG v. 6.4.2017 – T-219/16 - ViSAGE

„ViSAGE“ ist auch für Geräte zur Körperpflege, Massagegeräte, Gesichtssaunas und kosmetische Ultraviolettlampen nicht schutzfähig

Beispiel BGH v. 27.4.2006 - I ZB 96/05 (BPatG) FUSSBALL WM 2006

Der Fußball Weltverband FIFA hatte sich die Bezeichnung „FUSSBALL WM 2006" als Marke für eine ganze Reihe von Waren und Dienstleistungen eintragen lassen. Diese Eintragungen wurde 2006 zum großen Teil wieder gelöscht, weil der Begriff „FUSSBALL WM 2006" nicht nur für die Sportveranstaltung „Fußballweltmeisterschaft 2006", sondern auch für alle mit dieser Sportveranstaltung verbundenen Waren und Dienstleistungen beschreibend.

Unterscheidungskraft von Werbeslogans

An Werbeslogans sind zwar keine strengeren Anforderungen anzulegen, als an andere Bezeichnungen (EuGH, Urteil vom 21.10.2004 - C-64/02 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Letztendlich müssen aber Werbeslogans zugleich auch als einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft aufgefasst werden (EuGH, Urteil vom 12.7.2012 - C-311/11 P Smart Technologies ./. HABM – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH). Eine Unterscheidungskraft wurde daher von der Rechtsprechung verneint für die Bezeichnung „Wir machen das Besondere einfach“ für Datenaufzeichnungs- und Messgeräte.

Alleine der Umstand, dass eine Bezeichnung oder Aussage auch als Werbeslogan verstanden werden kann, lässt aber noch nicht den Schluss zu, dass dieser deshalb die Unterscheidungskraft fehlt (EuGH  v. 21.1.2010 - C-398/08 P HABM/Audi - Vorsprung durch Technik; vgl. auch EuGH, Beschluss vom 11.12.2014 - C-253/14 P – BigXtra, Rz. 36).

Auch Werbeslogans können also grundsätzlich als Marke schutzfähig sein, wenn sie unterscheidungskräftig sind. Nicht unterscheidungskräftig sind aber meistens längere Wortfolgen.

Beispiel BGH v. 1.7.2010 - I ZB 35/09 - Die Vision

Nicht unterscheidungskräftig ist  der Slogan „Die Vision: EINZIGARTIGES ENGAGEMENT IN TRÜFFELPRALINEN"

Unterscheidungskraft bei Werktiteln

Bei Werktiteln ist die Rechtsprechung zwar etwas großzügiger, was die Unterscheidungskraft angeht (z. B. BGH v. 18.06.2008, I ZR 47/07 – EIFEL-ZEITUNG, Rz. 14), fordert aber auch hier zumindest eine geringe Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft bei Unternehmenskennzeichen

Zeichen ohne Unterscheidungskraft können auch als Unternehmenskennzeichen nicht entstehen. Die Rechtsprechung ist allerdings bei Unternehmenskennzeichen tendenziell großzügiger bei der Bejahung von Kennzeichnungskraft bei an sich schwachen Zeichen (z.B. OLG Hamm v. 15.8.2015 – I-22 U 13/13 – gasteile - für ein Unternehmen, dass Gasteile verkauft). Schwachen Marken müssen sich im Verletzungfall aber oft  der Einwand mangelnder markenmäßiger Benutzung entgegengehalten lassen.

Stärke der Unterscheidungskraft

Je origineller und individueller eine Bezeichnung für das betreffende Produkt ist, desto "stärker" ist es. Die Unterscheidungskraft einer Marke kann sich erhöhen, wenn die Marke bekannter wird, etwa durch intensive Werbung. Die Marke wird dann sozusagen "stärker". Eine an sich beschreibende Bezeichnung, die an sich schutzunfähig wäre, kann daher dennoch als Marke eingetragen werden, wenn sie sehr bekannt ist. Das setzt voraus, dass man weiß, dass die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen stammen. Ebenso kann eine schwache oder durchschnittlich kennzeichnungskräftige Marke ihre Kennzeichungskraft durch Werbung gestärkt haben. Das ist besonders bei bekannten Marken der Fall auch wenn sie noch nicht die Schwelle zur „berühmten Marke" überschritten haben.

Eingetragene Marken zumindest schwach originär unterscheidungskräftig

Was eingetragen ist, gilt zumindest als schwach originär kennzeichnungskräftig (BGH v. 02.042009 - I ZR 209/06 - POST/RegioPost). Eingetragene Marken gelten daher als schutzfähig. Der Einwand in einem Markenverletzungsverfahren, die eingetragene Marke sei gar nicht unterscheidungskräftig und daher nicht schutzfähig, ist daher untauglich.

Nachträglicher Verlust der Unterscheidungskraft

Beispiel BGH v. 23.10.2008 - I ZB 48/07 - POST II:

Eine Marke kann ihre Unterscheidungskraft aber auch wieder verlieren, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie geschützt ist, wegen ihrer großen Bekanntheit beschreibend geworden ist.

Beispiel
Die Bezeichnung „POST" wurde unter anderem für Dienstleistungen der Briefbeförderung für die Deutsche Post AG eingetragen. Hiergegen hatten mehrere Wettbewerber der Deutschen Post AG Löschungsanträge gestellt: Die Marke würde nunmehr diese Dienstleistungen lediglich beschreiben und sei nicht mehr schutzfähig. Die Marke wurde zunächst gelöscht. Der BGH hat die Sache allerdings wieder an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, das nun darüber entscheiden muss, ob die an sich beschreibende Bezeichnung „POST" für Briefbeförderung so bekannt ist, dass sie dennoch als Hinweis auf Herkunft der Dienstleistung aus dem Unternehmen „Deutsche Post AG" verstanden wird.

Die Überwindung mangelnder Kennzeichnungskraft durch "Verkehrsgeltung"

Verkehrsgeltung bei deutschen Marken

Eine fehlende Unterscheidungskraft als absolutes Eintragungshindernis kann nur durch den Nachweis der Verkehrsgeltung (bzw. was dem für das Unionsmarkenrecht entspricht: Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft) überwunden werden.

Originär nicht unterscheidungskräftige Zeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 b UMV), beschreibende Angaben (8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 c UMV)  und üblich gewordene Bezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 d UMV) können dennoch als Marke eingetragen werden, wenn die Marke sich durch ihre Benutzung für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt  bzw. „Unterscheidungskraft erlangt“ haben . Die „erlangte Unterscheidungskraft“ in Art. 7 Abs. 3 UMV entspricht dabei der „Verkehrsdurchsetzung“ in § 8 Abs. 3 MarkenG (vgl. BGH v. 21.2.08 Rz. 26 – I ZB 24/05 – VISAGE, EuGH v. 11.03.2003 – C-40/01 - Ansul).

Bekanntheit von mindestens 50%

Der Begriff der „Benutzung“ ist dabei der gleiche wie bei der „rechtserhaltenden Benutzung“ nach Art. 15 Abs. 1 GMV/§ 26 Abs. 1 MarkenG (EuGH v. 18.04.2013 - C-12/12 – Stofffähnchen III, Rz. 30). Die Rechtsprechung verlangt als Grundregel eine Verkehrsbekanntheit von wenigstens 50 % (BGH v. 21.2.08 – I ZB 24/05 Rn. 25 – VISAGE), bei glatt be-schreibenden Angaben aber deutlich darüber (BGH v. 2.4.2009 – I ZB 94/06 (BpatG) Kinder III).

Diese Verkehrsbekanntheit wird in vielen Fällen nur durch Vorlage einer demoskopischen Verkehrsbefragung nachgewiesen werden können (BGH VISAGE a.a.O.). Die Anforderungen an diese Verkehrsbefragung sind also recht hoch. Die durchgeführte Verkehrsbefragung muss den Anteil der beteiligten Verkehrskreise angeben, der die Ware auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt. Diese Verkehrskreise sind in erster Linie die Endabnehmer der angemeldeten Waren. Entscheidend ist, wofür die angemeldeten Waren üblicherweise benutzt werden. Wird eine Marke beispielsweise für „Seifen“ angemeldet, so darf sich die Verkehrsbefragung nicht auf Frauen beschränken, weil auch Männer Seifen kaufen und verwenden (BGH VISAGE a.a.O.).

Neben einer solchen Verkehrsbefragung können auch der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke (hierzu z. B. BPatG v. 28. 11.2012, 29 W (pat) 524/11 – Landlust) sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden (BGH VISAGE a.a.O.). Bei sehr bekannten Marken reicht unter Umständen auch die Vorlage vieler Gerichtsurteile aus, aus denen hervorgeht, dass die Marke sehr bekannt ist (vgl. BpatG v. 21.9.2004, 27 W (pat) 212/02 für drei Streifen auf Sporthosen als Positionsmarke der adidas AG).

Beispiel für durch erfolgreichen Nachweis der Verkehrsdurchset-zung eingetragene Marken:

  • Deutsche Farbmarke 39552630 „Magenta“, der Deutschen Tele-kom AG u.a. für Telekommunikationsdienstleistungen;
  • Deutsche Wortmarke „POST“ u.a. für Beförderung und Zustellung von Briefen, Paketen, Päckchen
  • Gemeinschaftsmarke 003517612 der adidas AG für die Warenklasse 25 (Bekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen) als Positionsmarke

Nachweis der Unterscheidungskraft bei Unionsmarken

Bei Unionsmarken muss die Unterscheidungskraft in allen Mitgliedsstaaten vorliegen (vgl. (EuGH v. 22.06.2006 - C-25/05 - Storck/HABM). Das heißt: In den Teilen der Mitgliedsstaaten, in denen von Anfang an (originär) keine Unterscheidungskraft vorlag, muss eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft (Verkehrsgeltung) vorliegen (EuGH v. 25.07.2018 - C-84/17 - Nesté/Mondelez).

Das heißt aber nicht, dass der Anmelder oder Markeninhaber auch für jeden einzelnen Mitgliedsstaat die Unterscheidungskraft gesondert nachweisen kann. Denn oft werden in einem Vertriebsnetz mehrere sprachlich oder kulturelle Staaten zusammengefasst (vgl. EuGH v. 25.07.2018 - C-84/17 - Nesté/Mondelez). Es reicht daher aus, dass nachgewiesen wird, dass insgesamt die Unterscheidungskraft in allen Mitgliedsstaaten der Union erlangt wurde (EuGH v. 24.05.2012 - C-98/11 - Lindt & Sprüngli/HABM).

Fehlerhaft angenommene Verkehrsgeltung

Probleme ergeben sich, wenn im Eintragungsverfahren Fehler gemacht wurden und einer an an sich nicht eintragungsfähiger Marke Schutz gewährt wurde. Ein Beispiel: Eine an sich schutzunfähige Unionsmarke wird eingetragen, weil ihr das EUIPO Verkehrsgeltung nach Art. 7 III GMV zugesprochen hat. Tatsächlich hatte der Markeninhaber aber bei der Eintragung nicht nachgewiesen, dass die Unionsmarke auch tatsächlich in der gesamten Union Unterscheidungskraft erlangt hat. In einem Widerspruchsverfahren vor dem DPMA aus einer solchen Unionsmarke muss daher der Widersprechende nachweisen, dass die Marke auch durch Benutzung in Deutschland Unterscheidungskraft erlangt hat. Sonst gilt seine Marke nur als schwach unterscheidungskräftig und hat dementsprechend einen geringen Schutzumfang, womit eine Verwechslungsgefahr eher angenommen werden kann (BGH v. 09.11.2017 - I ZB 45/16 - OXFORD/Oxford Club).

Nachweis der Verkehrsgeltung bei Benutzungsmarken

Die Verkehrsgeltung spielt auch eine Rolle bei den durch Benutzung entstandenen Marken, sog. "Benutzungsmarken" nach § 4 Nr. 2 MarkenG.

Ob eine Marke durch Bekanntheit entstanden ist, ist von Fall zu Fall verschieden. Die Rechtsprechung lehnt feste Prozentsätze ab. Unter Umständen reichen schon Prozentsätze unterhalb von 30 % der relevanten Verkehrskreise. Das sind in aller Regel diejenigen, die als Käufer der mit der Marke gekennzeichneten Produkte in Frage kommen. Der Nachweis, dass eine Marke durch Benutzung entstanden ist, scheitert vor den Gerichten regelmäßig.

Unterscheidungskraft durch Benutzungsabsicht?

Weitere Informationen zur Unterscheidungskaft

Birkenstock-Sohlenmuster als Marke für Bekleidung und Lederwaren nicht schutzfähig – EuG v. 9.11.2016 – Birkenstock Sales GmbH/EUIPO

Die Überwindung der fehlenden Unterscheidungskraft durch den Nachweis der Verkehrsgeltung

Der Schutz von Werbeslogans

ist für „Oberbekleidung“ beschreibend und daher als Wort und ohne grafische Bestandteile nicht schutzfähig (OLG Frankfurt v. 4.10.2012 - 6 U 217/11).

Aktuelle Informationen im Markenrecht: