Definition der "Unterscheidungskraft" im Markenrecht und Kennzeichenrecht

Unterscheidungskraft (auch: "Kennzeichnungskraft") ist die Eignung einer Marke zur Unterscheidung für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber denjenigen eines anderen Unternehmens. Bei Unternehmenskennzeichen bedeutet Unterscheidungskraft die Eignung des Kennzeichens, ein Unternehmen für die betreffenden Branche von einem anderen Unternehmen zu unterscheiden.

 

Der BGH definiert die Unterscheidungskraft so:

Die Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (BGHZ 167, 278, Rn 18 - FUSSBALL WM 2006).

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Die Unterscheidungskraft in der Definition des EuGH

Die Hauptfunktion der Marke darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem er diese Ware oder Dienstleistung ohne etwaige Gefahr der Verwechslung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft unterscheiden kann.  Durch ihre Unterscheidungskraft kann eine Marke die von ihr erfasste Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen und somit die Unterscheidung dieser Ware oder Dienstleistung von denjenigen anderer Unternehmen ermöglichen (EuGH, Urt. v. 16.9.2015 – C-215/14 - Société des Produits Nestlé/Cadbury UK Ltd).

Fehlende Unterscheidungskraft bei Markenanmeldungen als absolutes Eintragungshindernis

Eine fehlende originäre (d.h. ursprüngliche) Unterscheidungkraft ist ein absolutes gesetzliches Eintragungshindernis (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG/Art 7 Abs. 1 b Unionsmarkenverordnung). Markenanmeldungen von Zeichen, denen die originäre Unterscheidungskraft fehlt, werden von den Ämtern zurückgewiesen.

Die fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG/Art. 7 Unionsmarkenverordnung Abs. 1 b Unionsmarkenverordnung) und die Freihaltebedürftigkeit beschreibender Angaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 c Unionsmarkenverordnung) werden vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) als Eintragungshindernisse meistens zusammen geprüft.

Unterscheidungskraft heißt: Ein Zeichen kann überhaupt als Herkunftshinweis aufgefasst werden. Das Zeichen soll die betreffenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen können. Die betreffenden Waren oder Dienstleistungen sollen durch das Zeichen von denjenigen Zeichen anderer Unternehmen unterschieden werden können (vgl. BGH, v. 21. 12.2011 - I ZB 56/09 - Link economy; EuGH v. 12. 7.2012 - C-311/11 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH).

Die Hauptfunktion der Marke ist die Herkunftsfunktion der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu sichern. Die Unterscheidungskraft wird vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) für jede der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen selbständig geprüft. Fehlt die Unterscheidungskraft für eine Ware, so indiziert dies die fehlende Unterscheidungskraft für die verbundene Dienstleistung (BGH, v 13. 09.2012,  I ZB 68/11 - Deutschlands schönste Seiten). Andere Kriterien als die Unterscheidungskraft sind irrelevant. Unerheblich ist daher, etwa ein „gewissen Fanstasieüberschuss“ (EuGH v. 21.10.2004, C-64/02 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

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Weitere Informationen:

Birkenstock-Sohlenmuster als Marke für Bekleidung und Lederwaren nicht schutzfähig – EuG v. 9.11.2016 – Birkenstock Sales GmbH/EUIPO

Die Überwindung der fehlenden Unterscheidungskraft durch den Nachweis der Verkehrsgeltung

Beispiele für fehlende Unterscheidungskraft

Beispiel 1: Bundespatentgericht, Beschluss vom 23.11.2010 - 27 W (pat) 16/10 - MATCHWEAR

Angemeldet wurde die Wortmarke: MATCHWEAR

Unterscheidungskraft angenommen für "Betttextilien"
Unterscheidungskraft abgelehnt für „Bekleidung, Schmuck, Schmuckwaren sowie Textilien

Der Fall: Die Anmelderin meldete die Bezeichnung „MATCHWEAR“ zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) an. Die Anmelderin begehrte unter anderem Schutz für

„Bekleidung, Schmuck, Schmuckwaren sowie Textilien und Betttextilien“. Das DPMA hat die Eintragung deshalb abgelehnt. Es sah die die Bezeichnung „MATCHWEAR“ als beschreibend und damit nicht eintragungsfähig an: „MATCHWEAR“ bedeute nämlich „Wettkampfkleidung“ und sei daher lediglich beschreibend. Das Bundespatentgericht gab dem DPMA Recht: Es würde die Unterscheidungskraft fehlen (vgl. § 8 II Nr. 1 MarkenG). Außerdem sei "MATCHWEAR" eine schutzunfähige beschreibende Angabe nach § 8 II Nr. 2 MarkenG. Die Marke könne auch deshalb nicht eingetragen werden.

Lediglich für den Bereich „Betttextilien“ sei die Bezeichnung nicht beschreibend und damit auch nur für Betttextilien eintragungsfähig.

Beispiel 2: Bundesgerichtshof, Beschl. v. 17.10.2013 – I ZB 11/13 - grill meister

Der Bundesgerichtshof hat die Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortbildmarke verneint für

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgefrorenes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompott; Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Klasse 30: Mehle und Getreidepräparate, Brot; Honig; Salz, Senf; Essig; Soßen (Würzmittel); Gewürze;

Klasse 31: land-, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; lebende Pflanzen;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen

Fehlende originäre (ursprüngliche) Unterscheidungskraft bei Unternehmenskennzeichen

Auch sls Unternehmenskennzeichen können Zeichen ohne Unterscheidungskraft nicht entstehen. Die Rechtsprechung ist allerdings bei Unternehmenskennzeichen tendenziell großzügiger bei der Bejahung von Kennzeichnungskraft bei an sich schwachen Zeichen. Schwachen Marken müssen sich im Verletzungfall aber oft  der Einwand mangelnder markenmäßiger Benutzung entgegengehalten lassen.

Überwindung der fehlenden Unterscheidungskraft durch Verkehrsgeltung

Fehlende Unterscheidungskraft kann nur durch den Nachweis der Verkehrsgeltung (bzw. was dem für das Unionsmarkenrecht entspricht: Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft) überwunden werden.

Stärke der Unterscheidungskraft

Je origineller und individueller eine Bezeichnung für das betreffende Produkt ist, desto "stärker" ist es. Je mehr die Marke das gekennzeichnete Produkt hingegen nur beschreibt, desto schwächer ist es. Wenn ein Zeichen das zu kennzeichnende Produkt überhaupt nur beschreibt, hat es keine Kennzeichnungskraft. Es ist dann grundsätzlich nicht schutzfähig.

Beispiele:
Die Bezeichnung „VISAGE" ist für eine Gesichtscreme beschreibend und damit ohne Kennzeichnungskraft. Sie ist also als Marke nicht schutzfähig. Denn der Ausdruck „Visage" wird auch im Deutschen umgangssprachlich für Gesicht gebraucht.

Der Fußball Weltverband FIFA hatte sich die Bezeichnung „FUSSBALL WM 2006" als Marke für eine ganze Reihe von Waren und Dienstleistungen eintragen lassen. Diese Eintragungen wurde 2006 zum großen Teil wieder gelöscht, weil der Begriff „FUSSBALL WM 2006" nicht nur für die Sportveranstaltung „Fußballweltmeisterschaft 2006", sondern auch für alle mit dieser Sportveranstaltung verbundenen Waren und Dienstleistungen beschreibend ist und nicht als Marke aufgefasst wird.

Stärkung der Unterscheidungskraft

Die Unterscheidungskraft einer Marke kann sich erhöhen, wenn die Marke bekannter wird, etwa durch intensive Werbung. Die Marke wird dann sozusagen "stärker". Eine an sich beschreibende Bezeichnung, die an sich schutzunfähig wäre, kann daher dennoch als Marke eingetragen werden, wenn sie sehr bekannt ist. Das setzt voraus, dass man weiß, dass die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen stammen. Ebenso kann eine schwache oder durchschnittlich kennzeichnungskräftige Marke ihre Kennzeichungskraft durch Werbung gestärkt haben. Das ist besonders bei bekannten Marken der Fall auch wenn sie noch nicht die Schwelle zur „berühmten Marke" überschritten haben.

Eine Marke kann ihre Unterscheidungskraft aber auch wieder verlieren, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie geschützt ist, wegen ihrer großen Bekanntheit beschreibend geworden ist.

Beispiel
Die Bezeichnung „POST" wurde unter anderem für Dienstleistungen der Briefbeförderung für die Deutsche Post AG eingetragen. Hiergegen hatten mehrere Wettbewerber der Deutschen Post AG Löschungsanträge gestellt: Die Marke würde nunmehr diese Dienstleistungen lediglich beschreiben und sei nicht mehr schutzfähig. Die Marke wurde zunächst gelöscht. Der BGH hat die Sache allerdings wieder an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, das nun darüber entscheiden muss, ob die an sich beschreibende Bezeichnung „POST" für Briefbeförderung so bekannt ist, dass sie dennoch als Hinweis auf Herkunft der Dienstleistung aus dem Unternehmen „Deutsche Post AG" verstanden wird.

Die Faktoren Zeichenähnlichkeit, Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit und Kennzeichnungskraft stehen untereinander in Wechselbeziehung: Je stärker eine Marke ist, desto weniger ähnlich müssen die sich gegenüberstehenden gekennzeichneten Produkte sein, damit eine Markenverletzung vorliegt.

Eingetragene Marken zumindest schwach originär unterscheidungskräftig

Was eingetragen ist, gilt zumindest als schwach originär kennzeichnungskräftig (BGH v. 02.042009 - I ZR 209/06 - POST/RegioPost). Der Einwand in einem Markenverletzungsverfahren, die eingetragene Marke sei gar nicht unterscheidungskräftig und daher nicht schutzfähig, ist daher untauglich.

Aktuelle Informationen im Markenrecht: