Sind zusätzliche Patentanwaltsgebühren für eine Abmahnung zu erstatten?

In Abmahnungen wegen Verletzung von Marken, anderen Kennzeichen, Designs, Geschmacksmustern, Gebrauchsmustern oder Patenten werden oft Patentanwälte hinzugezogen. Das verdoppelt die Höhe der mit der Abmahnung beanspruchten Anwaltsgebühren.

Die Kosten der "Hinzuziehung des Patentanwalts"

Die für die Hinzuziehung eines Patentanwalts zusätzlich anfallenden Gebühren einer Abmahnung müssen nur erstattet werden, wenn die Hinzuziehung eins Patentanwalts für den Fall auch nötig war. In gerichtlichen Verfahren wiederum müssen im Markenrecht, Designrecht bzw. Geschmacksmusterrecht und Patentrecht die zusätzlichen Patentanwalstkosten immer erstattet werden.

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Hinzuziehung eines Patentanwalts erforderlich?

Die Kosten eines für eine Abmahnung hinzu gezogenen Patentanwalts sind (anders als im gerichtlichen Verfahren, s.o.) nur zu erstatten, wenn dies erforderlich war. Musste also z.B. der Verletzte zunächst einen Patentanwalt mit einer Recherche zum Registerstand oder zur Benutzung des Schutzrechts beauftragen, so sind diese Kosten auch vom Verletzer zu erstatten (BGH v. 24.02.2011 - I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II). Hierfür muss der Abmahnende nachweisen, dass der Patentanwalt Aufgaben übernommen hat, die zu seinem typischen Aufgabengebiet gehören, etwa Register- oder Benutzungsrecherchen (BGH v. 21.12.2011 I ZR 196/19 -  Kosten des Patentanwalts III).

Hinzuziehung eines Patentanwalts unter Umständen auch im Wettbewerbsrecht erstattungsfähig

Diese Kosten sind dann auch im Wettbewerbsrecht zu erstatten (OLG Frankfurt v. 12.10.2010 - 6 W 132/10 – Patentanwaltskosten in Wettbewerbssachen).

Nicht erstattungsfähige Patentanwaltskosten

Nicht zu erstatten sind Kosten eines Patentanwalts jedenfalls dann, wenn der Abmahnende nur lapidar vorträgt, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt und zudem ein Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht (z.B. ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz) mitgewirkt hat (BGH v. 10.05.2012 - I ZR 70/11 - Kosten des Patentanwalts IV). Ebenso wenig sind Patentanwaltskosten zu erstatten, wenn der Patentanwalt eine Abmahnung entwirft und diese anschließend von einem Rechtsanwalt prüfen und absenden lässt. Hier ist nur die Geschäftsgebühr des Anwalts erstattungsfähig (OLG Frankfurt v. 05.01.2012 – 6 U 107/10 – Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten für kennzeichenrechtliche Abmahnung).

Autor: Anwalt Markenrecht, Wettbewerbsrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried