Die markenrechtliche Erschöpfung des Weitervertriebsrechts

Nach dem Erschöpfungsgrundsatz ist der Weitervertrieb von mit einer Marke versehenen Waren unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Erlaubt ist dann auch die Benutzung der betreffenden Marke in der Werbung für (eben) diese Waren.

Was bedeutet "Erschöpfung" im Markenrecht?

"Inverkehrbringen" mit Zustimmung des Markeninhabers

Grundsätzlich ist es nach dem Markenrecht Sache des Markeninhabers, zu entscheiden, wo und wie er die Markenware erstmals in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in den Markt („in den Verkehr“) bringt.

Der Begriff „Erschöpfung“ bedeutet, dass der Markeninhaber die Weiterverbreitung einer mit seiner Zustimmung in der EU in Verkehr gebrachten Ware nicht mehr verbieten kann. Die Weitervertriebsrechte des Markeninhabers sind dann also "erschöpft".

Haben Sie Fragen zum Erschöpfungsgrundsatz?

Kostenloser Erstkontakt

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Nachricht per Email oder über unser Kontaktformular.
Ihr Ansprechpartner: Thomas Seifried, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Der Erstkontakt ist stets kostenlos.

Haben Sie Fragen zum Markenrecht?

Sofortige kostenlose telefonische Ersteinschätzung

Rufen Sie uns an. Unsere Ersteinschätzung ist stets kostenlos. Oder schreiben Sie uns eine Nachricht per Fax, Email oder über unser Kontaktformular. Wir antworten umgehend. Ihr Ansprechpartner: Thomas Seifried, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

SEIFRIED Rechtsanwälte

Corneliusstraße 18
60325 Frankfurt am Main (Westend)

0 69 91 50 76 0

info@seifried.pro

"Inverkehrbringen" heißt "verkaufen"

Gemeint ist mit Inverkehrbringen ein erstmaliges Verkaufen: Sind die Markenwaren erstmals mit Zustimmung des Markeninhabers in der EU oder im EWR verkauft worden, darf an sich jedermann die Ware weiterverkaufen. Die Markenrechte sind dann „erschöpft“, d. h. der Markeninhaber kann einen Wiederverkauf in den meisten Fällen nicht mehr verhindern. Das Recht des Markeninhabers, die Ware erstmalig zu verkaufen, sollen es dem Markeninhaber ermöglichen, „den wirtschaftlichen Wert seiner Marke zu realisieren“ (EuGH v. 30.11.2004 – C-16/03 – Peak Holding AB / Axolin-Elinor AB).

Bloßes Anbieten reicht für Erschöpfung nicht

Ein bloßes Anbieten reicht nach der Rechtsprechung des EuGH für ein Inverkehrbringen durch den Markeninhaber nicht aus. Die Ware muss auch in der EU oder im EWR verkauft worden sein, damit sie zulässigerweise weiterverkauft werden kann. Wenn also Überschussware an einen Postenhändler weiterverkauft wurde, die zuvor vergeblich in der EU oder im EWR angeboten wurde, darf sie nicht ohne Weiteres weiterverkauft werden. Entscheidend ist, wohin die Ware dann verkauft wird. Wenn also Überschussware an einen außereuropäischen Postenhändler weiterverkauft wurde, die zuvor in Europa nur angeboten wurde und übrig geblieben ist, nicht aber verkauft wurde, darf sie nicht ohne Weiteres in Europa weiterverkauft werden.

Restposten, Sonderposten, Retouren und Grauware

Ob Angebote von Rest- und Sonderposten verboten werden können, hängt im Wesentlichen davon ab, ob diese erstmals vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung in der EU oder im EWR verkauft wurde. Entscheidend ist also, woher die Ware stammt und ob diese bereits zuvor verkauft oder aber nur zwar Angeboten, aber übrig geblieben ist.

Grauwaren - Der Fall BGH Urteil v. 15.3.2012 – I ZR 137/10 – CONVERSE II:

Freizeitschuhe der Marke „Converse All Star Chuck Taylor“ waren bei Metro angeboten worden. Es hatte sich um Originalwaren gehandelt, die sich Metro von Zwischenhändlern in Slowenien und Frankreich beschafft hatte. Geklagt hatte die ausschließliche Lizenznehmerin der amerikanischen Markeninhaberin (Converse Inc.). Sie behauptete, die Schuhe seien niemals mit Zustimmung der Converse Inc. nach Europa gelangt. Die Markenrechte seien daher nicht „erschöpft“, das Angebot verletze die Marke. Metro wiederum behauptete, die Schuhe seien mit Zustimmung der Markeninhaberin nach Slowenien geliefert worden. Beweisen konnte Metro das aber nicht. Nach der Rechtsprechung muss sich in einem Markenrechtsprozess derjenige, der sich auf eine Erschöpfung beruft, diese auch beweisen. Da Metro dies nicht konnte, wurde Metro wegen Verletzung der Marke verurteilt.

Angebote von mangelhafter Ware aus Händlerretouren beim Discounter: LG München I, Urteil v. 6.3.2012 – 1 HK O 24878/11

Das Landgericht München I hielt sogar eine Rückabwicklung eines Kaufvertrags über Sportsocken wegen Mängeln der Ware Zug um Zug gegen Rückzahlung des Kaufpreises als ein Inverkehrbringen mit Zustimmung des Markeninhabers. In dem Fall war ein Kaufvertrag über mehrere Tausend Stück Markensportsocken wegen angeblicher Mängel rückabgewickelt worden. Der Lieferant hatte die Socken zurückgenommen und dem Markeninhaber den Kaufpreis zurückerstattet. Der Markeninhaber überließ dem Lieferanten die Sportsocken ohne jede Einschränkung. Anschließend tauchten die Socken bei einem Discounter wieder auf.

Das Landgericht München I sah darin ein wirksames Inverkehrbringen durch den Markeninhaber. Denn dieser hätte ja auch einen Weitervertrieb vertraglich beschränken können oder auf eine Vernichtung der Socken bestehen können. Die Markenrechte seien erschöpft. Die markenrechtliche Verletzungsklage des Markeninhabers wurde abgewiesen.

Das Urteil dürfte aus mehreren Gründen falsch sein. Zum einen kann nach der Rechtsprechung des EuGH eine vertragliche Beschränkung des Weitervertriebs eine Erschöpfungswirkung ohnehin nicht ausschließen. Der EuGH fordert für den  Eintritt der Erschöpfung aber auch ausdrücklich einen Verkauf der Ware durch den Markeninhaber. Eine Erschöpfung setze voraus, dass der Markeninhaber den wirtschaftlichen Wert seiner Marke realisieren könne. Ohne Verkauf tritt keine Erschöpfung ein (EuGH v. 30.11.2004 – C-16/03 – Peak Holding AB / Axolin-Elinor AB). Daran hat es aber in dem vom Landgericht München I entschiedenen Fall gefehlt.

Dennoch sollte ein Markeninhaber in derartigen Fällen auf einer Vernichtung der Ware bestehen. Denn nur so kann mit Sicherheit ein markenschädigender Weitervertrieb ausgeschlossen werden.

Musterware, Testartikel, kostenlose Proben

Gelegentlich taucht auch Musterware wieder bei einem Discounter auf. Ob diese Angebote die Marke verletzen, hängt ebenfalls davon ab, ob diese Ware vom Markeninhaber erstmals in der  EU verkauft wurde. Wenn solche Musterware nicht für den Verkauf bestimmt sind und dies auch deutlich wird, z.B. indem die Artikel mit „nicht zum Verkauf“ oder „unverkäuflich“ gekennzeichnet sind, liegt nach der Rechtsprechung des EuGH kein erstmaliges Inverkehrbringen mit Zustimmung des Markeninhabers vor (EuGH v. 12.7.2011 – C-324/09 – L'Orà©al SA u.a. / eBay International AG u.a.; EuGH Urteil v. 3.6.2010, C-127/09 – Coty Prestige Lancaster Group GmbH / Simex Trading AG).

Ein Anbieten solcher Test- oder Musterprodukte wäre eine Markenrechtsverletzung und zudem ein Wettbewerbsverstoß in Gestalt einer Irreführung über die Verkehrsfähigkeit eines Produkts  nach § 3 Abs. 3 UWG i.V.m. Anhang („schwarze Liste) Nr. 9.

Vertragliche Weiterverkausfbeschränkungen sind für Erschöpfungswirkung irrelevant

Die Erschöpfung durch einen erstmalige Verkauf in der EU oder im EWR tritt unabhängig davon ein, ob der Käufer vertraglich in seinem Weiterverkauf beschränkt ist, oder nicht. Die Erschöpfungswirkung tritt unabhängig davon ein, ob der Markeninhaber einem Weiterverkauf des in der EU sitzenden Aufkäufers in der EU oder im EWR zustimmt oder nicht. Wenn also im oben beschriebenen Fall die Überschussware statt in das EU- oder EWR-Ausland beispielsweise an einen französischen Postenhändler verkauft wird und diesem im Kaufvertrag ein Wiederverkauf in EU-Staaten verboten wurde, ist das für den Eintritt der Erschöpfungswirkung irrelevant (EuGH v. 30.11.2004 – C-16/03 – Peak Holding AB / Axolin-Elinor AB (Handelskompaniet Factory Outlet). Entscheidend ist, dass an einen Händler in Frankreich verkauft wurde. Einen Weiterverkauf der an den französischen Aufkäufer verkauften Ware in der EU kann der Markeninhaber dennoch nicht verbieten.

Veränderung oder Verschlechterung der Ware beim Wiederverkauf und Schädigung des Rufs

Der Markeninhaber muss aber nicht jeden Wiederverkauf hinnehmen. Insbesondere wenn sich der Zustand der Ware nach dem ersten Inverkehrbringen verschlechtert, muss dies der Markeninhaber nicht dulden. Werden z. B. Textilien vom Wiederverkäufer umgefärbt angeboten, muss dies der Markeninhaber nicht dulden (BGH Urteil v. 14.12.1995 – I ZR 210/93 – Gefärbte Jeans). Dass die Art und Weise des Wiederverkauf den Ruf der Marke schädigen kann, reicht allerdings nicht. Der Markeninhaber muss vielmehr beweisen, dass dies auch tatsächlich geschehen ist. Den Wiederverkauf von Markenware ohne Verpackung beispielsweise kann daher nur verbieten, wer nachweist, dass ein solcher Wiederverkauf das Image der Ware und den Ruf der Marke auch tatsächlich schädigt (vgl. EuGH v. 12.7.2011 – C-324/09 – L'Oreal SA u.a. / eBay International AG u.a.). Das wird in der Praxis selten gelingen.

Konsequenzen der "Erschöpfung": Markennutzung auch in der Werbung erlaubt

Wurde die Ware mit Zustimmung des Markeninhabes in Verkehr gebracht, ist also ein Weiterverkauf der markierten Ware erlaubt. Der Erschöpfungsgrundsatz erlaubt auch eine Werbung für die von der Erschöpfung umfassten Produkte. Die Marke darf für diese Produkte also auch in der Werbung benutzt werden, und zwar auch dann, wenn der Händler die Ware selbst noch gar nicht vorrätig hat (BGH Urteil v. 17.7.2003 - I ZR 256/00 - Vier Ringe über Audi).

Keine Erschöpfung für Dienstleistungen

Eine Erschöpfung kann aber nur für körperliche Produkte eintreten. Bei Dienstleistungen scheidet eine Erschöpfung aus.

Erschöpfungsgrundsatz gilt im gesamten Immaterialgüterrecht

Der Erschöpfungsgrundsatz gilt nicht nur im Markenrecht (§ 24 MarkenG, Art. 13 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke), sondern im gesamten Immaterialgüterrecht.

Beispiel: Der Erschöpfungsgrundsatz bei Gemeinschaftsgeschmacksmustern: Art. 21 GGV

Auch eine Frage des Erschöpfungsgrundsatzes: Lesen Sie hier im BLOG, ob Markenware verramscht oder also Sonderposten verkauft werden darf.

Lesen Sie hier: Die vier häufigsten Irrtümer im Markenrecht

"Markenregistrierungen sind Benutzungserlaubnisse", "Originalwaren können keine Marke verletzen" und weitere populäre Irrtümer

Kostenloser Download:

"Abgemahnt? Die erste-Hilfe Taschenfibel"

Alles über Abmahnungen: Kosten, Risiken, Gegenangriffe - inklusive Muster-Unterlassungserklärungen

Aktuelle Informationen im Markenrecht: