Marke

Marke, Definition, Arten und Funktionen

Was ist rechtlich eine Marke?

Marke als rechtlich geschütztes Zeichen mit Verbietungsrecht

Eine Marke ist ein rechtlich geschütztes Zeichen. Es dient der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von Waren oder Dienstleistungen eines anderen Unternehmens. Eine Marke soll darauf hinweisen, dass die Ware oder die Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen stammt (Herkunftsfunktion). Im Gegensatz zu einem Unternehmenskennzeichen markiert eine Marke immer ein Produkt. Eine Logo oder eine Bezeichnung muss aber auch „markenmäßig benutzt" werden, damit diese Benutzung als Markenrechtsverletzung verfolgt werden kann. Eine Marke gibt seinem Inhaber das Recht, das geschützte oder ein ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche Produkte zu benutzen.

Arten von Marken

können beispielsweise nach Ihrem geografischen Schutzbereich unterschieden werden, z.B. als

Unabhängig von der geografische Reichweite ist eine

Positionsmarke

ein Zeichen, das Schutz für eine bestimmte Position auf einer Ware beansprucht

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Leseproben:

Inhaltsverzeichnis

Aus KAPITEL 3 - DIE AUSWAHL DES MATERIALS
Aus KAPITEL 4 - INHALT DER WERBUNG
Aus KAPITEL 7 - SUCHMASCHINENWERBUNG (SEARCH ENGINE ADVERTISING - SEA)

Entstehung von Marken

Markenrechtsschutz in Deutschland entsteht durch Eintragung eines Zeichens in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamt. Ein mehr oder weniger einheitlicher Markenrechtsschutz in den 27 Mitgliedsstaaten von Europa entsteht durch Registrierung einer Unionsmarke beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum - EUIPO (früher: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt - HABM/OAMI).

Durch die Registrierung einer deutschen Marke bei der WIPO erhält die deutsche Marke in den Mitgliedsstaaten des Madrider Markenabkommens den gleichen Schutz, wie eine Marke des jeweiligen Mitgliedsstaates. Derzeit sind 84 Staaten und Staatenbünde Vertragspartner des Madrider Systems, darunter auch die Europäischen Union.

Eine deutsche Marke kann aber auch allein durch Benutzung entstehen, vgl. § 4 Nr. 2 MarkenG. Voraussetzung hierfür ist, dass das betreffende Zeichen "Verkehrsgeltung" erlangt hat. Die Fälle sind praktisch sehr selten.

Was kann als Marke geschützt werden?

Die wichtigste Schutzvoraussetzung einer Marke ist die Unterscheidungskraft.


Lesen Sie hier alles, was Sie über die Unterscheidungskraft bei Marken wissen müssen.


Als Marke schutzfähig sind grundsätzlich Wörter, Namen, Bilder, Buchstabenkombinationen, Zahlen, akustische Tonfolgen, dreidimensionale Formen, Produktverpackungen, Farbkombinationen, Tastmarken, und theoretisch auch Gerüche.

Die Marke an sich muss aber zu einer Unterscheidung von anderen Waren oder Dienstleistungen geeignet sein. Bezeichnungen wie „super" oder „ideal" sind das meistens nicht.

Beispiel
„SUPERgirl" ist für viele Waren und Dienstleistungen nicht eintragungsfähig (BGH GRUR 2011,230 – SUPERgirl)

Was kann nicht als Marke eingetragen werden?

Die Marke darf außerdem nicht über Eigenschaften der Waren/Dienstleistungen täuschen, gegen die öffentliche Ordnung verstoßen oder amtliche Wappen oder Siegel enthalten. Die Verwendung von amtlichen Wappen, Flaggen, Siegel, Prüfzeichen ist außerdem eine Ordnungswidrigkeit und damit strafbar. Amtliche Prüfzeichen tragen in aller Regel ein Wappen, beispielsweise einen Bundesadler.

Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG

Es gibt auch eine nicht eingetragene Marke, die sog. "Benutzungsmarke" (§ 4 Nr. 2 MarkenG). Sie enststeht alleine durch Benutzung "innerhalb beteiligter Verkehrskreise", soweit sie "Verkehrsgeltung" erworben hat. Gemeint ist damit eine gewisse Bekanntheit innerhalb Deutschlands. Die Benutzungsmarke ist praktisch bedeutungslos, weil deren Entstehung meistens nicht nachweisbar ist und weil ein Berufen auf ein anderes Benutzungszeichen mit geringeren Entstehungsvoraussetzungen, nämlich auf das "Unternehmenskennzeichen", meistens mehr Erfolg verspricht.

Nachweis der Verkehrsgeltung bei Benutzungsmarken

Ob eine Marke dadurch, dass sie Verkehrsgeltung erlangt hat, entstanden ist, ist von Fall zu Fall verschieden. Die Rechtsprechung lehnt feste Prozentsätze ab. Unter Umständen reichen schon Prozentsätze unterhalb von 30 % der relevanten Verkehrskreise. Das sind in aller Regel diejenigen, die als Käufer der mit der Marke gekennzeichneten Produkte in Frage kommen. Der Nachweis, dass eine Marke durch Benutzung entstanden ist, scheitert vor den Gerichten regelmäßig.

Herkunftsfunktion einer Marke

Gleichgültig ob es um eine Markenanmeldung oder um eine Markenrechtsverletzung geht: Stets spielen die Markenfunktionen und hierbei besonders die Herkunftsfunktion einer Marke eine besondere Rolle. Die Herkunftsfunktion ist nach ständiger Rechtsprechung des EuGH und des BGH die Hauptfunktion einer Marke: Die Produkte eines Unternehmens sollen mit der Marke von den Produkten eines anderen Unternehmens unterschieden werden können (z.B. EuGH, Urteil vom 12. 10. 1999 - Rs. C-379/97 – Upjohn vs. Paranova; BGH v. 14.1.2010 - I ZR 88/09 – Opel Blitz II).

Mit dieser Funktion korrespondieren weitere Markenfunktionen: Die Qualitäts- oder Garantiefunktion (EuGH: Urteil vom 18.06.2009 - C-487/07 – L’Oréal, Rz. 58), mit der die Qualität der mit der Marke gekennzeichneten Produkte gewährleistet werden soll. Weitere bisher von der Rechtsprechung entwickelte Markenfunktionen sind die Kommunikationsfunktion, die Investitionsfunktion oder die Werbefunktion (EuGH L’Oréal a.a.O.).

Die Werbefunktion einer Marke

Der EuGH hat erstmals in dem Urteil vom 18.6.2009 - C-487/07 – L’Oréal, Rz. 58, einer Marke auch eine Kommunikations- und Werbefunktion zugestanden, ohne diese näher zu beschreiben. Konkretisiert wurde die Werbefunktion später durch EuGH und BGH, allerdings meistens negativ. EuGH und BGH haben in den jeweiligen Urteilen nur festgestellt, was NICHT die Werbefunktion einer Marke beeinträchtigt.

Die AdWord-Anzeige nach EuGH v. 22. 9. 2011 - C-323/09 – Interflora vs. Marks & Spencer (s.u.):

Demnach beinträchtigt NICHT die Werbefunktion einer Marke

  • die Nutzung einer fremden Marke als „Keyword“ für eine „AdWord“-Anzeige (EuGH v. 22. 9. 2011 - C-323/09 – Interflora vs. Marks & Spencer, Rz. 54);
  • der bloße Umstand, dass ein Markeninhaber seinen Werbeaufwand erhöhen muss, um die Markensichtbarkeit aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen (EuGH v. 22. 9. 2011 - C-323/09 – Interflora vs. Marks & Spencer, Rz. 57);
  • eine bloße Beeinträchtigung der „Werbekraft“ der Marke (BGH v. 13.1.2011 – I ZR 125/07 – Bananabay II, Rz. 30).

Nur ausnahmsweise Schutz der Werbefunktion

Dementsprechend lässt der BGH den Schutz der Werbefunktion einer Marke „nur ausnahmsweise“ zu (BGH v. 15.5.2014 – I ZR 131/13 – Olympia Rabatt, Rz. 32). Er hat eine Beeinträchtigung der Werbefunktion bisher überhaupt nur bei der Verletzung einer überragend bekannten Marke (Volkswagen-Logo) angenommen. Die Werbefunktion wird demnach beeinträchtigt, wenn der Markeninhabers nicht mehr wie bisher die Marke als Element der Verkaufsförderung oder als Instrument der Handelsstrategie einsetzen kann. Bei einer bekannten Marke sei das der Fall, wenn ein Dritter sich durch Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen Zeichens in den Bereich der „Sogwirkung der Marke“ begibt, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren. Eine Ausnutzung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft würde zu einem Imagetransfer führen, dieser wiederum meistens auch eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der bekannten Marke und diese wiederum zu einer Beeinträchtigung der Werbefunktion führen (BGH v. 14.4.2011 – I ZR 33/10 – GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE, Rz. 15). Mit anderen Worten: Eine Beeinträchtigung der Werbefunktion kommt meistens im Schlepptau einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion daher.

Was  die Kennzeichnungskraft schwächt, beeinträchtigt die Werbefunktion

Die Beeinträchtigung der Werbefunktion ist demnach Folge der Schwächung der Kennzeichnungskraft der Marke. Die Unterscheidungskraft wiederum fordert, dass ein Zeichen überhaupt als Herkunftshinweis aufgefasst werden kann: Das Zeichen muss die betreffenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen können und damit die betreffende Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen unterschieden werden können (vgl. BGH, v. 21. 12.2011 - I ZB 56/09 - Link economy; EuGH v. 12. 7.2012 - C-311/11 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH).

Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 8.1.2015 - 315 O 339/13 - Soft-Porno-Optik - einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch gegen eine nicht authorisierte Calvin Kein Werbung im Wesentlichen mit der Werbefunktion der Marke begründet.

Positionsmarken

Bedeutung und Schutzumfang

Als Positionsmarken werden Marken bezeichnet, die sich durch eine bestimmte räumliche Beziehung zur Ware auszeichnen. Positionsmarken werden in der Regel als dreidimensionale Marken, Bildmarken oder sonstige Marken angemeldet, häufig in einer abstrahierenden Darstellung zusammen mit gestrichelten Linien.

Beispiele von Positionsmarken

Eine Positionsmarke ist beispielsweise der rote Streifen in den Herrenschuhen der Marke "Lloyd", diverse Drei-Streifen-Kennzeichen von adidas und die rote Schuhsohle der Schuhe von Christian Louboutin (siehe unten). Hier das Beispiel eine Drei-Streifen-Positionsmarke von adidas. Die in gestrichelten Linien gezeichnete Form des Schuhs zeigt an, dass diese nicht am Markenschutz teilnimmt. Geschützt sind nur die drei Streifen in der dargestellten Position:

Verletzung von Positionsmarken: BGH, Urteil vom 9.11.2017 - I ZR 110/16 – form-strip II

Geklagt hatte die adidas AG als Inhaber der oben abgebildeten in abstrahierender Darstellung eingetragenen Positionsmarke für Schuhwaren, angemeldet am 3.11.2003:Die Puma SE. Sie vertrieb im Jahr 2013 u.a. das folgende Modell „BioWeb“:

Die Klägerin sah im Vertrieb des „BioWeb“ eine Verletzung ihrer Marke. Die Beklagte meinte, es läge keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vor. Außerdem sei der Vertrieb des „BioWebs“ eine berechtigte Benutzung der eigenen älteren Marke.

Der BGH nahm ebenso wie das Oberlandesgericht eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr an: Bei der Verwechslungsgefahr sei die besondere Unterscheidungskraft (d.h. deren „Stärke“) der Klagemarke zu berücksichtigen. Eine geringere Ähnlichkeit zwischen Marke und angegriffenem Zeichen könne durch eine höhere Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden. Die sich gegenüberstehenden Waren seien identisch (Schuhe). Die Klagemarke werde umfangreich im europäischen Spitzensport benutzt und sei daher außerordentlich bekannt und kennzeichnungskräftig. Es liege daher eine Verwechslungsgefahr vor, so der BGH.

Die Klagemarke hat einen großen Schutzumfang. Das Berufungsgericht hatte in seiner nun vom BGH bestätigten Entscheidung auf den Beschluss des EuGH vom 17.02.2016 – C-396/15 P – verwiesen. Darin hatte der EuGH entschieden, dass die Klägerin aufgrund ihrer Marke auch die Eintragung einer jüngeren Marke wegen Verwechslungsgefahr nicht dulden muss. Der EuG als Vorinstanz hatte in diesem Verfahren ausgeführt, dass für den durchschnittlichen Konsumenten die Anzahl der Streifen "nicht wichtig" sei (EuG – T-145/14 – adidas AG/HABM und Shoe Banding BVBA, Rz. 40).

Problem bei Positionsmarken: Bestimmt die Form den Wert? EuGH Urteil vom 12.06.2018- C-163/16 - Christian Louboutin

Das Unternehmen "Van Haren" hatte Damenschuhe mit hohen Absätzen und roter Sohle verkauft. In einem Rechtsstreit vor der Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz Den Haag, Niederlande) behauptet Christian Louboutin, dies würde seine folgende rote Positionsmarke für Sohlen von Damenschuhen mit Absatz (Benelux-Marke Nr. 0874489) verletzen

Die Beklagte, das Unternehmen "Van Haren" meinte hingegen, die Marke sei in Wirklichkeit eine zweidimensionale Marke in Rot, die auf die Sohlen der Schuhe aufgebracht sei. Sie würde der Form dieser Schuhe entspreche und ihnen einen wesentlichen Wert verleihe. Sie sei daher für nichtig zu erklären. In der Markenbeschreibung heißt es ausdrücklich, dass die Kontur des Schuhs nicht von der Marke umfasst ist, sondern nur dazu dient, die Position der von der Eintragung erfassten roten Farbe zu zeigen.

Nach der Markenrechtsrichtlinie (jetzt Art. 4 I e) iii)) ist ein Zeichen, dass ausschließlich aus der Form besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, nicht schutzfähig. Ist eine solche Marke dennoch eingetragen worden, kann sie nach dieser Vorschrift für nichtig erklärt werden. Die Markenrechtsrichtlinie ist auch Grundlage der meisten Bestimmungen im deutschen Markengesetz. Die de, Art. 4 I e) iii) entsprechende Vorschrift ist § 3 II Nr. 3 MarkenG. Eine identische Vorschrift gibt es auch in der Verordnung über die Unionsmarke, Art. 7 I e) iii) UMV. Die Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz Den Haag, Niederlande) setzte das Verfahren aus und stellte dem EuGH die folgende Frage:

"Beschränkt sich der Begriff der Form im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 auf die dreidimensionalen Eigenschaften der Ware wie deren Konturen, Abmessungen oder Umfang (auszudrücken in drei Dimensionen), oder erfasst diese Bestimmung auch andere (nicht dreidimensionale) Eigenschaften der Ware wie Farbe?"

Zweck des Art. 4 I e) iii) der Richtlinie 2008/95 ist es, Formen, die für das Publikum besonders anziehend sind, für den Markt frei zu halten. Der Ruf der Louboutin-Marke beruht nach Ansicht des vorlegenden Gerichts im Wesentlichen auf der roten Farbe der Schuhsohle und nicht auf der Form der Schuhsohle. Der EuGH hat festgestellt, dass die Marke eben gerade nicht "ausschließlich aus der Form" besteht. Eine Farbe sei eben keine Form. Aus der Markenbeschreibung in der Markenanmeldung ergebe sich, dass die Kontur des Schuhs nicht geschützt sein soll, sondern nur dazu dient, die Position der roten Farbe anzuzeigen. Die Positionsmarke von Christian Louboutin sei daher nicht für nichtig zu erklären.

Die Entscheidung stärkt die Positionsmarke. Letztendlich wird zwar jeder Wert von externen Faktoren bestimmt, nämlich vom Publikum (dem Markt). Wertbestimmend für die Marke Christian Louboutin ist tatsächlich die rote Farbe, nicht die Form der Schuhsohle. Umgekehrt wird durch die Marke auch nicht die Form der Schuhsohle monopolisiert (was Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95  verhindern will). Denn geschützt ist nicht generell eine Schuhsohle mit Absatz, sondern eine solche nur, wenn sie Rot ist.

Schweiz lehnte Markenschutz für rote Sohle ab

Im vergangenen Jahr hatte das Eidgenössische Insitut für Geistiges Eigentum einen Schutz der roten Sohle als Marke in der Schweiz abgelehnt. Der EuGH hat hier anders, als  das Amt in der Schweiz, einen Markenschutz bejaht.

In Europa (d.h. der Union) hingegen wird Christian Louboutin weiterhin gegen Anbieter von Damenschuhen mit Absätzen und roten Sohlen vorgehen können.

Markenverletzung

Lesen Sie hier, wann eine Markenrechtsverletzung vorliegt.

Aktuelle Informationen im Markenrecht: