Was ist eine Marke?

Markenrechtsschutz in Deutschland entsteht durch Eintragung eines Zeichens in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamt. Ein mehr oder weniger einheitlicher Markenrechtsschutz in den 27 Mitgliedsstaaten von Europa entsteht durch Registrierung einer Unionsmarke beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum - EUIPO (früher: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt - HABM/OAMI).

Durch die Registrierung einer deutschen Marke bei der WIPO erhält die deutsche Marke in den Mitgliedsstaaten des Madrider Markenabkommens den gleichen Schutz, wie eine Marke des jeweiligen Mitgliedsstaates. Derzeit sind 84 Staaten und Staatenbünde Vertragspartner des Madrider Systems, darunter auch die Europäischen Union.

Eine deutsche Marke kann aber auch allein durch Benutzung entstehen, vgl. § 4 Nr. 2 MarkenG. Voraussetzung hierfür ist, dass das betreffende Zeichen "Verkehrsgeltung" erlangt hat. Die Fälle sind praktisch sehr selten.

Schutzvoraussetzungen einer Marke

Die wichtigste Schutzvoraussetzung einer Marke ist die Unterscheidungskraft. Beschreibende Angaben können hingegen nicht als Marke eingetragen werden. Die Marke darf außerdem nicht über Eigenschaften der Waren/Dienstleistungen täuschen, gegen die öffentliche Ordnung verstoßen oder amtliche Wappen oder Siegel enthalten. Die Verwendung von amtlichen Wappen, Flaggen, Siegel, Prüfzeichen ist außerdem eine Ordnungswidrigkeit und damit strafbar. Amtliche Prüfzeichen tragen in aller Regel ein Wappen, beispielsweise einen Bundesadler.

Es gibt auch eine nicht eingetragene Marke, die sog. "Benutzungsmarke" (§ 4 Nr. 2 MarkenG). Sie enststeht alleine durch Benutzung "innerhalb beteiligter Verkehrskreise", soweit sie "Verkehrsgeltung" erworben hat. Gemeint ist damit eine gewisse Bekanntheit innerhalb Deutschlands. Die Benutzungsmarke ist praktisch bedeutungslos, weil deren Entstehung meistens nicht nachweisbar ist und weil ein Berufen auf ein anderes Benutzungszeichen mit geringeren Entstehungsvoraussetzungen, nämlich auf das "Unternehmenskennzeichen", meistens mehr Erfolg verspricht.

Nachweis der Verkehrsgeltung bei Benutzungsmarken

Ob eine Marke dadurch, dass sie Verkehrsgeltung erlangt hat, entstanden ist, ist von Fall zu Fall verschieden. Die Rechtsprechung lehnt feste Prozentsätze ab. Unter Umständen reichen schon Prozentsätze unterhalb von 30 % der relevanten Verkehrskreise. Das sind in aller Regel diejenigen, die als Käufer der mit der Marke gekennzeichneten Produkte in Frage kommen. Der Nachweis, dass eine Marke durch Benutzung entstanden ist, scheitert vor den Gerichten regelmäßig.

Der Inhaber einer Unionsmarke, der zugleich Inhaber einer identischen, älteren nationalen Marke ist, kann gegenüber dem EUIPO erklären, dass er die „Seniorität” der nationalen Marke in Anspruch nimmt. Der Zweck der Seniorität: Der Markeninhaber soll keinen Nachteil dadurch haben, dass er die nationale Marke nicht verlängert oder auf sie verzichtet. Durch die Seniorität lebt sozusagen die nationale Marke in der Unionsmarke fort. Dadurch soll ein Mehrfachschutz desselben Zeichens verhindert werden. Das spart dem Markeninhaber Zeit und Kosten. Voraussetzung der Wirkung der Seniorität ist daher, dass der Markeninhaber seine nationale Marke auch tatsächlich aufgibt.

Am 23.03.2016 wurde die „Gemeinschaftsmarke“ zur „Unionsmarke“. Das „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt – HABM“  heißt seitdem „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum/European Union Intellectual Property Office  – EUIPO“. Die Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke waren aber nicht nur kosmetischer Natur. Die wichtigsten Änderungen mit Beispielen:

Unionsmarke erlaubt weitere Markenformen, Art. 4 a) Unionsmarkenverordnung (UMV)

Art. 4 der Unionsmarkenverordnung (UMV) nennt explizit Farben und Klänge als weitere Markenformen. Farbmarken und Klangmarken waren in der Praxis freilich längst etabliert. Die Verordnung passte sich hier also lediglich der Rechtspraxis an.

Grafische Darstellbarkeit wird durch Darstellbarkeit ersetzt, Art. 4 b) Unionsmarkenverordnung

Aufgegeben wurde das Erfordernis der „grafischen Darstellbarkeit“ im Register. Bei Anmeldungen von Klang- oder Hörmarken hatte man in der Praxis bisher zumeist Sonogramme oder ein Notenblatt (vgl. hierzu BPatG v. 11.12.2000 – 30 W (pat) 43/00 – Anmeldung einer Hörmarke) eingereicht. Die  Unionsmarkenverordnung spricht nur noch davon, dass das als Unionsmarke anzumeldende Zeichen so dargestellt werden muss, dass der Schutzgegenstand im Register eindeutig bestimmt werden kann (Art. 4 b) Unionsmarkenverordnung). Da das Register auf grafische Darstellungen angewiesen ist, hat sich am Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit nichts geändert. Geruchsmarken werden daher auch künftig nicht eintragungsfähig werden (hierzu EuGH v. 12.12.2002 – C-273/00 – Sieckmann).

Kein Markenschutz für charakteristische Warenmerkmale (Art. 7 Abs. 1 e Unionsmarkenverordnung)

Nach der alten Gemeinschaftsmarkenverordnung konnten solche Zeichen nicht als Marke angemeldet werden, die im Wesentlichen die beanspruchte Ware selbst, ihre technische Wirkung oder ihren Wert darstellt. So hatte der EuGH in dem Urteil v. 20.9.2007 – C-371/06 – Bennetton/G-Star - entschieden, dass das populäre Hosenmodell „Elwood“ von G-Star als Beneluxmarke nicht eintragungsfähig war. Denn die Form der Hose würde ihr einen wesentlichen Wert verleihen. In der Unionsmarkenverordnung werden ausdrücklich auch „charakteristische Merkmale“ der Ware genannt, die die Ware aufweist, für ihre technische Funktion erforderlich sind oder ihr Wert verleiht. Nicht mehr das Aussehen der ganzen Ware ist für eine Eintragungsfähigkeit entscheidend, sondern einzelne Merkmale können einer Eintragung entgegenstehen, wenn diese charakteristisch sind. Das HABM hatte allerdings in der Vergangenheit schon auf einzelne charakteristische Merkmale abgestellt (Bsp.: Jeans-Hosentasche mit Ziernaht („Pocket Stitch“): HABM, Urteil vom 20.12.2006 – R 833/05: Das HABM sah in dieser Markenanmeldung „keine charakteristischen Merkmale, die es von anderen, auf Bekleidungsstücken angebrachten Taschen, welche zur Zierde mit Steppnähten versehen sind, unterscheidbar macht“.

Unionsmarke schützt auch gegen reine unternehmenskennzeichenmäßige Benutzung

Die künftige Unionsmarke schützt auch gegen eine Benutzung als reines Unternehmenskennzeichen.  Bis 2016 schied nach der Rechtsprechung des EuGH und des Bundesgerichtshofs eine Markenrechtsverletzung aus, wenn das angegriffene Zeichen ausschließlich als Unternehmensbezeichnung - also firmenmäßig zur Kennzeichnung des Unternehmens und nicht nur eines Produktes - verwendet wurde (vgl. EuGH, Urteil vom 21. November 2002 -C-23/01, Slg. 2002, I - Robeco/Robelco; BGH, Urteil vom 13. September 2007 - I ZR 33/05 - THE HOME STORE). Diese Entscheidungen sind durch die Einführung der Unionsmarke überholt. Ausdrücklich heißt es in Artikel 9 Abs. 2 UMV:

„Der Inhaber dieser Unionsmarke hat […] das Recht, Dritten zu verbieten […]

d) das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen.

Der Inhaber einer Unionsmarke kann daher auch die Benutzung dieses oder eines ähnlichen Zeichens als reine Unternehmenskennzeichnung gerichtlich verbieten lassen. Ebenso wie der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens die Benutzung als Marke ("markenmäßige Benutzung") verbieten lassen kann, kann auch der Inhaber einer Unionsmarke umgekehrt die Benutzung auch als reines Unternehmenskennzeichen verbieten lassen.

Markenbenutzung in der vergleichenden Werbung

In Artikel 9 Abs. 2 f) UMV ist klargestellt, dass die Benutzung einer Marke in der zulässigen vergleichenden Werbung erlaubt ist. Das hatte der EuGH bereits in dem Urteil v. 12.6.2008, C-533/06 – O2, festgestellt. Zulässig ist eine Markenbenutzung in der vergleichenden Werbung, wenn sie nach Art. 4 der Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung (in das deutsche Recht umgesetzt durch § 6 UWG) erlaubt ist.

Auch bloße Durchfuhr rechtsverletzender Ware verbietbar

Der Inhaber einer Unionsmarke kann auch eine Durchfuhr markenrechtsverletzender Ware durch die Europäische Gemeinschaft („Union“) verbieten, auch wenn die Waren nicht in der Union verkauft werden sollen. Auch die Durchfuhr ist also eine Markenrechtsverletzung.

Vorbereitungshandlungen vom Schutz der Unionsmarke umfasst - Etikette, Verpackungen und andere Kennzeichnungsmittel

Wenn in der Vergangenheit Etiketten und die Ware, die mit den Etiketten gekennzeichnet werden sollten, getrennt importiert wurden, war das oft keine Markenverletzung. Denn die Ware war noch nicht gekennzeichnet und konnte mangels Markenverletzung auch nicht vernichtet werden. Ein Import der reinen Etiketten wiederum war oft selbst keine Markenverletzung, weil diese nicht „markenmäßig benutzt“ wurden (vgl. BGH v. 12.03.2015 - I ZR 153/14, Rz. 28 - BMW-Emblem). Das wurde mit Art. 9a UMV anders. Danach kann ein Markeninhaber auch explizit sowohl das Anbringen von Etiketten, als auch das Anbieten oder den Besitz von Etiketten verbieten lassen, die eine Markenverletzung vorbereiten sollen.

Klarstellung der territorialen „Erschöpfung“

Die Rechte eines Gemeinschaftsmarkeninhabers endeten zuvor nach dem Wortlaut der Gemeinschaftsmarkenverordnung, wenn er oder ein Dritter mit seiner Zustimmung die Ware erstmals in "der Gemeinschaft" verkauft (EuGH v. 30.11.2004 – C-16/03, Rz. 44 – Peak Holding AB / Axolin-Elinor AB) hatte, Art 13 GMV, sog. "Erschöpfungsgrundsatz". Markenwaren, die erstmals mit Zustimmung des Markeninhabers in der Gemeinschaft verkauft worden waren, durfte jeder weiterverkaufen. Mit „Gemeinschaft“ waren aber nach allgemeiner Meinung tatsächlich nicht nur die Staaten der Europäischen Union, sondern auch die übrigen EWR-Mitgliedsstaaten (Island, Liechtenstein und Norwegen) gemeint. Das wurde in Artikel 13 Abs. 1 UMV klargestellt.

Zwischenrecht des Inhabers einer jüngeren Marke im Verletzungsverfahren nach Art. 13a UMV

In manchen Fällen ist auch der angegriffene Markenverletzer selbst Inhaber einer Marke. Wer wegen der Verletzung einer Unionsmarke angegriffen wird und selbst Inhaber einer entsprechenden (möglicherweise rechtsverletzenden) jüngeren Marke (Unionsmarke oder nationale Marke) ist, soll sich gegen eine Markenverletzung wehren können. Dies betrifft Fälle, in denen die klagende Unionsmarke selbst mit einem Makel (fehlende Unterscheidungskraft, Nichtbenutzung) behaftet ist. Der Art 13a UMV ist kompliziert und betrifft verschiedene Fallkonstellationen. Eine vergleichbare Regelung gibt es für die deutschen Marken in § 22 MarkenG. Wer seine eigene jüngere Marke benutzt hat und deswegen von dem Inhaber einer identischen oder ähnlichen älteren Unionsmarke in Anspruch genommen wird, verletzt die ältere Unionsmarke nicht, wenn die jüngere Marke nicht für nichtig erklärt werden könnte. Bei Art. 13a UMV handelt es sich um Einreden im Verletzungsverfahren. Diese Einreden betreffen im Wesentlichen die Fälle, in denen der Inhaber seine ältere Unionsmarke dewegen nicht durchsetzen kann, weil

• die ältere Unionsmarke ihre Unterscheidungskraft eingebüßt hat und dewegen nicht mit der jüngeren Marke kollidiert;
• der Inhaber der älteren Unionsmarke die Benutzung der jüngeren Marke (Unionsmarke oder nationalen Marke) fünf Jahr lang geduldet hat, oder
• der Inhaber die Benutzung seiner eigenen älteren Unionsmarke nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist nicht nachweisen kann;
• die ältere Unionsmarke im Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt tatsächlich noch gar nicht schutzfähig war (weil ein absolutes Schutzhindernis vorlag, z.B.fehlende Unterscheidungskraft oder eine beschreibende Angabe) und erst nach der Anmeldung der jüngeren nationalen Marke infolge Verkehrsdurchsetzung überhaupt schutzfähig geworden ist.

Nach Absatz 3 des Art. 13a UMV kann sich im Verletzungsverfahren auch der Inhaber der jüngeren Marke nicht der Benutzung der älteren Marke widersetzen.

Rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke auch in abgewandelter Form möglich, Art. 15 UMV

Der Schutzumfang einer Marke folgt im Wesentlichen dem Registereintrag. Marken werden aber oft weiterentwickelt und verändern sich. Sie werden dann anders benutzt, als sie eingetragen wurden. Das kann im Verletzungsverfahren Probleme bereiten, wenn der Kläger nach Ablauf der Benutzungsschonfrist auf die Nichtbenutzungseinrede des Beklagten die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke nachweisen muss. So geschah es im „Specsavers“-Fall (EuGH v. 18. 7. 2013 – C-252/12 - Specsavers International Healthcare Ltd u. a./Asda Stores Ltd). Die Konsequenz der Specsavers-Entscheidung findet sich in Art. 15 Abs. 1 Unterabsatz 1 UMV wieder: Danach kann eine Marke auch dann rechtserhaltend benutzt werden, wenn sie nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird.

Für das Vereinigte Königreich (GB) gilt angesichts des BREXIT nach den Art. 54ff., 126 des Austrittsabkommens Folgendes: Wer bis 31.12.2020 ein Unionsmarke beantragt, kann diese Marke bis zum 30.9.2021 im Vereinigten Königreich nachanmelden. Wird die Unionsmarke vor dem 31.12.2020 eingetragen, erwirbt der Unionsmarkeninhaber automatisch zugleich eine GB-Marke.

Wer seine Basismarke nach dem Madrid Protokoll über die WIPO auf das Gebiet der USA erstrecken möchte, muss der IR-Anmeldung zwingend das Formular MM18 (E) – DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK – UNITED STATES OF AMERICA beifügen. Eine Markenerstreckung über die WIPO für das Gebiet der USA führt oft zu Verzögerungen und Beanstandungen, weil das USPTO mit einer anderen Einteilung der Nizza-Klassifikation arbeitet. Wer aber seine Marke innerhalb der nächsten drei Jahre in den USA noch nicht nutzen wird, für den empfiehlt sich die Erstreckung auf die USA über die WIPO. Denn bei einer direkten US-Anmeldung muss die Benutzungsabsichtserklärung spätestens drei Jahre nach Veröffentlichung der US-Anmeldung eingereicht werden (siehe unten).

Die Alternative: Direkte Anmeldung über einen US-Markenanwalt

Als schnellere Alternative bietet sich die direkte US-Markenanmeldung über einen US-amerikanischen Markenanwalt an. Auch hier muss als letzte Schritt einer solchen Anmeldung eine Benutzungserklärung ("Statement of Use ") eingereicht werden, in der die Marke für Waren oder Dienstleistungen, wie sie in den USA verkauft werden, angegeben ist (dies schließt Verkäufe über eine Website an Kunden in den USA ein). Wird die Benutzungserklärung oder eine Fristverlängerung nicht eingereicht, wird die Anmeldung nicht eingetragen.

Die Frist für die Vorlage einer Benutzungserklärung endet sechs Monate nach Veröffentlichung der "Notice of Allowance". Diese Frist kann in 6-Monats-Schritten bis zu fünfmal verlängert werden, wenn mit der Benutzung der Marke in den USA noch nicht begonnen wurde. Für die Erstellung einer Benutzungserklärung sollte ein Foto der Produkte in Nahaufnahme vorgelegt werden, auf dem die Marke deutlich zu erkennen ist. Wenn dies nicht möglich ist, kann unter Umständen auch ein Versandetikett oder eine Website, auf der die Waren zum Verkauf angeboten werden, akzeptiert werden. Bei Dienstleistungen, die in einer Anmeldung aufgeführt sind, kann eine Webseite, die die Marke in Verbindung mit den Dienstleistungen zeigt, oder eine Werbung oder Broschüre eingereicht werden.

Außerdem muss eine Benutzungsprobe ("specimen of use") eingereicht werden. Die in der Benutzungsprobe gezeigte Marke muss mit der Marke in der Anmeldung übereinstimmen. Für jede Waren- oder Dienstleistungsklasse in der Anmeldung ist eine Benutzungsprobe erforderlich. Mit der Benutzungsprobe soll nicht nachgewiesen werden, dass die Waren in den USA verkauft werden. Eine Vorlage von Rechnungen oder Versandpapieren ist nicht nötig. Die Benutzungsprobe ist lediglich eine rechtliche Aussage darüber, dass die Waren oder Dienstleistungen in den USA verkauft werden. Die Benutzungsprobe zeigt lediglich die Marke in ihrer eingetragenen Form, die tatsächlich auf Produkten verwendet wird.

Wenn mit der Benutzung der Marke in den USA noch nicht begonnen wurde, der Anmelder aber eine Nicht-US-Registrierung für dieselbe Marke und dieselben Waren und Dienstleistungen besitzt, kann es möglich sein, das Erfordernis einer Benutzungserklärung zu umgehen, indem man eine Nicht-US-Registrierung vorlegt. Durch die Vorlage einer Benutzungserklärung wird aber eine stärkere Eintragung geschaffen, die weniger angreifbar für Dritte ist.  

Wenn die Marke für einige Waren und Dienstleistungen benutzt wird, für andere jedoch nicht, kann man die nicht benutzten Waren und Dienstleistungen aus der Anmeldung streichen, damit die Marke unverzüglich eingetragen werden kann.  Dies ist üblich und hat keine Auswirkungen auf die übrigen Waren, die zur Eintragung gelangen.  Es ist auch möglich, eine Anmeldung in mehrere Anmeldungen aufzuteilen, wenn einige Waren in den USA verkauft werden und eingetragen werden können, andere aber nicht, so dass zusätzliche Zeit erforderlich ist, bevor eine gesonderte Erklärung über die Benutzung eingereicht werden kann.

Bei der Einreichung einer Benutzungserklärung oder bei Verlängerung der Frist für die Einreichung werden staatliche Gebühren und Anwaltshonorare erhoben.

Geklagt hatte die adidas AG als Inhaber der oben abgebildeten in abstrahierender Darstellung eingetragenen Positionsmarke für Schuhwaren, angemeldet am 3.11.2003:Die Puma SE. Sie vertrieb im Jahr 2013 u.a. das folgende Modell „BioWeb“:

Die Klägerin sah im Vertrieb des „BioWeb“ eine Verletzung ihrer Marke. Die Beklagte meinte, es läge keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vor. Außerdem sei der Vertrieb des „BioWebs“ eine berechtigte Benutzung der eigenen älteren Marke.

Der BGH nahm ebenso wie das Oberlandesgericht eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr an: Bei der Verwechslungsgefahr sei die besondere Unterscheidungskraft (d.h. deren „Stärke“) der Klagemarke zu berücksichtigen. Eine geringere Ähnlichkeit zwischen Marke und angegriffenem Zeichen könne durch eine höhere Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden. Die sich gegenüberstehenden Waren seien identisch (Schuhe). Die Klagemarke werde umfangreich im europäischen Spitzensport benutzt und sei daher außerordentlich bekannt und kennzeichnungskräftig. Es liege daher eine Verwechslungsgefahr vor, so der BGH.

Die Klagemarke hat einen großen Schutzumfang. Das Berufungsgericht hatte in seiner nun vom BGH bestätigten Entscheidung auf den Beschluss des EuGH vom 17.02.2016 – C-396/15 P – verwiesen. Darin hatte der EuGH entschieden, dass die Klägerin aufgrund ihrer Marke auch die Eintragung einer jüngeren Marke wegen Verwechslungsgefahr nicht dulden muss. Der EuG als Vorinstanz hatte in diesem Verfahren ausgeführt, dass für den durchschnittlichen Konsumenten die Anzahl der Streifen "nicht wichtig" sei (EuG – T-145/14 – adidas AG/HABM und Shoe Banding BVBA, Rz. 40).

Das Unternehmen "Van Haren" hatte Damenschuhe mit hohen Absätzen und roter Sohle verkauft. In einem Rechtsstreit vor der Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz Den Haag, Niederlande) behauptet Christian Louboutin, dies würde seine folgende rote Positionsmarke für Sohlen von Damenschuhen mit Absatz (Benelux-Marke Nr. 0874489) verletzen

Die Beklagte, das Unternehmen "Van Haren" meinte hingegen, die Marke sei in Wirklichkeit eine zweidimensionale Marke in Rot, die auf die Sohlen der Schuhe aufgebracht sei. Sie würde der Form dieser Schuhe entspreche und ihnen einen wesentlichen Wert verleihe. Sie sei daher für nichtig zu erklären. In der Markenbeschreibung heißt es ausdrücklich, dass die Kontur des Schuhs nicht von der Marke umfasst ist, sondern nur dazu dient, die Position der von der Eintragung erfassten roten Farbe zu zeigen.

Nach der Markenrechtsrichtlinie (jetzt Art. 4 I e) iii)) ist ein Zeichen, dass ausschließlich aus der Form besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, nicht schutzfähig. Ist eine solche Marke dennoch eingetragen worden, kann sie nach dieser Vorschrift für nichtig erklärt werden. Die Markenrechtsrichtlinie ist auch Grundlage der meisten Bestimmungen im deutschen Markengesetz. Die de, Art. 4 I e) iii) entsprechende Vorschrift ist § 3 II Nr. 3 MarkenG. Eine identische Vorschrift gibt es auch in der Verordnung über die Unionsmarke, Art. 7 I e) iii) UMV. Die Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz Den Haag, Niederlande) setzte das Verfahren aus und stellte dem EuGH die folgende Frage:

"Beschränkt sich der Begriff der Form im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 auf die dreidimensionalen Eigenschaften der Ware wie deren Konturen, Abmessungen oder Umfang (auszudrücken in drei Dimensionen), oder erfasst diese Bestimmung auch andere (nicht dreidimensionale) Eigenschaften der Ware wie Farbe?"

Zweck des Art. 4 I e) iii) der Richtlinie 2008/95 ist es, Formen, die für das Publikum besonders anziehend sind, für den Markt frei zu halten. Der Ruf der Louboutin-Marke beruht nach Ansicht des vorlegenden Gerichts im Wesentlichen auf der roten Farbe der Schuhsohle und nicht auf der Form der Schuhsohle. Der EuGH hat festgestellt, dass die Marke eben gerade nicht "ausschließlich aus der Form" besteht. Eine Farbe sei eben keine Form. Aus der Markenbeschreibung in der Markenanmeldung ergebe sich, dass die Kontur des Schuhs nicht geschützt sein soll, sondern nur dazu dient, die Position der roten Farbe anzuzeigen. Die Positionsmarke von Christian Louboutin sei daher nicht für nichtig zu erklären.

Die Entscheidung stärkt die Positionsmarke. Letztendlich wird zwar jeder Wert von externen Faktoren bestimmt, nämlich vom Publikum (dem Markt). Wertbestimmend für die Marke Christian Louboutin ist tatsächlich die rote Farbe, nicht die Form der Schuhsohle. Umgekehrt wird durch die Marke auch nicht die Form der Schuhsohle monopolisiert (was Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95  verhindern will). Denn geschützt ist nicht generell eine Schuhsohle mit Absatz, sondern eine solche nur, wenn sie Rot ist.

Schweiz lehnte Markenschutz für rote Sohle ab

Im vergangenen Jahr hatte das Eidgenössische Insitut für Geistiges Eigentum einen Schutz der roten Sohle als Marke in der Schweiz abgelehnt. Der EuGH hat hier anders, als  das Amt in der Schweiz, einen Markenschutz bejaht. In Europa (d.h. der Union) hingegen wird Christian Louboutin weiterhin gegen Anbieter von Damenschuhen mit Absätzen und roten Sohlen vorgehen können.

Mit einer deutsche Gewährleistungsmarke oder einer europäische Unionsgewährleistungsmarke kann der Markeninhaber bestimmte Eigenschaften der von der Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen gewähren. Solche Eigenschaften können sein: Das Material, die Art der Herstellung oder der Erbringung der Dienstleistung, die Qualität, oder die Genauigkeit. Eine geografische Herkunft kann nicht gewährleistet werden. Auch eine Gewährleistungsmarke muss freilich Unterscheidungskraft haben und geeignet sein, als Herkunftshinweis zu dienen (vgl. EuG v. 13.07.2018 - T-825/16 - Pallas Halloumi, nicht rechtskräftig).

Neutralität des Inhabers einer Gewährleistungsmarke

Inhaber einer Gewährleistungsmarke kann nur werden, wer hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, die die Marke beanspruchen soll, neutral ist. Das bedeutet, dass der Inhaber einer Gewährleistungsmarke selbst diese Waren oder Dienstleistungen nicht anbieten und keine wirtschaftliches Interesse auf dem betreffenden Markt haben. Er darf auch nicht mit dem Hersteller der Waren oder Erbringer der Dienstleistungen wirtschaftlich verbunden sein. Diese Voraussetzungen prüfen die Ämter (DPMA bzw. EUIPO) selbständig.

Bsp.: Wer eine Unionsmarke für "Prüfung, Authentifizierung und Qualitätskontrolle" (in Nizza-Klasse 42) eintragen lassen möchte, darf weder selbst, noch durch Dritte bestimmte Waren oder Dienstleistungen zertifizieren (vgl. Art. 83 II UMV).

Anmeldung einer Gewährleistungsmarke

Wer eine deutsche Gewährleistungsmarke oder eine Unionsgewährleistungsmarke anmeldet, muss eine Markensatzung einreichen. Wird nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Anmeldung eine Markensatzung der Geährleistungsmarke vorlegt, weist das Amt die Abmeldung zurück (§ 106 e I MarkenG bzw. Art. 85 II UMV). Die MArkensatzung wird im Markenregister veröffentlicht.

Inhalt der Markensatzung

In der Markensatzung muss der Anmelder einer Unionsgewährleistungsmarke die Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen definieren. Die Markensatzung muss auch die Bedingungen für die Benutzung enthalten und diejenigen Personen nennen, die die Gewährleistungsmarke benutzen dürfen. Das beeinhaltet auch, dass die Markensatzung präzise Sanktionen für Verstöße gegen die Markensatzung festlegen muss (vgl. § 106d II Nr. 6 MarkenG bzw. Art. 84 II 2 UMV).