Markenrechtsverletzung durch Nutzung von Modellbezeichnungen

Zahlreiche als Modellbezeichnung beliebte Begriffe sind als Marke geschützt, beispielsweise "SAM" und "MO" oder "FRIDA" (u.a. für Bekleidung). Die Marken "Icebound" oder "risa" wurden inzwischen wegen Bösgläubihgkeit bei der Markenanmeldung vom DPMA für nichtig erklärt (siehe unten). Bezüglich der Marke "Isha" ist das amtliche Löschungsverfahren noch anhängig.

Markenrechtsverletzungen durch Nutzungen von Modellbezeichnungen beschäftigen nach wie vor die Gerichte. Ob die Nutzung einer als Marke geschützen Bezeichnung als Modellbezeichnung eine Verletzung eben dieser geschützen Bezeichnung ist, hängt davon ab, ob man in dieser Modellbezeichnung einen Herkunfthinweis sieht oder nicht. Die Nutzung einer Modellbezeichnung kann nur dann eine Marke verletzten, wenn diese Modellbezeichnung „markenmäßig benutzt" wird. Man muss diese Modellbezeichnung also selbst als Herkunftshinweis, also als (Zweit-)marke ansehen. Wann das der Fall ist, ist bisweilen schwierig einzuschätzen. Auch nach den „SAM“ und „MO“-Urteilen des BGH ist die Rechtsprechung hierzu uneinheitlich geblieben.

BGH, Urteil vom 7.3.2019 - I ZR 195/17 - SAM

In dem „SAM“-Fall ging es um die Frage, ob die Nutzung einer Modellbezeichnung („SAM“) die Marke „SAM“ verletzt. Gegenstand des Verfahrens war das Angebot einer Jeans

„EUREX BY BRAX

Jeans aus Baumwoll-Stretch EUREX by BRAX“

In der Produktbeschreibung war u.a. zu lesen:

„Modell: SAM“

Das Angebot sah so aus:

Der BGH konnte hierin keine Verletzung der Marke „SAM“ erkennen. Er hat in der „SAM“-Entscheidung die folgenden Grundsätze aufgestellt:

Eine Markenrechtsverletzung ist umso eher anzunehmen, je bekannter die Marke ist. Ist die Modellbezeichnung selbst bekannt (wie z.B. die „501“ von Levi‘s), kann die konkrete Art der Verwendung der Modellbezeichnung dafür sprechen, dass der Verkehr sie als Marke auffasst. Bei besonders häufig vorkommenden Vornamen ist es aber denkbar, dass man diese nur als Modellbezeichnung und nicht als Herkunftshinweis ansieht.

Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, kann eine Auffassung als Marke dennoch dann angenommen werden, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hersteller- oder Dachmarke verwendet wird. Dagegen wird der angesprochene Verkehr in der Verwendung einer nicht als Marke bekannten Modellbezeichnung an einer unauffälligen Stelle in der Angebotsbeschreibung meistens keine markenmäßige Verwendung sehen. Solche Fälle sind daher - wie in dem „SAM“-Fall“ meistens keine Markenrechtsverletzungen. Dementsprechend hatte anschließend das OLG Frankfurt, an das der BGH die Sache zurückverwiesen hatte, eine Verletzung der Marke „SAM“ durch die Angabe nur in der Artikelbeschreibung abgelehnt (OLG Frankfurt v. 1.10.2019 - 6 U 111/16 - Keine markenmäßige Benutzung eines Vornamens als Modellbezeichnung für Bekleidungsmittel).

Außerdem ging es um die folgende Bezeichnung auf einer Verkaufsrechnung

„Bench Damen Hose MO Large walnut marl

B005FPJ0AG”.

Der BGH hält es zwar grundsätzlich für möglich, dass eine bekannte Dachmarke oder Modellbezeichnung als Herkunftshinweis verstanden wird und deshalb die Nutzung einer geschützten (oder ähnlichen) Bezeichnung als Modellbezeichnung eine Markenrechtsverletzungen ist. Er nennt hier beispielhaft die bekannte „501“ von Levi’s. Der BGH vermisst in dem „MO“-Fall aber Feststellungen zur Bekanntheit von „MO“. Der BGH weist darauf hin, dass der Verkehr meistens in der vorangestellten Herstellerbezeichnung (im Fall „Bench“) den Herkunftshinweis sieht. Die Urteilsbegründung schließt mit den Worten:

„Bei solche Zeichenfolgen, die zudem Buchstaben und Zahlen enthalten, kann viel dafür sprechen, dass der Verkehr allein in der vorangestellten Herstellerangabe den Herkunftshinweis sieht.“

In Fällen wie diesen wird also nach Ansicht des BGH meistens alleine die Herstellermarke auch als Marke angesehen, nicht aber die Modellbezeichnung, sei dies nun „SAM“ oder „MO“. Eine Ausnahme gilt, wenn die Modellbezeichnung bekannt ist.

Das OLG Frankfurt, an das die Sache zurückverwiesen wurde, hatte allerdings anschließend das Amazon-Angebot erneut als markenrechtsverletzend angesehen. „MO“ sei hier nicht nur Modellbezeichnung, man würde es vielmehr als Zweitmarke ansehen. Das OLG Frankfurt ist hier seiner jahrelang geübten Zweitmarkenrechtsprechung treu geblieben: „MO würde hier „in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hersteller- oder Dachmarke“ und in „hervorgehobener Position“ verwendet werden. Auch der Einschub „Damen Hose“ würde nur verdeutlichen, „dass es um zwei selbstständige Zeichen geht, nämlich um eine Dachmarke und eine Zweitmarke speziell für das konkrete Kleidungsstück“. Das Oberlandesgericht Hamburg war in einem vergleichbaren Fall andere Meinung (siehe unten).

Die Bezeichnung auf der Verkaufsrechnung

„Bench Damen Hose MO Large walnut marl

B005FPJ0AG”.

hielt das OLG Frankfurt allerdings nicht mehr für markenrechtsverletzend. „MO“ sei hier „in die Zeichenkombination vollständig integriert“. Hier gelte wiederum der in der „MO“-Entscheidung des BGH aufgestellte Erfahrungssatz „dass der Verkehr allein in der vorangestellten Herstellerangabe den Herkunftshinweis sieht“ (OLG Frankfurt v. 13.8.2020 - 6 U 94/17 - Markenmäßige Benutzung einer Bekleidungsmarke - MO).

Die Angebotsüberschrift lautete:

„Chiemsee Damen Kleid Rock Isha

Von Chiemsee“

Zwar könne eine blickfangmäßige Herausstellung für eine markenmäßige Verwendung sprechen. Das sei hier aber nicht der Fall, so das OLG Hamburg. In Fällen einer Zweitmarke würde diese üblicherweise direkt hinter der Herstellerbezeichnung genannt. Das OLG Hamburg nennt hier beispielhaft „Supreme Nike“ oder „H&M Karl Lagerfeld“. Im konkrete Angebot spreche bereits die Unterzeile „von Chiemsee“ gegen ein „Co-Branding“. Auch in der Produktbeschreibung sei von „hochwertiger Chiemsee Qualität“ die Rede. Schließlich werde aber in der Abfolge der Zeichen ein Zusammenhang zwischen „Chiemsee“ und „Isha“ aufgelöst. „Isha“ würde man daher nicht als Marke ansehen.

Keine einheitliche Entscheidungspraxis

Auch nach den „SAM“ und „MO“-Urteilen des BGH gibt es keine eínheitliche Entscheidungspraxis der Landgerichte und Oberlandesgerichte. Landgericht und Oberlandesgericht Frankfurt am Main scheinen weiterhin an ihrer zeitmarkenfreundlichen Rechtsprechung festzuhalten. Das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg scheint hingegen nicht mehr jede Zweitkennzeichnung auch als Markenrechtsverletzung ansehen zu wollen.

Abgemahnt werden die Nutzungen von Modellbezeichnungen aber immer noch umfangreich. Besonders die Inhaberin der Marken "Icebound", "MO", "myMO", "risa" oder "Isha", eine Kleinstkapitalgesellschaft und Inhaberin von insgesamt 160 Marken, mahnt nach wie vor umfangreich Nutzungen von Bezeichnungen wie „MO“, „Isha“, „Risa“ oder „Icebound“ ab. Auch andere Unternehmen gehen nach wie vor gerichtlich und außergerichtlich gegen solche Verwendungen vor. Beispielsweise wird die Nuzung von „Sam“ immer noch abgemahnt. In letzter Zeit wird auch die Nutzung von „Frida“ von einer Gesellschaft aus Panama umfangreich abgemahnt.

Empfehlung für die Nutzung von Modellbezeichnungen

Wer hier mehr Sicherheit haben möchte, sollte unbedingt vor der Nutzung einer Modellbezeichnungen eine Markenrecherche durchführen.

Lesen Sie Hier: So führen Sie eine Markenrecherche durch.

In den betreffenden Angeboten sollte die Modellbezeichnung dann in der folgenden Reihenfolge verwendet werden:

[Herstellerbezeichnung/Marke] [Artikelbeschreibungen, z.B. „Damen Hose“] [Modellbezeichnung]

Das OLG Frankfurt scheint seine zweitmarkenfreundliche Rechtsprechung aufzuweichen. Das Oberlandesgericht Frankfurt galt bisher als „zweitmarkenfreundlich“. Markeninhaber, die eine
Verletzung ihrer Marke durch Benutzung als Modellbezeichnung beanstandeten, machten ihre gerichtlichen Anträge gerne im Oberlandesgerichtsbezirk Frankfurt geltend. Das gilt für die besonders häufig abmahnende Inhaberin der (inzwischen wegen bösgläubiger Markenanmeldung für nichtig erklärten) Marke „MO“ (siehe unten), als auch für die Inhaberin der Marke „SAM“. Das scheint sich nun zu ändern, wie die aktuelle Entscheidung des OLG Frankfurt zeigt. Die Inhaberin der Marke „SAM“ meinte, das oben abgebildetete Onlineangebot einer

„Stoffhose SAM SHORTS Uni“

würde ihre Marke „SAM“ verletzen. Das Landgericht Frankfurt (Az. 2-6 O 260/21) hatte den Antrag auf Erlass einer Einstweiligen Verfügung zurückgewiesen. Auf die Berufung der Markeninhaberin gab das OLG Frankfurt dem Landgericht Recht: Es fehle an einer markenmäßigen Benutzung als Voraussetzung einer Markenrechtsverletzung. „SAM“ würde man nicht als Herkunftshinweis, d.h. als Marke auffassen, sondern als Modellbezeichnung. Zwar diene eine Zeitmarke neben der für ein ganze Produktlinie vorgesehenen Dachmarke der Kennzeichnung eines konkreten Modells. Das OLG nennt hier als Beispiele VW - Golf, Levi“s - 501, kinder - bueno. Nicht jede Modellbezeichnung werde aber auch zugleich als Zweitmarke aufgefasst. Hier würde man nicht davon ausgehen, dass „SAM“ eine Zweitmarke sei. „SAM“ sei weder blickfangmäßig, noch sonst hervorgehoben. Hervorgehoben sei vielmehr „SUPERDRY“. Angesichts der nachfolgend eingeschobenen beschreibenden Bezeichnung „Stoffhose“ stellte das OLG Frankfurt fest, man fasse „SAM“ nicht als Zweitmarke auf, sondern als Modellbezeichnung bzw. Bestellzeichen.

Einer unserer Mandanten wurde in mehreren gerichtlichen Verfahren (einstweilige Verfügungsverfahren und Hauptsacheverfahren) von der Inhaberin der Marken "Icebound", "risa" und "Isha" wegen angeblicher Markenrechtsverletzungen belangt. Wir hatten daraufhin beantragt, u.a. die Wortmarke 30 2015 051 635 "Icebound" und die Wortmarke 30 2015 051 935 "risa" wegen bösgläubiger Markenanmeldung für nichtig zu erklären und zu löschen. Im Wesentlichen beriefen wir uns darauf, dass die Markeninhaberin, eine Kleinstkapitalgesellschaft, widersprüchliche Angaben zur Nutzung und angeblicher Lizenzierung der Marken gemacht hat und es keinen Grund für die Anmeldung derart vieler Marken gebe. Außerdem stünde das Abmahn- und Prozessverhalten in keinem Verhältnis zur geringen Größe der Markeninhaberin. Das Abmahngeschäft würde vielmehr das eigentliche Geschäft der Markeninhaberin darstellen. Das DPMA gab uns Recht: Die Marken "Icebound" und "risa" wurden durch Beschlüsse des DPMA vom 13.10.2021 für nichtig erklärt. Die Entscheidungen sind noch nicht rechtskräftig.

DOWNLOAD: Beschluss des DPMA vom 13.10.2021 - Nichtigkeit der Wortmarke 30 2015 051 935 "risa"

DOWNLOAD: Beschluss des DPMA vom 13.10.2021 - Nichtigkeit der Wortmarke 30 2015 051 635 "Icebound"

Rückzahlungsansprüche der von der Inhaberin der Marken „Icebound“ und „risa“ in Anspruch Genommenen

Die Inhaberin der Marken „Icebound“ und „risa“ hat von den von ihr wegen Verletzung dieser Marken Abgemahnten häufig Abmahnkosten und Schadenersatzzahlungen erhalten. Betroffene Unternehmen können hier Rückzahlungsansprüche haben. Denn wer von dem Inhaber einer bösgläubig angemeldeten Marke abgemahnt wurde und Abmahnkosten und Lizenzgebühren bezahlt hat, dem können gegenüber diesem Markeninhaber Rückzahlungsansprüche aus § 823 I BGB wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb bzw. aus § 812 I BGB i.V.m. § 52 II, III MarkenG zustehen (vgl. LG Frankfurt am Main v. 16.01.2020, Az. 2-03 O 214/19 – You & Me, von uns erstritten).

DOWNLOAD: Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main v. 16.01.2020, Az. 2-03 O 214/17 – You & Me