Wann liegt eine Markenrechtsverletzung vor?

Ein Markeninhaber kann jedem anderen die Benutzung identischer oder ähnlicher Zeichen für identische oder ähnliche Produkte (Waren oder Dienstleistungen) gerichtlich verbieten lassen, wenn durch die Benutzung für das Publikum zumindest die Gefahr von Verwechslung besteht. Beispiele potenziell rechtsverletzender Benutzungen zählt das Gesetz in § 14 III und IV MarkenG bzw. Art. 9 III und IV UMV auf. Die praktisch Wichtigsten sind das Anbieten und in den Verkehr bringen. Aber schon die Benutzung eines markenidentischen oder markenähnlichen Zeichens in der Werbung kann eine Markenrechtsverletzung (§ 14 III Nr. 6 bzw. Art. 9 III e) UMV) sein. Dementsprechend kann schon die Nutzung einer mit einer Marke kollidierenden Bezeichnung in der Werbung eine Marke verletzen.

Beispiel:
Die Bewerbung eines Getränkeherstellers für ein Gewinnspiels mit der Bezeichnung

„MKG – Mega-Kasten-Gewinnspiel“

war eine Verletzung der Marke „MKG“, eingetragen für Werbung und Verpflegung von Gästen (BGH v. 14.10.2010 - I ZR 212/08 - Mega-Kasten-Gewinnspiel).

Bekannte Marken haben einen weiteren Schutzumfang (siehe unten). Eine markenmäßige Benutzung ist für eine Verletzung von bekannten Marken nicht erforderlich (BGH v. 28.6.2018 - I ZR 236/16 - keine-vorwerk-vertretung, Rz. 18). Für die Verletzung einer bekannten Marke (Art. 5 II MRRL, § 14 II Nr. 3 MarkenG) reicht es nach der Rechtsprechung des EuGH aus, dass man das Kollisionszeichen zwar als Verzierung auffasst, es wegen der hochgradigen Ähnlichkeit jedoch gedanklich mit der bekannten Marke verknüpft (BGH, Urteil vom 3. 2. 2005 - I ZR 159/02 - Lila-Postkarte; EuGH v. 23.10.2003 - C-408/01 - Adidas/Fitnessworld).

Die Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf der Ware oder deren Verpackung wird man nur ausnahmsweise als Marke auffassen. In einem Verletzungsprozess der Sparkassen-Finanzgruppe gegen Santander hat der BGH auf verschiedene Untiefen hingewiesen: Zum einen hängt eine Verletzung der roten Farbmarke von Santander davon ab, ob Santander gerade die Farbe „markenmäßig benutzt“: Der rote Farbton müsste also auch hier als „Herkunftshinweis“ angesehen werden, sprich: Man muss ihn als Marke und nicht bloß als Verzierung ansehen. Der BGH hält eine markenmäßige Benutzung für denkbar, wenn das Retail-Banking-Publikum daran gewöhnt sei, dass Farben isoliert (d.h. unabhängig etwa von einem Wortbestandteil „Santander“) als Herkunftshinweise angesehen werden (BGH v. 23.9.2015 – I ZR 78/14, Rz. 94 – Sparkassen Rot/Santander Rot).

Es gibt aber Ausnahmen: So hat der Vertrieb von Sprachlernsoftware in gelber Verpackung die  kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragenen deutschen Farbmarke 39612858 "Gelb" für zweisprachige Wörterbücher des Langenscheidt-Herausgebers verletzt. Der BGH hat eine markenmäßige Benutzung angenommen: Auf dem inländischen Markt der zweisprachigen Wörterbücher würden Farben die Kennzeichnungsgewohnheiten prägen. Dies strahle auf den Markt benachbarter Produkte aus, zu denen Sprachlernsoftware gehöre. Man würde daher auch in diesem Produktbereich die verwendete Farbe "Gelb" als Produktkennzeichen, also als markenmäßige Benutzung verstehen (BGH, Urteil vom 18.09.2014 - I ZR 228/12 - Gelbe Wörterbücher).

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Zahlreiche als Modellbezeichnung beliebte Begriffe sind als Marke geschützt, beispielsweise "SAM" und "MO" oder "FRIDA", (u.a. für Bekleidung). Auch die Nutzung der Bezeichnung "MINI" als Modellbezeichnung, z.B. für Elektroroller, wird von der BMW AG als Verletzung ihrer bekannten Marke "MINI" beanstandet.

Markenrechtsverletzungen durch Nutzungen von Modellbezeichnungen beschäftigen nach wie vor die Gerichte. Ob die Nutzung einer als Marke geschützten Bezeichnung als Modellbezeichnung eine Verletzung eben dieser geschützten Bezeichnung ist, hängt davon ab, ob man diese Modellbezeichnung selbst als Herkunftshinweis, also als (Zweit-)marke ansieht. Wann das der Fall ist, ist bisweilen schwierig einzuschätzen. Auch nach den „SAM“ und „MO“-Urteilen des BGH ist die Rechtsprechung hierzu uneinheitlich geblieben.

BGH, Urteil vom 7.3.2019 - I ZR 195/17 - SAM

In dem „SAM“-Fall ging es um die Frage, ob die Nutzung einer Modellbezeichnung („SAM“) die Marke „SAM“ verletzt. Gegenstand des Verfahrens war das Angebot einer Jeans

„EUREX BY BRAX

Jeans aus Baumwoll-Stretch EUREX by BRAX“

In der Produktbeschreibung war u.a. zu lesen:

„Modell: SAM“

Das Angebot sah so aus:

Der BGH konnte hierin keine Verletzung der Marke „SAM“ erkennen. Er hat in der „SAM“-Entscheidung die folgenden Grundsätze aufgestellt:

Eine Markenrechtsverletzung ist umso eher anzunehmen, je bekannter die Marke ist. Ist die Modellbezeichnung selbst bekannt (wie z.B. die „501“ von Levi‘s), kann die konkrete Art der Verwendung der Modellbezeichnung dafür sprechen, dass der Verkehr sie als Marke auffasst. Bei besonders häufig vorkommenden Vornamen ist es aber denkbar, dass man diese nur als Modellbezeichnung und nicht als Herkunftshinweis ansieht.

Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, kann eine Auffassung als Marke dennoch dann angenommen werden, wenn sie in "unmittelbarem Zusammenhang" mit der Hersteller- oder Dachmarke verwendet wird. Dagegen wird man in der Verwendung einer nicht als Marke bekannten Modellbezeichnung an einer unauffälligen Stelle in der Angebotsbeschreibung meistens keine markenmäßige Verwendung sehen. Solche Fälle sind daher - wie in dem „SAM“-Fall“ meistens keine Markenrechtsverletzungen. Dementsprechend hatte anschließend das OLG Frankfurt, an das der BGH die Sache zurückverwiesen hatte, eine Verletzung der Marke „SAM“ durch die Angabe nur in der Artikelbeschreibung abgelehnt (OLG Frankfurt v. 1.10.2019 - 6 U 111/16 - Keine markenmäßige Benutzung eines Vornamens als Modellbezeichnung für Bekleidungsmittel).

Außerdem ging es um die folgende Bezeichnung auf einer Verkaufsrechnung

„Bench Damen Hose MO Large walnut marl

B005FPJ0AG”.

Der BGH hält es zwar grundsätzlich für möglich, dass eine bekannte Dachmarke oder Modellbezeichnung als Herkunftshinweis verstanden wird und deshalb die Nutzung einer geschützten (oder ähnlichen) Bezeichnung als Modellbezeichnung eine Markenrechtsverletzungen ist. Er nennt hier beispielhaft die bekannte „501“ von Levi’s. Der BGH vermisst in dem „MO“-Fall aber Feststellungen zur Bekanntheit von „MO“. Der BGH weist darauf hin, dass der Verkehr meistens in der vorangestellten Herstellerbezeichnung (im Fall „Bench“) den Herkunftshinweis sieht. Die Urteilsbegründung schließt mit den Worten:

„Bei solche Zeichenfolgen, die zudem Buchstaben und Zahlen enthalten, kann viel dafür sprechen, dass der Verkehr allein in der vorangestellten Herstellerangabe den Herkunftshinweis sieht.“

In Fällen wie diesen wird also nach Ansicht des BGH meistens alleine die Herstellermarke auch als Marke angesehen, nicht aber die Modellbezeichnung, sei dies nun „SAM“ oder „MO“. Eine Ausnahme gilt, wenn die Modellbezeichnung bekannt ist.

Das OLG Frankfurt, an das die Sache zurückverwiesen wurde, hatte allerdings anschließend das Amazon-Angebot erneut als markenrechtsverletzend angesehen. „MO“ sei hier nicht nur Modellbezeichnung, man würde es vielmehr als Zweitmarke ansehen: „MO würde hier „in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hersteller- oder Dachmarke“ und in „hervorgehobener Position“ verwendet werden. Auch der Einschub „Damen Hose“ würde nur verdeutlichen, „dass es um zwei selbstständige Zeichen geht, nämlich um eine Dachmarke und eine Zweitmarke speziell für das konkrete Kleidungsstück“.

Das Oberlandesgericht Hamburg war in einem vergleichbaren Fall andere Meinung (siehe unten).

Die Bezeichnung auf der Verkaufsrechnung

„Bench Damen Hose MO Large walnut marl

B005FPJ0AG”.

hielt das OLG Frankfurt allerdings nicht mehr für markenrechtsverletzend. „MO“ sei hier „in die Zeichenkombination vollständig integriert“. Hier gelte wiederum der in der „MO“-Entscheidung des BGH aufgestellte Erfahrungssatz „dass der Verkehr allein in der vorangestellten Herstellerangabe den Herkunftshinweis sieht“ (OLG Frankfurt v. 13.8.2020 - 6 U 94/17 - Markenmäßige Benutzung einer Bekleidungsmarke - MO).

Die Angebotsüberschrift lautete:

„Chiemsee Damen Kleid Rock Isha

Von Chiemsee“

Zwar könne eine blickfangmäßige Herausstellung für eine markenmäßige Verwendung sprechen. Das sei hier aber nicht der Fall, so das OLG Hamburg. In Fällen einer Zweitmarke würde diese üblicherweise direkt hinter der Herstellerbezeichnung genannt. Das OLG Hamburg nennt hier beispielhaft „Supreme Nike“ oder „H&M Karl Lagerfeld“. Im konkreten Angebot spreche bereits die Unterzeile „von Chiemsee“ gegen ein „Co-Branding“. Auch in der Produktbeschreibung sei von „hochwertiger Chiemsee Qualität“ die Rede. Schließlich werde aber in der Abfolge der Zeichen ein Zusammenhang zwischen „Chiemsee“ und „Isha“ aufgelöst. „Isha“ würde man daher nicht als Marke ansehen.

Keine einheitliche Entscheidungspraxis

Auch nach den „SAM“ und „MO“-Urteilen des BGH gibt es keine eínheitliche Entscheidungspraxis der Landgerichte und Oberlandesgerichte. Landgericht und Oberlandesgericht Frankfurt am Main scheinen weiterhin an ihrer zweitmarkenfreundlichen Rechtsprechung festzuhalten. Das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg scheint hingegen nicht mehr jede Zweitkennzeichnung auch als Markenrechtsverletzung ansehen zu wollen.

Abgemahnt werden die Nutzungen von Modellbezeichnungen aber immer noch umfangreich. Besonders die Inhaberin der Marken "Icebound", "MO", "myMO", "risa" oder "Isha", eine Kleinstkapitalgesellschaft und Inhaberin von insgesamt 160 Marken, mahnt nach wie vor umfangreich Nutzungen von Bezeichnungen wie „MO“, „Isha“, „Risa“ oder „Icebound“ ab. Auch andere Unternehmen gehen nach wie vor gerichtlich und außergerichtlich gegen solche Verwendungen vor. Beispielsweise wird die Nutzung von „Sam“ immer noch abgemahnt. In letzter Zeit wird auch die Nutzung von „Frida“ von einer Gesellschaft aus Panama umfangreich abgemahnt.

Das Oberlandesgericht Frankfurt galt bisher als „zweitmarkenfreundlich“. Markeninhaber, die eine Verletzung ihrer Marke durch Benutzung als Modellbezeichnung beanstandeten, machten ihre gerichtlichen Anträge gerne im Oberlandesgerichtsbezirk Frankfurt geltend. Das gilt für die besonders häufig abmahnende Inhaberin der (inzwischen wegen bösgläubiger Markenanmeldung für nichtig erklärten) Marke „MO“ (siehe unten), als auch für die Inhaberin der Marke „SAM“. Das OLG Frankfurt scheint seine zweitmarkenfreundliche Rechtsprechung etwas aufzuweichen: Die Inhaberin der Marke „SAM“ meinte, das oben abgebildete Onlineangebot einer

„SUPERDRY
Stoffhose SAM SHORTS Uni“

würde ihre Marke „SAM“ verletzen. Das OLG Frankfurt meinte hier, es fehle an einer markenmäßigen Benutzung als Voraussetzung einer Markenrechtsverletzung. „SAM“ würde man nicht als Herkunftshinweis, d.h. als Marke auffassen, sondern als Modellbezeichnung. Zwar diene eine Zweitmarke neben der für eine ganze Produktlinie vorgesehenen Dachmarke der Kennzeichnung eines konkreten Modells. Das OLG nennt hier als Beispiele VW - Golf, Levi“s - 501, kinder - bueno. Nicht jede Modellbezeichnung werde aber auch zugleich als Zweitmarke aufgefasst. Hier würde man nicht davon ausgehen, dass „SAM“ eine Zweitmarke sei. „SAM“ sei weder blickfangmäßig, noch sonst hervorgehoben. Hervorgehoben sei vielmehr „SUPERDRY“. Angesichts der nachfolgend eingeschobenen beschreibenden Bezeichnung „Stoffhose“ stellte das OLG Frankfurt fest, man fasse „SAM“ nicht als Zweitmarke auf, sondern als Modellbezeichnung bzw. Bestellzeichen (OLG Frankfurt v. 19.11.2021 - 6 W 97/21 -Stoffhose SAM SHORTS Uni).

Wer bei der Nutzung von Modellbezeichnungen mehr Sicherheit haben möchte, sollte unbedingt vor der Nutzung einer Modellbezeichnung eine Markenrecherche durchführen.

Lesen Sie Hier: So führen Sie eine Markenrecherche durch.

In den betreffenden Angeboten sollte die Modellbezeichnung dann in der folgenden Reihenfolge verwendet werden:

[Herstellerbezeichnung/Marke] [Artikelbeschreibungen, z.B. „Damen Hose“] [Modellbezeichnung]

Wichtig ist dabei, dass die Modellbezeichnung gegenüber der Marke nicht hervorgehoben wird, etwa durch Großschreibung.

Einer unserer Mandanten wurde in mehreren gerichtlichen Verfahren (einstweilige Verfügungsverfahren und Hauptsacheverfahren) von der Inhaberin der Marken "Icebound", "risa" und "Isha" wegen angeblicher Markenrechtsverletzungen belangt. Wir hatten daraufhin beantragt, u.a. die Wortmarke 30 2015 051 635 "Icebound" und die Wortmarke 30 2015 051 935 "risa" wegen bösgläubiger Markenanmeldung für nichtig zu erklären und zu löschen. Im Wesentlichen beriefen wir uns darauf, dass die Markeninhaberin, eine Kleinstkapitalgesellschaft, widersprüchliche Angaben zur Nutzung und angeblicher Lizenzierung der Marken gemacht hat und es keinen Grund für die Anmeldung derart vieler Marken gebe. Außerdem stünde das Abmahn- und Prozessverhalten in keinem Verhältnis zur geringen Größe der Markeninhaberin. Das Abmahngeschäft würde vielmehr das eigentliche Geschäft der Markeninhaberin darstellen. Das DPMA gab uns Recht: Die Marken "Icebound" und "risa" wurden durch Beschlüsse des DPMA vom 13.10.2021 für nichtig erklärt. Die Entscheidungen sind noch nicht rechtskräftig.

DOWNLOAD: Beschluss des DPMA vom 13.10.2021 - Nichtigkeit der Wortmarke 30 2015 051 935 "risa"

DOWNLOAD: Beschluss des DPMA vom 13.10.2021 - Nichtigkeit der Wortmarke 30 2015 051 635 "Icebound"

Rückzahlungsansprüche der von der Inhaberin der Marken „Icebound“ und „risa“ in Anspruch Genommenen

Wer von dem Inhaber einer bösgläubig angemeldeten Marke abgemahnt wurde und Abmahnkosten und Lizenzgebühren bezahlt hat, dem können gegenüber diesem Markeninhaber Rückzahlungsansprüche aus § 823 I BGB wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb bzw. aus § 812 I BGB i.V.m. § 52 II, III MarkenG zustehen (vgl. LG Frankfurt am Main v. 16.01.2020, Az. 2-03 O 214/19 – You & Me, von uns erstritten).

DOWNLOAD: Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main v. 16.01.2020, Az. 2-03 O 214/17 – You & Me

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Ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - ebenso wie bei Art. 9 Abs. 1 Nr. 2 Unionsmarkenverordnung (UMV) vorliegt, ist anhand der Wechselwirkung zu prüfen zwischen

• der Unterscheidungskraft der Marke,
  so dass eine geringere Produktähnlichkeit durch eine höhere Zeichenähnlichkeit oder eine höhere Kennzeichnungskraft (Unterscheidungskraft) der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH: Urteil vom 02.02.2012 - I ZR 50/11, Rz. 22 - Bogner B/Barbie B)
• der Ähnlichkeit der Zeichen und
• der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Produkte (Waren oder Dienstleistungsähnlichkeit).

Sind sich die gegenüberstehenden Produkte aber absolut unähnlich, kann auch ein starkes Kennzeichen keine Verwechslungsgefahr hervorrufen (BGH v. 20.1.2011, I ZR 10/09 – BCC).

Verwechslungsgefahr bedeutet,

• bildliche,
• klangliche oder
• begriffliche Ähnlichkeit

der sich gegenüberstehenden Zeichen (sog. "Zeichenähnlichkeit"). Ähnlichkeit in nur einer dieser Kategorien kann für eine Verwechslungsgefahr ausreichen (EuGH v. 22.6.1999, C-342/97 – Lloyd/Klijsen, Rz. 28).

Produktähnlichkeit - Welche Waren oder Dienstleistungen stehen sich gegenüber

Ob Produktähnlichkeit vorliegt, ist anhand mehrerer Faktoren zu prüfen: Auf die Art der Ware, ihren Verwendungszweck und Nutzung, die Frage, ob die Produkte miteinander konkurrieren (Substituierbarkeit) oder sich ergänzen (EuGH v. 18.12.2008, C-16/06 – Éditions Albert René, Rz. 65) oder ob sie gemeinsam vertrieben werden (BGH v. 30.3.2006, I ZR 96/03 – TOSCA BLU, Rz. 13).

Bsp.: Ähnlich sind sich beispielsweise „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen für Bekleidung“ (gemeint ist damit die Sortimentsauswahl) und Bekleidung selbst (BGH v. 31.10.2013 – I ZR 49/12 – OTTO CAP).

verneint (BGH, Urteil vom 02.02.2012 - I ZR 50/11 - Bogner B/Barbie B).

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Ein Zeichenbestandteil kann auch eine "selbständig kennzeichnende Stellung" haben. Im Regelfall gilt aber bei einer Markenrechtsverletzung der Grundsatz, dass es auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen ankommt.

• Beispiel BGH v. 3.4.2008 - I ZB 61/07 – SIERRA ANTIGUO, Rz. 34:
  Die Marke „SIERRA ANTIGUO“ wird nicht durch „1800 ANTIGUO“ verletzt. Denn übernommen wurde nur das Element „ANTIGUO“ hieraus. Sonst würde man im Kennzeichenrecht anstatt vom Gesamteindruck unzulässigerweise von einem Elementeschutz ausgehen (BGH v. v. 03.04.2008, I ZB 61/07 – SIERRA ANTIGUO, Rz. 34).

Für eine selbständig kennzeichnende Stellung von Zeichenbestandteilen müssen daher besondere Umstände (z.B die Bekanntheit eines Unternehmenskennzeichens) vorliegen. Andernfalls würde die Regel, dass bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr die fraglichen Zeichen jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen sind, zur Ausnahme (BGH, Urteil vom 05.12.2012 - I ZR 85/11 - Culinaria/Villa Culinaria, Rz. 50).

• Beispiel EuGH v. 6.10.2005 - C-120/04 - THOMSON LIFE:
  Die Benutzung des Zeichens „THOMSON LIFE“ verletzt – bei Produktidentität - die Marke „LIFE“, weil es sich bei dem Zeichenbestandteil „THOMSON“ erkennbar um ein bekanntes Unternehmenskennzeichen (Firma) handelt. „LIFE“ in „THOMSON LIFE“ war daher ein selbständig kennzeichnender Zeichenbestandteil. Nicht prägende aber „selbständig kennzeichnende“ Bestandteile sind Ausnahmen.

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Nach ständiger Rechtsprechung begründet bereits die Anmeldung einer Marke eine Erstbegehungsgefahr für eine rechtsverletzende Benutzung in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen (BGH v. 22.1.2014 - I ZR 71/12 - REAL-Chips). Die Erstbegehungsgefahr wird durch einen „actus contrarius“ beseitigt. Bei einer durch eine Markenanmeldung hervorgerufenen Erstbegehungsgefahr einer Markenrechtsverletzung führt daher nur ein Verzicht auf die Marke zu einer Beseitigung der Erstbegehungsgefahr (BGH v. 23.9.2015 – I ZR 78/14, Rz. 56 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot). Die Anmeldung einer Marke, die mit einer fremden Marke kollidiert, kann daher nicht nur ein (vergleichsweise günstiges) Widerspruchsverfahren vor dem Markenamt zur Folge haben. Eine solche Markenanmeldung kann bereits zu einem gerichtlichen Verfahren wegen einer Markenrechtsverletzung führen, beispielsweise in einem Verfahren über den Erlass einer einstweiligen Verfügung.

Wenn Ware, die vom Markenhersteller nur in Verpackungen vertrieben wird, unverpackt z.B. über Ebay angeboten wird, kann dies eine Markenrechtsverletzung darstellen, wenn dadurch das Image der Marke geschädigt wird (EuGH v. 12.7.2011 - C-324/09 - L'Oreal SA u.a./eBay International AG u.a.). Eine Markenrechtsverletzung wird auch dann angenommen, wenn auf der Verpackung gesetzlich geforderte Angaben über die Identität des Herstellers, den Verwendungszweck und die Zusammensetzung angegeben sind. Dies ist z.B. bei Kosmetikartikeln der Fall. Werden solche Artikel ohne Verpackung angeboten, wird dadurch die Qualitätsfunktion der Ware beeinträchtigt (EuGH v. 12.7.2011 - C-324/09 - L'Oreal SA u.a. / eBay International AG u.a.). Ausnahmen gelten für Arzneimittel und Medizinprodukte, wenn durch die Rechtsverfolgung die Gefahr einer Abschottung der innereuropäischen nationalen Märkte besteht (EuGH v. 26.4.2007 - C-348/04 - Boehringer Ingelheim/Swingward).

Mehr Informationen zu den Markenrechtsverletzungen durch Umverpacken und Neuetikettieren finden Sie unter "Erschöpfungsgrundsatz".

OLG Frankfurt v. 27.10.2011 – 6 U 179/10: Das nachträgliche Einfügen der eigenen Marke kann rechtsmissbräuchlich sein

Manchmal ändert ein Anbieter eine Produktseite, indem er selbst seine eigene Marke einfügt. In einem vom Oberlandesgericht Frankfurt (Urteil v. 27.10.2011 – 6 U 179/10) entschiedenen Fall hatte ein solcher Anbieter anschließend einen Konkurrenten wegen Verletzung seiner Marke verklagt. Zu Unrecht, meinte das OLG: Es läge zwar an sich eine Markenrechtsverletzung vor, weil der Unterlassungsanspruch verschuldensunabhängig sei. Ein solches Vorgehen sei aber rechtsmissbräuchlich. Denn dieser Anbieter habe seinen Konkurrenten bewusst in die Falle laufen lassen. Die Besonderheit des Falls: Über 1 1/2 Jahre lang hätten beide Anbieter nebeneinander die gleichen Brillen unter dieser Produktseite verkauft. Wenn er nun seine eigene Marke in das Angebot einfüge, müsse er seine Konkurrenten wenigstens darüber informieren, meinte das OLG Frankfurt.

LG Frankfurt v. 11.5.2011, Az. 3-08 O 140/10: Nachträgliches Einfügen der eigenen Marke kann sogar wettbewerbswidrig sein

Noch strenger sah dies das Landgericht Frankfurt in einem Urteil vom 11.5.2011 (Az. 3-08 O 140/10). Die Parteien des bereits erwähnten Verfahrens vor dem OLG Hamm stritten in Frankfurt darum, ob nicht selbst wettbewerbswidrig handele, wer nachträglich seine Marke in die Produktseite einfüge, um anschließend gegen Konkurrenten wegen Verletzung dieser Marke vorzugehen. Das Landgericht Frankfurt hatte genau dies angenommen: Wenn über fünf Monate hinweg die Produktseite unverändert geblieben war, könne man nicht plötzlich eine Marke einfügen und mit dieser gegen Mitbewerber markenrechtlich vorgehen. Das sei eine wettbewerbswidrige gezielte Behinderung.

Die Entscheidung ist nicht ohne Weiteres verallgemeinerungsfähig. Denn an sich muss ein Amazon-Verkäufer regelmäßig die Produktseiten überprüfen. Das OLG Hamm nimmt an, dass ein Amazon-Händler seine Produktseiten nicht länger als drei Tage aus den Augen lassen dürfe. Die Amazon-AGB selbst sehen sogar eine tägliche Prüfpflicht vor.

Ist das Anhängen an eine bereits existierende EAN-Nummer wettbewerbswidrig?

In einem Verfahren vor dem Landgericht Bochum (Urteil vom 3.11.2011 - Az. 14 O 151/11) ging es um die Frage, ob ein solches Anhängen nicht selbst wettbewerbswidrig ist. Das LG Bochum hat eine Irreführung über den Anbieter verneint: Potenzielle Käufer würden die EAN-Nummer nicht einem bestimmten Anbieter, sondern eben einem bestimmten Produkt zuordnen.

Amazon Marketplace-Händler haften auch für die Verletzung einer Marke, die erst nachträglich in die Angebotsseite eingefügt wurde

BGH v. 3.3.2016 - I ZR 140/14 - Angebotsmanipulation bei Amazon

Der Fall: Der Beklagte betrieb einen Händlershop auf dem Amazon-Marketplace. Er stellte eine "Finger Maus" für Notebooks ein. Ursprünglich enthielt die Angebotsseite für dieses Produkt wohl die Herstellerbezeichnung der Finger Maus, nämlich "Oramics". Später wurde die Seite geändert. Nun lautete das Angebot:

"Trifoo [...] Finger Maus [...]"

Für die Klägerin wurde nach erstmaliger Angebotserstellung Inhaberin der Marke "TRIFOO". Sie machte eine Verletzung ihrer Marke geltend. Der Beklagte würde jedenfalls als "Störer" haften. Das Argument: Das Einstellen auf Amazon sei ein "gefahrerhöhendes Verhalten". Wer auf dem Amazon-Marketplace Produkte anbiete, müsse ständig damit rechnen, dass fremde Rechte verletzt würden. Denn er müsse ständig damit rechnen, dass die Angebotsseite verändert werde. Als Konsequenz müsse ein Marketplace-Händler regelmäßig sein Angebot überprüfen. Tue er das nicht, hafte er für Rechtsverletzungen zumindest als Störer.

Der BGH gab dem Kläger Recht: Wer auf dem Marketplace anbiete, müsse bekanntermaßen ständig damit rechnen, dass die Angebotsseite verändert werde und er dadurch fremde Rechte verletze. Die Konsequenz: Ein Marketplace-Händler muss laut BGH

"ein bei Amazon Marketplace eingestelltes Angebot regelmäßig darauf [...] überprüfen, ob rechtsverletzende Änderungen vorgenommen worden sind"

Tue er das nicht, hafte er für Rechtsverletzungen.

Prüfpflicht eines Amazon-Händlers ab Einstellung zweiwöchentlich

Anders als bei Diensteanbietern (§§ 8 bis 10 TMG) die keine allgemeine Prüfpflicht haben, beginnt die Prüfungspflicht eines Marketplace-Händlers nicht erst nach dem Hinweis auf eine Rechtsverletzung, sondern schon mit Einstellung des Angebots. Auch zu den Intervallen der Prüfung nahm der BGH Stellung: Wer sein Angebot zwei Wochen unbeobachtet lasse, verletzt jedenfalls seine Prüfpflicht (BGH v. 3.3.2016 - I ZR 140/14 - Angebotsmanipulation bei Amazon, Rz. 30).

Zwar gibt es keinen Grundsatz, dass der Verkehr einer aus einem Vor- und Nachnamen bestehenden Gesamtbezeichnung einem Namensbestandteil besondere Bedeutung zumisst (vgl. BPatG v. 24.10.2019 – 27 W (pat) 15/18 – RICCO EGOISTA). Hiervon gibt es aber drei Ausnahmen:

• Es kann Warengebiete geben, in denen der Verkehr dazu neigt, eine aus Vor- und Zunamen geprägte Gesamtbezeichnung auf den Nachnamen zu verkürzen. Im Modebereich beispielsweise gibt es eine solche Übung nicht (BPatG v. 14.10.2014 – 27 W (pat) 515/14 – VINCENT MOTEGA/Montega).
   
• Zum anderen kann der Verkehr einem Namensbestandteil besondere Bedeutung zuerkennen, wenn dieser Namensbestandeil ungewöhnlich ist (EuG v. 22.5.2019 – T-197/16). 
   
• Schließlich ist der Fall anerkannt, dass ein Nachname jedenfalls dann bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine prägende Rolle spielt, wenn die aus dem Nachnamen gebildete ältere Marke durch Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erworben hat (BGH v. 24.2.2005 – I ZB2/04 – Mey/Ella May; LG Düsseldorf v. 29.11.2017 – 2a O 198/16 – Jette Joop).

Beispiel:
In der Gesamtbezeichnung „Blue Motion – Designerstücke von Jette Joop“ wurde das Element „Jette Joop“ als selbständig kennzeichnend wahrgenommen. Denn die Bekanntheit des Designers Joop hat den Zeichenbestandteil "Joop" gestärkt (LG Düsseldorf v. 29.11.2017 – 2a O 198/16 – Jette Joop).

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Am 22.01.2009 hat der Bundesgerichtshof in drei Fällen zu der Frage entschieden, ob die Verwendung von marken- oder kennzeichenrechtlich geschützten Google-Adword-Keywords eine Markenrechtsverletzung oder eine Unternehmenskennzeichenverletzung ist. In den ersten beiden Fällen gingen die Klägerinnen aus einer eingetragenen Marke vor, die allerdings im zweiten Fall zugleich die gekennzeichneten Waren beschrieb. Im dritten Fall ging die Klägerin aus ihrem Unternehmenskennzeichen (Firmennamen) vor.

Als Marke geschützte Keywords in Adwords - "bananabay"

Im ersten Verfahren (Az. I ZR 125/07 - Bananabay) hatte die beklagte Anbieterin von Erotikartikeln bei Google das Keyword "bananabay" angegeben. "Bananabay" ist für die Klägerin, die unter dieser Bezeichnung ebenfalls Erotikartikel im Internet vertreibt, als Marke geschützt. Ist eine als Schlüsselwort benutzte Bezeichnung – wie in diesem Fall – mit einer fremden Marke identisch und wird sie zudem für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die fremde Marke Schutz genießt, liegt eine Markenrechtsverletzung wenn die Verwendung der geschützten Bezeichnung als Schlüsselwort eine Benutzung als Marke ("markenmäßige Benutzung") ist. Die Bestimmungen des deutschen Markenrechts zum Schutzumfang von eingetragenen Marken beruht auf harmonisiertem europäischen Recht, nämlich auf der europäischen Markenrechtsrichtlinie (MRRL). Deshalb hatte der Bundesgerichtshof dem Europäischen Gerichtshof diese Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt (siehe unten).

Beschreibende Keywords in AdWord-Anzeigen - "PCP-POOL"

Im zweiten Verfahren (Az. I ZR 139/07 - PCB-POOL) standen sich zwei Unternehmen gegenüber, die über das Internet Leiterplatten anbieten. Für die Klägerin war die Marke "PCB-POOL" geschützt. Der Beklagte hatte bei Google als Schlüsselwort die Buchstaben "pcb" angemeldet, die von den angesprochenen Fachkreisen als Abkürzung für "printed circuit board" (englisch für Leiterplatte) verstanden werden. "PCP" ist damit eine glatt beschreibende Bezeichnung und damit als Marke eigentlich nicht schutzfähig. Die Adword-Anmeldung von "pcb" hatte zur Folge, dass auch bei Eingabe von "PCB-POOL" in die Suchmaschine von Google in dem gesonderten Anzeigenblock neben der Trefferliste eine Anzeige für Produkte des Beklagten erschien. Der BGH hat in diesem Fall die Klage abgewiesen. Der Markeninhaber kann in der Regel die Verwendung einer beschreibenden Angabe (hier "pcb") auch dann nicht untersagen, wenn sie markenmäßig benutzt und dadurch die Gefahr einer Verwechslung mit der geschützten Marke begründet wird. Der BGH hat in diesem Fall eine markenrechtlich erlaubte beschreibende Benutzung angenommen. Da eine Kennzeichenverletzung schon aus diesem Grund zu verneinen war, kam es auf die in dem Verfahren I ZR 125/07 dem Europäischen Gerichtshof vorgelegte Rechtsfrage nicht mehr an.

Unternehmenskennzeichen als Adword-Keyword - "Beta Layout"

Im dritten Verfahren (Az. I ZR 30/07 - Beta Layout) ging es um die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens. Hier war ebenfalls die Klägerin des zweiten Verfahrens – beteiligt. Sie führt die Unternehmensbezeichnung "Beta Layout GmbH" . Hier ging es darum, dass ein anderer Wettbewerber bei Google als Schlüsselwort die Bezeichnung "Beta Layout" hinterlegt hatte. Auch in diesem Fall erschien immer dann, wenn ein Internetnutzer bei Google als Suchwort "Beta Layout" eingab, neben der Trefferliste ein Anzeigenblock mit einer Anzeige für die Produkte des Wettbewerbers. In diesem Fall hat der Bundesgerichtshof die Entscheidung des Berufungsgerichts bestätigt, das eine Verletzung der Unternehmensbezeichnung und einen entsprechenden Unterlassungsanspruch mit der Begründung verneint hatte, es fehle an der für die Verletzung der Unternehmensbezeichnung erforderlichen Verwechslungsgefahr. Der Internetnutzer nehme nicht an, dass die in dem gesonderten Anzeigenblock neben der Trefferliste erscheinende Anzeige von der Beta Layout GmbH stamme. Diese tatrichterliche Feststellung des Verkehrsverständnisses war nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nicht zu beanstanden. Da der Schutz der Unternehmensbezeichnungen anders als der Markenschutz nicht auf harmonisiertem europäischem Recht beruht, kam in diesem Verfahren eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof nicht in Betracht.

Auch der EuGH (Entscheidung vom 23.3.2010, verbundene Rechtssachen Az. C-236/08, 237/08, 238/08) ist der Auffassung, dass ein Zeichen als Keyword dann markenmäßige benutzt wird und damit eine Markenrechtsverletzung vorliegt, wenn durch die Adword-Anzeige der Eindruck erweckt wird, zwischen dem Adwords-Inserenten und dem Markeninhaber könne eine wirtschaftliche Verbindung bestehen.

Dementsprechend hatte der BGH in seiner Entscheidung "Bananabay II" vom 13.01.2011, Az. I ZR 125/07, festgestellt,

dass eine Benutzung einer fremden Marke und damit eine Markenrechtsverletzung dann nicht vorliegt, wenn die Marke weder in der Anzeige selbst erscheint, noch die Adwords-Anzeige einen Hinweis auf den Markeninhaber oder seine Produkte enthält und auch die Domain keinen solchen Hinweis enthält.

Markenrechtlich geschützte Keywords sind auch bei beschreibender Domain erlaubt.

Der Fall: Die Klägerin hat Rechte aus der deutschen Marke "MOST", eingetragen für Pralinen, geltend gemacht. Sie betrieb unter der Internetadresse "www.most-shop.com" einen "MOST-Shop". Darin verkaufte sie Konfiserie- und Schokoladenprodukte. Die Beklagte vertrieb unter "www.feinkost-geschenke.de" Geschenke, Pralinen und Schokolade. Sie schaltete im Januar 2007 Adwords-Anzeigen für ihren Internetshop. Als Schlüsselwort ("Keyword") hatte sie den Begriff "Pralinen" gewählt mit der Option "weitgehend passende Keywords".

Die Anzeige erschien daher auch nach Eingabe des Suchbegriffs "MOST Pralinen". Die Anzeige sah aus, wie oben abgebildet. Über den in der Anzeige angegebenen Link "www.feinkost-geschenke.de" gelangte man auf die Homepage der Beklagten. In dem Onlineshop der Beklagten wurden keine Produkte mit dem Zeichen "MOST" vertrieben.

Die Klägerin war der Ansicht, die Beklagte habe durch die Schaltung der Anzeige das Recht an der Marke "MOST" verletzt. Sie hat die Beklagte unter anderem auf Unterlassung in Anspruch genommen. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung blieb erfolglos. Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Klage abgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat seine Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 13. Januar 2011 - I ZR 125/07, GRUR 2011, 828 - Bananabay II; Urteil vom 13. Januar 2011 - I ZR 46/08, MMR 2011, 608) bestätigt: Beim "Keyword-Advertising" ist eine Markenrechtsverletzung ausgeschlossen, wenn die Werbung - wie im Streitfall - in einem von der ("natürlichen") Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock (die "AdWords"-Anzeigen) erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält.

Dies gilt auch dann, wenn die Anzeige nicht auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber hinweist und in der Anzeige Produkte der unter der Marke angebotenen Art mit Gattungsbegriffen bezeichnet werden (im Streitfall "Pralinen" usw.). Diese Beurteilung steht - so der BGH - in Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH (zuletzt EuGH, Urteil vom 22. September 2011 - C-323/09, GRUR 2011, 1124 - Interflora/M&S Interflora Inc.). Danach ist es Sache des nationalen Gerichts, die Frage der Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion anhand der vom Gerichtshof entwickelten Maßstäbe unter Berücksichtigung aller Faktoren, die es für relevant erachtet, zu prüfen. Der BGH hat deshalb auch im Blick auf die Rechtsprechung des österreichischen Obersten Gerichtshofs (GRUR Int. 2011, 173, 175 - BergSpechte II) und der französischen Cour de cassation (GRUR Int. 2011, 625 - CNRRH), die bei der Beurteilung von Adwords-Anzeigen unter Berücksichtigung der von ihnen als relevant erachteten Faktoren zu anderen Ergebnissen gelangt sind, keine Vorlage an den EuGH für geboten erachtet.

In dem der Entscheidung EuGH vom 22.09.2011, C-323/09, Interflora Inc u.a. / Marks & Spencer plc u.a. zu Grunde liegenden Sachverhalt ging es um Folgendes:

Marks & Spencer plc, im Vereinigten Königreich einer der bedeutendsten Einzelhändler, betrieb einen Blumenlieferdienst und schaltete hierfür Adwords-Anzeigen, wie oben abgebildet. Als Auslöser der Anzeigen hatte Marks & Spencer u.a. das Keyword „interflora“ gebucht. Die Bezeichnung „Interflora“ selbst erschien in der AdWords-Anzeige nicht. „Interflora“ ist sowohl als britische Marke, als auch als Gemeinschaftsmarke registriert und hat darüber hinaus im Vereinigten Königreich und in anderen Mitgliedsstaaten der EU nach den Feststellungen des EuGH „einen hohen Bekanntheitsgrad“ (Rz. 16). Der Markeninhaber, die Interflora Inc. (u.a.), klagte auf Unterlassung. Der EuGH führte zur Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke aus (Rz. 50):

In diesem Kontext setzen sich, wie in Randnr. 44 des vorliegenden Urteils ausgeführt, die maßgeblichen Verkehrskreise aus normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzern zusammen. Somit reicht der Umstand, dass einige Internetnutzer möglicherweise nur schwer erkennen konnten, dass der von M & S angebotene Dienst nichts mit dem von Interflora zu tun hat, nicht aus, um eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion festzustellen.

Zur Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke stellte der EuGH in dieser Entscheidung fest (Rz. 95):

Dagegen darf der Inhaber einer bekannten Marke es u. a. nicht verbieten, dass Mitbewerber anhand von dieser Marke entsprechenden Schlüsselwörtern eine Werbung erscheinen lassen, mit der, ohne eine bloße Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen des Inhabers dieser Marke anzubieten, ohne eine Verwässerung oder Verunglimpfung herbeizuführen und ohne im Übrigen die Funktionen der bekannten Marke zu beeinträchtigen, eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen ihres Inhabers vorgeschlagen wird.

Selbst der Inhaber einer kennzeichnungsstarken, weil bekannten Marke kann demnach anderen die Benutzung von gleichlautenden Schlüsselwörtern nicht verbieten, wenn es sich  bei den beworbenen Produkten nicht um Nachahmungen handelt, eine Verwässerung  nicht herbeigeführt und die übrigen Markenfunktionen nicht beeinträchtigt werden.

Eine Marke als Keyword zu buchen, ist nach Ansicht des EuGH grundsätzlich eine Markenbenutzung und zwar auch dann, wenn die Marke in der Anzeige selbst nicht erscheint. Aber: Damit eine Markenrechtsverletzung vorliegt, muss nach Ansicht des EuGH zusätzlich eine der Markenfunktionen (Herkunftsfunktion, Werbefunktion, Investitionsfunktion) beeinträchtigt sein. Diese Markenfunktionen sah der EuGH in dem zu entscheidenden Fall als nicht verletzt an. Ob eine Markenrechtsverletzung vorliegt hängt nach dem EuGH davon ab, wie die Anzeige gestaltet ist. Sie liegt vor, wenn

• ein normaler Internetnutzer nur schwer erkennen kann, ob die Produkte vom Markeninhaber oder einem verbundenen Unternehmen stammen, oder aber von einem Dritten

• die AdWords-Anzeige so vage gehalten ist, dass der normale Internetnutzer nicht erkennen kann, ob der Werbende mit dem Markeninhaber verbunden ist.

Das heißt: In aller Regel liegt keine Markenverletzung vor, wenn die Marke zwar als Keyword gebucht (oder in Folge der Keyword-Option „weitgehend passende Keywords“ die Marke von Google selbst als Auslöser der Anzeigenschaltung gewählt wurde), aber in der Anzeige selbst nicht sichtbar ist. Auch bei Unternehmenskennzeichen gilt, dass eine Verletzung ausscheidet, wenn das Unternehmenskennzeichen in der Anzeige selbst nicht sichtbar ist (BGH I ZR 30/07 – Beta Layout).

Ein Onlinehändler für gebrauchte Vorwerk-Staubsauger und Vorwerk-Zubehör hatte seinen Onlineshop unter der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ konnektiert. In seinem Onlineshop bot er außerdem auch Zubehör anderer Marken an. Er schaltete die abgebildete Google-Ad. Der Kläger behauptete, dies sei eine Verletzung der bekannten Marke "Vorwerk". Der Beklagte berief sich auf den Erschöpfungsgrundsatz: Da die angebotenen Waren mit Zustimmung des Markeninhabers in der EU verkauft worden waren, sei das Markenrecht für den Weitervertrieb „erschöpft“. Die Ware habe daher auch in der Werbung benutzt werden dürfen.

In seiner AIDOL-Entscheidung hatte der BGH eine Erschöpfung nur für solche Internetseiten angenommen, auf denen auch Originalprodukte angeboten werden. Dies hat der BGH nun für die Situation von Wiederverkäufern, die neben Originalwaren auch Produkte anderer Hersteller vertreiben, relativiert: In diesen Fällen kommt es darauf an, ob berechtigte Interessen des Markeninhabers gewahrt bleiben. Denn ein Wiederverkäufer für Produkte mehrerer Marken muss diese Marken ja benutzen, um auf sein Geschäft hinzuweisen. Auch hier nahm der BGH eine Erschöpfung an. Die Marke „Vorwerk“ habe zulässigerweise auch in der Adwords-Anzeige benutzt werden dürfen, auch wenn in dem Onlineshop auch andere Produkte, als Original-Vorwerk-Produkte, beworben wurden. Der BGH zweifelte aber auch hier, ob der Markeninhaber sich nach § 24 II MarkenG gegen die Benutzung der Bezeichnung aus berechtigten Gründen wehren konnte. Der BGH tendierte dazu, die Nutzung der Marke in der Google-Ad als unzulässig anzusehen und hatte den Fall an das OLG Köln zurückverwiesen. Das OLG Köln ist dem gefolgt: Die angesprochenen Verkehrskreise würden die Hinweise auf der Internetseite des Beklagten so verstehen, dass unter den Marken "Kobold" und "Tiger" allein Originalprodukte der Klägerin angeboten würden (OLG Köln v. 21.06.2021 - I-6 U 131/15 - keine-Vorwerk-Vertretung II).

Lesen Sie hier mehr zur Entscheidung BGH v. 28.6.2018, I ZR 236/16 - keine-vorwerk-vertretung

Wer in einer Google Ad (früher: Adwords) eine Marke in den Verzeichnispfad aufnimmt, handelt irreführend, wenn auf der Landing Page überwiegend Produkte anderer Marken angeboten werden. Es ist beispielsweise eine irreführende geschäftliche Handlung, wenn man in eine Google Ad

„www.example.com/Post-It“

aufnimmt und auf der Landing Page tatsächlich nur 5 Artikel der Marke Post-It angeboten werden, aber 55 Haftzettel anderer Marken (OLG Frankfurt v. 02.02.2017 - 6 U 209/16 - Irreführung durch Aufnahme einer Marke in die Subdomain einer „google“-Anzeige)

Der Browsertitel - definiert im Title Tag

Der Browsertitel einer Internetseite wird im HTML-Title Tag definiert und von jeder Suchmaschine gelesen. Er gilt als ein wichtiger Faktor bei der Suchmaschinenoptimierung. Google zieht den Title Tag oft auch als Bestandteil des Titels in den Suchergebnis-Kurztexten („Snippets“) heran. Keywords sind daher im Title Tag zur Suchmaschinenoptimierung beliebt. Fremde Marken oder Unternehmenskennzeichen (z.B. Firmennamen) werden dort gerne platziert, besonders, wenn diese Bezeichnungen bekannt und populär sind oder man die Marken selbst vertreibt. Portale und Plattformen leben davon, Traffic für populäre Marken und Unternehmen anzuziehen. Sie tun das regelmäßig auch, indem Sie diese Begriffe in die Title Tags einbauen. Das ist gefährlich.

Ausgangspunkt der Rechtsprechung für die Frage nach einer Verletzung von Marken oder Kennzeichen: Schon das Snippet, nicht erst die verlinkte Internetseite!

Die Frage, ob eine Rechtsverletzung schon anhand des kurzen Snippets, die Rechtsprechung spricht von „Trefferliste“, zu beurteilen ist, oder ob erst die dort unter einem Link anzuklickende vollständige Internetseite maßgeblich ist, ist längst entschieden. Im Grundsatz hat die Rechtsprechung in den Fällen, in denen es um rechtsverletzende Metatags ging, auf die Snippets abgestellt. Darauf, dass durch den Inhalt der dann anzuklickenden Internetseite eine kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr ausgeräumt wird, kommt es nicht an (BGH Urteil v. 18.5.2006 – I ZR 183/03 – Impuls; BGH Urteil v. 8.2.2007 – I ZR 77/04 – AIDOL). Das wird genauso bei den Title Tags angenommen (OLG Frankfurt am Main, Beschluss v. 3.3.2009 – 6 W 29/09; OLG Frankfurt am Main, Urteil v. 10.1.2008 – 6 U 177/07). Entscheidend für die Frage nach einer rechtsverletzenden Benutzung von Marken und Unternehmenskennzeichen ist also das Suchergebnis-Snippet. Den Inhalt der dort verlinkten Internetseite selbst hält die Rechtsprechung für irrelevant.

Fremde Marken in Title Tags  - der „Erschöpfungsgrundsatz“ im Markenrecht

Fremde Marken in den Title Tag aufzunehmen, ist ohne Zustimmung des Markeninhabers grundsätzlich eine Markenrechtsverletzung, wenn sich die für die Marke geschützten Waren und die auf dem Suchergebnis-Snippet angebotenen Waren zumindest ähneln (BGH Urteil v. 4.2.2010 – I ZR 51/08 – POWER BALL).

Eine fremde Marke in den Title Tag aufzunehmen, ist nach dem sog. „Erschöpfungsgrundsatz“ aber dann erlaubt, wenn Waren der Marke tatsächlich auf eben dieser Internetseite (vgl. BGH Urteil v. 8.2.2007 – I ZR 77/04 – AIDOL) angeboten werden. Dann sind die Rechte des Markeninhabers „erschöpft“. Voraussetzung: Die dort angebotene Ware wurde mit Zustimmung des Markeninhabers erstmals innerhalb der EU verkauft. Hat der Markeninhaber die Ware aber z.B. zuerst in den USA an einen Grauhändler verkauft und verkauft dieser ohne Zustimmung des Markeninhabers die Ware an einen weiteren Händler in der EU,  ist der Weitervertrieb verboten (z. B. BGH vom 15.3.2012 I ZR 137/10 – CONVERSE II). Weitere Voraussetzung der Erschöpfung: Es darf nicht der falsche Eindruck erweckt werden, man stünde in einer besonderen Geschäftsbeziehung zum Markeninhaber, z. B. als Vertragshändler (vgl. BGH Urteil v. 7.11.2002 – I ZR 202/00 – Mitsubishi). Wenn also die Marke im Title Tag mit dem Begriff „Online-Shop“ kombiniert wird (z.B. „LEVI’S ONLINE SHOP), wäre das unzulässig. Denn dadurch würde fälschlich suggeriert, man sei Vertragshändler des Markeninhabers oder stünde als Betreiber des Online-Shops des Markeninhabers in einer besonderen Geschäftsbeziehung.

Erlaubte Markennennung nach § 23 Nr. 1 und 2 MarkenG /Art. 12 a) und b) GMV

Erlaubt ist auch die Benutzung markenähnlicher oder markenidentischer Begriffe zur Produktbeschreibung. Beispielsweise ist „pcb“ als gängige Abkürzung für „printed circuit board“, (=Leiterplatte) keine Verletzung der Marke „PCB-POOL“, BGH v. 22.1.2009 I ZR 139/07- pcb. Das Gleiche gilt für handelsübliche beschreibende Angaben oder in der zulässigen (d. h., wenn gerade keine Kennzeichenverletzung vorliegt – BGH v. 4.2.2010 - POWER BALL) vergleichenden Werbung. Marken dürfen ebenfalls genannte werden, wenn dies zur Beschreibung von Ersatzeilen notwendig ist.

Fremde Firmennamen („Unternehmenskennzeichen“) im Title Tag

Auch fremde Firmennamen (Unternehmenskennzeichen) in einen Title Tag aufzunehmen, ist grundsätzlich eine Unternehmenskennzeichenverletzung, wenn die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen und die sich gegenüberstehenden Branchen zumindest ähneln. Als Unternehmenskennzeichen geschützt ist eine Bezeichnung an sich nur gegenüber der Verwendung für zumindest ähnliche Branchen. Außerhalb der Branchenähnlichkeit ist die Bezeichnung aber als Name geschützt, wenn Sie identisch oder „nahezu identisch“ benutzt wird und dabei eine „Zuordnungsverwirrung“ entsteht (BGH, Urteil v. 9.11.2011 – I ZR 150/09 – Basler Haar-Kosmetik). Gemeint ist damit eine Verwirrung über den Namensträger.

Dabei soll es nach der Rechtsprechung ausreichen, wenn der Firmenname als „Lotse“ dient, d. h. dazu dient, den Internetnutzer auf die Internetseite desjenigen zu lenken, der den fremden Firmennamen im Browsertitel benutzt (OLG Hamburg, Urteil v. 2.3.2010 – 5 W 17/10). Es reicht für eine Unternehmenskennzeichenverletzung also aus, wenn in dem Snippet des Suchmaschinenergebnisses die gleichen Leistungen erscheinen, wie sie auch der Inhaber des Unternehmenskennzeichens anbietet und dadurch der Internetnutzer diese Angebote verwechselt. Auf den Inhalt der jeweiligen Internetseite selbst kommt es dann nicht mehr an (BGH Urteil v. 18.5.2006 – I ZR 183/03 – Impuls; OLG Frankfurt am Main, Urteil v. 10.1.2008 – 6 U 177/07).

Disclaimer verhindern Rechtsverletzung nicht

Für die Beurteilung, ob ein Title Tag eine fremde Marke oder ein Unternehmenskennzeichen verletzt, stellt die Rechtsprechung nicht auf die betreffende Internetseite, sondern auf das Suchergebnis-Snippet ab. Ein Disclaimer (etwa: „Der Inhaber dieser Website steht in keiner Geschäftsbeziehung zum Inhaber der Marke X oder dem Unternehmen Y“) auf der Internetseite selbst kann daher eine Rechtsverletzung nicht mehr abwenden. Denn ob eine Suchmaschine den Title Tag unverändert übernimmt, ist ja ungewiss. Verletzt nun ein solches Snippet fremde Marken oder Unternehmenskennzeichen, kann sich derjenige, der einen Disclaimer im Title Tag eingefügt hat, nicht darauf berufen, er habe keinen Einfluss auf das von Google zusammengestellte Snippet. Wer bestimmte Keywords in den Title Tag aufnimmt, für den sind diese Keywords eigene Informationen und nicht solche der Suchmaschine. Man haftet hierfür uneingeschränkt (BGH Urteil v. 4.2.2010 – I ZR 51/08 – POWER BALL). Der marken- und kennzeichenrechtliche Unterlassungsanspruch und auch der Auskunftsanspruch setzt ohnehin kein Verschulden voraus.