Markenanmeldung

Marken richtig anmelden

Die absoluten Schutzhindernisse bzw. Eintragungshindernisse

Wer ein Zeichen oder eine Bezeichnung zur Eintragung als deutsche Marke oder Unionsmarke anmeldet, muss über die Hürden der absoluten Eintragungshindernisse springen. Diese bestimmen, ob ein Zeichen überhaupt markenfähig ist.

Die relativen Eintragungshindernisse

Die relativen Eintragungshindernisse (§ 9 MarkenG, Art. 8 Unionsmarkenverordnung) wiederum prüfen die Ämter nicht. Ob eine angemeldete Marke mit einer schon angemeldeten oder eingetragenen Marke oder einem anderen Schutzrecht (z.B. einem Unternehmenskennzeichen) kollidieren kann, muss der Markeninhaber selbst prüfen ergreifen und Widerspruch einlegen oder eine gegebenenfalls eine Löschung veranlassen.

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Aus KAPITEL 4 - INHALT DER WERBUNG
Aus KAPITEL 7 - SUCHMASCHINENWERBUNG (SEARCH ENGINE ADVERTISING - SEA)

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Markenanmeldung beim DPMA und beim EUIPO

Eine deutsche Marke wird beim Deutschen Patent- und Markenamt, DPMA zur Eintragung angemeldet.

Unionsmarken werden beim Europäischen Amt für Geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante angemeldet.

Anmeldung einer IR-Marke

Für die Anmeldung einer IR-Marke ist die World Intellectual Property Organization WIPO in Genf zuständig. Die IR-Marke braucht eine Basismarke, beispielsweise eine deutsche Marke oder eine Unionsmarke.

Anmeldungen von Zeichen mit geringer Unterscheidungskraft

Besonders die Anmeldung von von Hause aus "schwachen" Zeichen mit geringer Unterscheidungskraft setzt große Erfahrung der Eintragungspraktiken der jeweiligen Ämter voraus. Manche Zeichen, die das DPMA nicht eintragen würde, haben beispielsweise beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt größere Chancen. Hier sind oft Details bei der Erstellung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses eintragungsentscheidend.

Vor der Anmeldung kommt die Recherche

Da die Ämter nicht prüfen, ob eine eingetragene Marke auch benutzt werden darf oder vielmehr zu einer Markenrechtsverletzung führen würde, ist vor der Markenanmeldung eine Markenrecherche dringend zu empfehlen.

Absolute Eintragungshindernisse bei der Markenanmeldung

Absolute Schutzhindernisse, § 8 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 b) bis k) Unionsmarkenverordnung

Zeichen, die nach § 8 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 b) bis k) Unionsmarkenverordnung absolut schutzunfähig sind, werden vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und vom Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) nicht als Marke eingetragen. Zeichen werden als Unionsmarken auch dann nicht eingetragen, wenn diese absoluten Schutzhindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vorliegen, Art. 7 Abs. 2 UMV. Im Gegensatz zu den absoluten Eintragungshindernissen werden die "relativen Eintragungshindernisse" nur auf Initiative der Inhaber älterer Rechte von den Ämtern geprüft.

Die wichtigsten absoluten Eintragungshindernisse

Die praktisch wichtigsten absoluten Eintragungshindernisse sind die fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 II Nr. 1 MarkenG bzw. Art. 7 I b) Unionsmarkenverordnung) und die freihaltebedürftigen beschreibenden Angaben. (§ 8 II Nr. 2 MarkenG bzw. Art. Art. 7 I c) Unionsmarkenverordnung). Beide Fallgruppen werden von den Markenämtern meistens zusammen geprüft. Praktisch relevante absolute Eintragungshindernisse sind außerdem noch die üblich gewordene Bezeichnungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 d UMV. Diese Fallgruppe betrifft vor allem Gattungsbezeichnungen.

Verstoß gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung, § 8 II Nr. 5 MarkenG, Art. 7 I f) Unionsmarkenverordnung

Zeichen, die gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen, sind ebenfalls nicht als Marke eintragungsfähig.

Bsp.: "Fack Ju Göhte" für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 und 41 (EuG v. 24.01.2018 - T-69/17 - Fack Ju Göhte)

Die wichtigste Schutzvoraussetzung einer Marke: Die Unterscheidungskraft

Unterscheidungskraft (auch: "Kennzeichnungskraft") ist die Eignung einer Marke zur Unterscheidung für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber denjenigen eines anderen Unternehmens. Bei Unternehmenskennzeichen bedeutet Unterscheidungskraft die Eignung des Kennzeichens, ein Unternehmen für die betreffende Branche von einem anderen Unternehmen zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft ist bei Marken und Unternehmenskennzeichen Voraussetzung der Schutzfähigkeit.

Was aber als Marke eingetragen wurde, gilt zumindest als schwach originär kennzeichnungskräftig (BGH v. 02.042009 - I ZR 209/06 - POST/RegioPost). Eingetragene Marken gelten daher immer als schutzfähig. Der bloße Einwand in einem Markenverletzungsverfahren, die eingetragene Marke sei gar nicht unterscheidungskräftig und daher nicht schutzfähig, ist daher untauglich. Hier hilft nur ein Nichtigkeitsverfahren vor dem Amt oder - bei Unionsmarken - auch eine Nichtigkeitswiderklage (vgl. Art. 58 I UMV).

Die Unterscheidungskraft in der Definition der Rechtsprechung

Der BGH (BGHZ 167, 278, Rn 18 - FUSSBALL WM 2006) definiert die Unterscheidungskraft so:

"Die Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet."

Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem er diese Ware oder Dienstleistung ohne etwaige Gefahr der Verwechslung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft unterscheiden kann. Durch ihre Unterscheidungskraft kann eine Marke die von ihr erfasste Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen und somit die Unterscheidung dieser Ware oder Dienstleistung von denjenigen anderer Unternehmen ermöglichen (EuGH, Urt. v. 16.9.2015 – C-215/14 - Société des Produits Nestlé/Cadbury UK Ltd).

Unterscheidungskraft heißt also: Ein Zeichen kann überhaupt als Herkunftshinweis aufgefasst werden. Das Zeichen soll die betreffenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen können.

Prüfung der Unterscheidungskraft durch die Ämter

Die Unterscheidungskraft wird vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) für jede der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen selbständig geprüft. Fehlt die Unterscheidungskraft für eine Ware, so indiziert dies die fehlende Unterscheidungskraft für die verbundene Dienstleistung (BGH, v 13. 09.2012,  I ZB 68/11 - Deutschlands schönste Seiten). Andere Kriterien als die Unterscheidungskraft sind irrelevant. Unerheblich ist daher, etwa ein „gewissen Fanstasieüberschuss“ des angemeldeten Zeichens (EuGH v. 21.10.2004, C-64/02 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Unterscheidungskraft durch Benutzungsabsicht? EuGH v. 12.9.2019 - C-541/18

Eine fehlende Unterscheidungskraft kann nur durch den Nachweis der Verkehrsgeltung (bzw. was dem für das Unionsmarkenrecht entspricht: Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft) überwunden werden. Manchmal aber versuchen Anmelder, die fehlende Unterscheidungskraft auf andere Art zu überwinden. Sie behaupten dann im Anmeldeverfahren, dass sie das angemeldete Zeichen auf eine weniger wahrscheinliche Art benutzen möchten.

Beispiel: Mit einer deutschen Markenanmeldung begehrt die Anmelderin Schutz für die Bezeichnung

                    „#darferdas?“

u.a. für Bekleidungsstücke. Das DPMA wies die Anmeldung zurück. Die Bezeichnung sei für Bekleidungsstücke nicht schutzfähig, die Unterscheidungskraft würde fehlen. Man würde die Bezeichnung als Dekor und nicht als Herkunftshinweis ansehen. Die meinte, richtigerweise müsse man nicht nur die wahrscheinlichste Verwendungsform berücksichtigen, sondern auch andere naheliegende Verwendungsformen. Beispielsweise möchte sie die Bezeichnung „#darferdas?“ auch auf Etiketten aufbringen. In einer Verwendung auf Etiketten würde man einen Herkunftshinweis sehen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht übergab die Anmelderin als Verwendungsbeispiel eine T-Shirt mit eingenähtem Innenetikett mit der Aufschrift „#darferdas?“.

Tatsächlich hatte der BGH in der Vergangenheit die Verwendung eines Zeichens auf einem Etikett als Herkunftshinweis angesehen (z.B. BGH v. 10.11.2016 - I ZR 191/15 - Sierpinksi-Dreieck). Er war sich daher nun nicht mehr so sicher, ob er neben der wahrscheinlichsten auch andere naheliegende Verwendungen berücksichtigen muss. Der BGH legte die Sache dem EuGH. Dieser antwortete, dass die Behörden (im Fall das DPMA) alle relevanten Verwendungsarten berücksichtigen und prüfen müssen, ob in diesen Verwendungsarten das Zeichen als Herkunftshinweis (dann schutzfähig) oder nur als dekorativer Gebrauch angesehen wird (EuGH v. 12.9.2019 - C-541/18).

Unterscheidungskraft von Wort-Bild-Marken

Die Unterscheidungskraft wird immer anhand des Gesamtzeichens beurteilt. Das ist bei Wort-Bild-Marken zu beachten. Alleine der Umstand, dass eine Wort-Bild-Marke eingetragen ist, sagt daher nichts darüber aus, ob auch der isolierte Wortbestandteil schutzfähig ist. Das wiederum muss man anhand der Unterscheidungskraft eben des Worbestandteils für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beurteilen.

Beispiel OLG Frankfurt/M. v. 4.10.2012 - 6 U 217/11 - fishtailparkas

Der Wortbestandteil der deutschen Wort-Bild-Marke Nr. 302009000717 „fishtailparkas“ ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht schutzfähig.

ist für „Oberbekleidung“ beschreibend und daher als Wort und ohne grafische Bestandteile nicht schutzfähig (OLG Frankfurt v. 4.10.2012 - 6 U 217/11).

Beispiele für fehlende Unterscheidungskraft

Bundespatentgericht v. 23.11.2010 - 27 W (pat) 16/10 - MATCHWEAR

Der Fall: Die Anmelderin meldete die Bezeichnung „MATCHWEAR“ zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) an. Die Anmelderin begehrte unter anderem Schutz für „Bekleidung, Schmuck, Schmuckwaren sowie Textilien und Betttextilien“. Das DPMA hat die Eintragung deshalb abgelehnt. Es sah die die Bezeichnung „MATCHWEAR“ als beschreibend und damit nicht eintragungsfähig an: „MATCHWEAR“ bedeute nämlich „Wettkampfkleidung“ und sei daher lediglich beschreibend. Das Bundespatentgericht gab dem DPMA Recht: Es würde die Unterscheidungskraft fehlen (vgl. § 8 II Nr. 1 MarkenG). Außerdem sei "MATCHWEAR" eine schutzunfähige beschreibende Angabe nach § 8 II Nr. 2 MarkenG. Die Marke könne auch deshalb nicht eingetragen werden. Lediglich für den Bereich „Betttextilien“ sei die Bezeichnung nicht beschreibend und damit auch nur für Betttextilien eintragungsfähig.

Beispiel BGH v. 17.10.2013 – I ZB 11/13 - grill meister

Der Bundesgerichtshof hat die Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortbildmarke verneint für

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgefrorenes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompott; Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Klasse 30: Mehle und Getreidepräparate, Brot; Honig; Salz, Senf; Essig; Soßen (Würzmittel); Gewürze;

Klasse 31: land-, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; lebende Pflanzen;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen

Beispiel BGH v. 21.2.2008 - I ZB 24/05 (BPatG) VISAGE

Die Bezeichnung „VISAGE" ist für Gesichtscreme beschreibend und damit ohne Kennzeichnungskraft. Denn der Ausdruck „Visage" wird auch im Deutschen umgangssprachlich für Gesicht gebraucht

Beispiel EuG v. 6.4.2017 – T-219/16 - ViSAGE

„ViSAGE“ ist auch für Geräte zur Körperpflege, Massagegeräte, Gesichtssaunas und kosmetische Ultraviolettlampen nicht schutzfähig

Beispiel BGH v. 27.4.2006 - I ZB 96/05 (BPatG) FUSSBALL WM 2006

Der Fußball Weltverband FIFA hatte sich die Bezeichnung „FUSSBALL WM 2006" als Marke für eine ganze Reihe von Waren und Dienstleistungen eintragen lassen. Diese Eintragungen wurde 2006 zum großen Teil wieder gelöscht, weil der Begriff „FUSSBALL WM 2006" nicht nur für die Sportveranstaltung „Fußballweltmeisterschaft 2006", sondern auch für alle mit dieser Sportveranstaltung verbundenen Waren und Dienstleistungen beschreibend.

Unterscheidungskraft von Werbeslogans

An Werbeslogans sind zwar keine strengeren Anforderungen anzulegen, als an andere Bezeichnungen (EuGH, Urteil vom 21.10.2004 - C-64/02 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Letztendlich müssen aber Werbeslogans zugleich auch als einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft aufgefasst werden (EuGH, Urteil vom 12.7.2012 - C-311/11 P Smart Technologies ./. HABM – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH). Eine Unterscheidungskraft wurde daher von der Rechtsprechung verneint für die Bezeichnung „Wir machen das Besondere einfach“ für Datenaufzeichnungs- und Messgeräte.

Alleine der Umstand, dass eine Bezeichnung oder Aussage auch als Werbeslogan verstanden werden kann, lässt aber noch nicht den Schluss zu, dass dieser deshalb die Unterscheidungskraft fehlt (EuGH  v. 21.1.2010 - C-398/08 P HABM/Audi - Vorsprung durch Technik; vgl. auch EuGH, Beschluss vom 11.12.2014 - C-253/14 P – BigXtra, Rz. 36).

Auch Werbeslogans können also grundsätzlich als Marke schutzfähig sein, wenn sie unterscheidungskräftig sind. Nicht unterscheidungskräftig sind aber meistens längere Wortfolgen.

Beispiel BGH v. 1.7.2010 - I ZB 35/09 - Die Vision

Nicht unterscheidungskräftig ist  der Slogan „Die Vision: EINZIGARTIGES ENGAGEMENT IN TRÜFFELPRALINEN"

Unterscheidungskraft von Flächenmustern

Das Beispiel "Birkenstock"

Mustern wird oft eine fehlende Unterscheidungskraft abgesprochen und sind meistens als Marke nicht schutzfähig. Der EuH hat beispielsweise dem Birkenstock-Sohlenmuster die Markenfähigkeit für Bekleidung und Lederwaren abgesprochen – EuG v. 9.11.2016 – Birkenstock Sales GmbH/EUIPO:

Die Birkenstock Sales GmbH hatte am 27.06.2012 beim Internationalen Büro der WIPO das oben abgebildete reliefartige Oberflächenmuster als IR-Marke registriert, u.a. für Lederwaren, Handtaschen, Bekleidungsstücke und Schuhwaren. Bei der IR-Registrierung hatte sie die Europäische Union benannt. Das Muster stellt eine Schuhsohle dar. Die Birkenstock Sales GmbH hatte angegeben, das Muster seit mehr als 40 Jahren zu benutzen. Das EUIPO lehnt am 29.08.2013 die Schutzrechtserstreckung auf die Europäische Union ab. Die Begründung: Es fehle die Unterscheidungskraft (Art. 7 Abs. 1 Unionsmarkenverordnung).

Das EuG wies die Klage, soweit sie die Waren „Lederwaren, Handtaschen, Bekleidungsstücke und Schuhwaren“ betraf ab (EuG v. 9.11.2016 – Birkenstock Sales GmbH/EUIPO). Er bestätigte damit die Entscheidung des EUIPO. Das EuG war ebenfalls der Meinung, dass das Muster mit der Erscheinung für die beanspruchten Waren (Bekleidungsstücke, Lederwaren, Handtaschen, Schuhe) verschmelze. Das Zeichen stelle sich dar als eine Serie regelmäßig wiederholender Bestandteile. Solche Zeichen eigneten sich ganz besonders für Oberflächenmuster. Die beanspruchten Waren (Bekleidungsstücke, Lederwaren, Handtaschen, Schuhe) hätten eben oft Oberflächenmuster. Das Zeichen werde daher nicht als „Herkunftshinweis“ (d.h. als Marke) wahrgenommen, sondern als Oberflächenmuster. Als Marke sei daher dieses Muster für Bekleidungsstücke, Lederwaren, Handtaschen und Schuhe nicht schutzfähig.

Eintragungspraxis von Mustern als Marke uneinheitlich

Die Anmeldung von Mustern als Marke ist tatsächlich oft ein juristisches Glücksspiel. Die verschiedenen Ämter entscheiden unterschiedlich, ob ein Muster als Marke schutzfähig ist oder nicht. Das zeigt sich schon an der Marke, die als Basisanmeldung für die internationale Registrierung des Birkenstock-Sohlenmusters diente. Es handelte sich um die deutsche Marke 302012022812, eingetragen u.a. für Lederwaren, Handtaschen, Bekleidungsstücke und Schuhwaren. Das Zeichen war mit demjenigen, dem das EuG die Unterscheidungskraft abgesprochen hatte, absolut identisch. Das DPMA hatte also das identische Muster als Marke eingetragen. Es hielt das Muster also für geeignet, als Herkunftshinweis zu dienen und sah es als markenrechtlich schutzfähig an. Das EUIPO hingegen hatte dem Muster der Birkenstock-Sohle eine Markenfähigkeit auch explizit für Handtaschen und Taschen abgesprochen (EuG v. 9.11.2016 – Birkenstock Sales GmbH/EUIPO, Rz. 116 ff.).

 

Stärkung der Unterscheidungskraft durch Benutzung

Je origineller und individueller eine Bezeichnung für das betreffende Produkt ist, desto "stärker" ist es. Die Unterscheidungskraft einer Marke kann sich erhöhen, wenn die Marke bekannter wird, etwa durch intensive Werbung. Die Marke wird dann sozusagen "stärker". Eine an sich beschreibende Bezeichnung, die an sich schutzunfähig wäre, kann daher dennoch als Marke eingetragen werden, wenn sie "Verkehrsgeltung" erlangt hat (siehe unten). Ebenso kann eine schwache oder durchschnittlich kennzeichnungskräftige Marke ihre Kennzeichungskraft durch Werbung gestärkt haben.

Eingetragene Marken zumindest schwach originär unterscheidungskräftig

Was eingetragen ist, gilt zumindest als schwach originär kennzeichnungskräftig (BGH v. 02.042009 - I ZR 209/06 - POST/RegioPost). Eingetragene Marken gelten daher als schutzfähig. Der Einwand in einem Markenverletzungsverfahren, die eingetragene Marke sei gar nicht unterscheidungskräftig und daher nicht schutzfähig, ist daher untauglich.

Nachträglicher Verlust der Unterscheidungskraft

Beispiel BGH v. 23.10.2008 - I ZB 48/07 - POST II:

Eine Marke kann ihre Unterscheidungskraft aber auch wieder verlieren, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie geschützt ist, wegen ihrer großen Bekanntheit beschreibend geworden ist.

Beispiel
Die Bezeichnung „POST" wurde unter anderem für Dienstleistungen der Briefbeförderung für die Deutsche Post AG eingetragen. Hiergegen hatten mehrere Wettbewerber der Deutschen Post AG Löschungsanträge gestellt: Die Marke würde nunmehr diese Dienstleistungen lediglich beschreiben und sei nicht mehr schutzfähig. Die Marke wurde zunächst gelöscht. Der BGH hat die Sache allerdings wieder an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, das nun darüber entscheiden muss, ob die an sich beschreibende Bezeichnung „POST" für Briefbeförderung so bekannt ist, dass sie dennoch als Hinweis auf Herkunft der Dienstleistung aus dem Unternehmen „Deutsche Post AG" verstanden wird.

Die Überwindung mangelnder Unterscheidungskraft durch "Verkehrsgeltung"

Nachweis der Verkehrsgeltung bei deutschen Marken

Eine fehlende Unterscheidungskraft als absolutes Eintragungshindernis kann nur durch den Nachweis der Verkehrsgeltung (bzw. was dem für das Unionsmarkenrecht entspricht: Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft) überwunden werden.

Originär nicht unterscheidungskräftige Zeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 b UMV), beschreibende Angaben (8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 c UMV)  und üblich gewordene Bezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 d UMV) können dennoch als Marke eingetragen werden, wenn die Marke sich durch ihre Benutzung für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt  bzw. „Unterscheidungskraft erlangt“ haben . Die „erlangte Unterscheidungskraft“ in Art. 7 Abs. 3 UMV entspricht dabei der „Verkehrsdurchsetzung“ in § 8 Abs. 3 MarkenG (vgl. BGH v. 21.2.08 Rz. 26 – I ZB 24/05 – VISAGE, EuGH v. 11.03.2003 – C-40/01 - Ansul).

Bekanntheit von mindestens 50%

Der Begriff der „Benutzung“ ist dabei der gleiche wie bei der „rechtserhaltenden Benutzung“ nach Art. 15 Abs. 1 GMV/§ 26 Abs. 1 MarkenG (EuGH v. 18.04.2013 - C-12/12 – Stofffähnchen III, Rz. 30). Die Rechtsprechung verlangt als Grundregel eine Verkehrsbekanntheit von wenigstens 50 % (BGH v. 21.2.08 – I ZB 24/05 Rn. 25 – VISAGE), bei glatt be-schreibenden Angaben aber deutlich darüber (BGH v. 2.4.2009 – I ZB 94/06 (BpatG) Kinder III).

Diese Verkehrsbekanntheit wird in vielen Fällen nur durch Vorlage einer demoskopischen Verkehrsbefragung nachgewiesen werden können (BGH VISAGE a.a.O.). Die Anforderungen an diese Verkehrsbefragung sind also recht hoch. Die durchgeführte Verkehrsbefragung muss den Anteil der beteiligten Verkehrskreise angeben, der die Ware auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt. Diese Verkehrskreise sind in erster Linie die Endabnehmer der angemeldeten Waren. Entscheidend ist, wofür die angemeldeten Waren üblicherweise benutzt werden. Wird eine Marke beispielsweise für „Seifen“ angemeldet, so darf sich die Verkehrsbefragung nicht auf Frauen beschränken, weil auch Männer Seifen kaufen und verwenden (BGH VISAGE a.a.O.).

Neben einer solchen Verkehrsbefragung können auch der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke (hierzu z. B. BPatG v. 28. 11.2012, 29 W (pat) 524/11 – Landlust) sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden (BGH VISAGE a.a.O.). Bei sehr bekannten Marken reicht unter Umständen auch die Vorlage vieler Gerichtsurteile aus, aus denen hervorgeht, dass die Marke sehr bekannt ist (vgl. BpatG v. 21.9.2004, 27 W (pat) 212/02 für drei Streifen auf Sporthosen als Positionsmarke der adidas AG).

Beispiel für durch erfolgreichen Nachweis der Verkehrsdurchset-zung eingetragene Marken:

  • Deutsche Farbmarke 39552630 „Magenta“, der Deutschen Tele-kom AG u.a. für Telekommunikationsdienstleistungen;
  • Deutsche Wortmarke „POST“ u.a. für Beförderung und Zustellung von Briefen, Paketen, Päckchen
  • Gemeinschaftsmarke 003517612 der adidas AG für die Warenklasse 25 (Bekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen) als Positionsmarke

Nachweis der Unterscheidungskraft bei Unionsmarken

Bei Unionsmarken muss die Unterscheidungskraft in allen Mitgliedsstaaten vorliegen (vgl. (EuGH v. 22.06.2006 - C-25/05 - Storck/HABM). Das heißt: In den Teilen der Mitgliedsstaaten, in denen von Anfang an (originär) keine Unterscheidungskraft vorlag, muss eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft (Verkehrsgeltung) vorliegen (EuGH v. 25.07.2018 - C-84/17 - Nesté/Mondelez).

Das heißt aber nicht, dass der Anmelder oder Markeninhaber auch für jeden einzelnen Mitgliedsstaat die Unterscheidungskraft gesondert nachweisen kann. Denn oft werden in einem Vertriebsnetz mehrere sprachlich oder kulturelle Staaten zusammengefasst (vgl. EuGH v. 25.07.2018 - C-84/17 - Nesté/Mondelez). Es reicht daher aus, dass nachgewiesen wird, dass insgesamt die Unterscheidungskraft in allen Mitgliedsstaaten der Union erlangt wurde (EuGH v. 24.05.2012 - C-98/11 - Lindt & Sprüngli/HABM).

Fehlerhaft angenommene Verkehrsgeltung

Probleme ergeben sich, wenn im Eintragungsverfahren Fehler gemacht wurden und einer an an sich nicht eintragungsfähiger Marke Schutz gewährt wurde. Ein Beispiel: Eine an sich schutzunfähige Unionsmarke wird eingetragen, weil ihr das EUIPO Verkehrsgeltung nach Art. 7 III GMV zugesprochen hat. Tatsächlich hatte der Markeninhaber aber bei der Eintragung nicht nachgewiesen, dass die Unionsmarke auch tatsächlich in der gesamten Union Unterscheidungskraft erlangt hat. In einem Widerspruchsverfahren vor dem DPMA aus einer solchen Unionsmarke muss daher der Widersprechende nachweisen, dass die Marke auch durch Benutzung in Deutschland Unterscheidungskraft erlangt hat. Sonst gilt seine Marke nur als schwach unterscheidungskräftig und hat dementsprechend einen geringen Schutzumfang, womit eine Verwechslungsgefahr eher angenommen werden kann (BGH v. 09.11.2017 - I ZB 45/16 - OXFORD/Oxford Club).

Nachweis der Verkehrsgeltung bei Benutzungsmarken

Die Verkehrsgeltung spielt auch eine Rolle bei den durch Benutzung entstandenen Marken, sog. "Benutzungsmarken" nach § 4 Nr. 2 MarkenG.

Freihaltebedürftige beschreibende Angaben, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 c UMV

Beschreibende Angaben sind bei einer Markenanmeldung ein absolutes Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 c Unionsmarkenverordnung (UMV). Sie beschreiben mehr oder weniger die Waren oder Dienstleistungen nach ihrer Art, Menge oder Entstehungszeitpunkt. Solche Angaben sind freihaltebedürftig und können nicht als Unionsmarke oder deutsche Marke eingetragen werden.

Es liegt im Interesse der Allgemeinheit, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können (vgl. EuGH v. 12.2.2004 - C-265/00  - BIOMILD, Rz. 35). Es reicht, dass ein Wortzeichen in üblicher Sprachform und verständlich ein Merkmal der betreffenden Produkte bezeichnet (EuGH v. 23.10.2003 - Rs. C-191/01–DOUBLEMINT, Rz. 32). Hier kann auch das Verständnis des Handels allein ausreichen. Jeder Mitbewerber muss nämlich beschreibende Angaben frei verwenden können (EuGH v. 9.12.2009 - C-494/08 – PRANAHAUS, Rz. 25; BPatG v. 14.11.2012 – 28 W (pat) 518/11) – Schutzfähigkeit der Bezeichnung M).

Markenanmeldung mit einem Disclaimer

Einschränkung des Schutzumfangs oder Einschränkung der Rechtssicherheit?

Mit einem Disclaimer in der Markenanmeldung wird der Schutzbereich einer Marke für bestimmte Waren- und Dienstleistungen im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ausgeschlossen. Ein Disclaimer im Markenregister ist aber nur unter Bestimmten Voraussetzungen eintragbar. Einschränkungen, die nur bestimmte Merkmale der Ware ausschließen sind ausgeschlossen. Denn das würde es zu einer nicht hinnehmbaren Rechtsunsicherheit über den Umfang des Markenschutzes führen.

Beispiele für eingetragene und zurückgewiesene Disclaimer

Eingetragen wurden beispielsweise bisher folgende Disclaimer in das Markenregister:

  • "alle vorgenannten Dienstleistungen, ausgenommen in Bezug auf Fahrräder und in deren Zusammenhang stehenden Themen" (DPMA Registernummmer 30730576)
  • "ausgenommen Sportbekleidung" (BPatG v. 17.05.11 - 27 W (pat) 536/10

NICHT eingetragen wurden beispielsweise bisher folgende Disclaimer in das Markenregister:

  • "unter Ausschluss von Waren mit einem hellen beigen Farbton" (BPatG v. 15.02.11 - 27 W (pat) 568/10)
  • "Puddings und Speiseeis unter Ausschluss von solchen in Herzform (BPatG v. 08.02.12 - 25 W (pat) 91/09)

Einschränkung des Schutzumfangs der Marke durch Disclaimer

Die Einschränkung des Schutzumfangs einer Marke durch einen Disclaimer ist rechtlich wirkungslos und kann den Schutzumgang einer Marke nicht beschränken. Denn damit würde die Feststellung einer Verwechslungsgefahr unzulässigerweise im Voraus ausgeschlossen werden (EuGH v. 12.6.209 - C-705/17 - Patent- och registeringsverket/Mats Hansson).

Beispiel: Ein Disclaimer, der auf Verlangen des Amt für geistiges Eigentum, Schweden (Patentoch registreringsverk), ein ausschließliches Recht an der Bezeichnung "Roslagspunsch" für alkoholische Getränke ausschließt, weil  der Begriff „Roslags“ auf eine Region in Schweden verweise und der Begriff „Punsch“ eine der von dieser Eintragung erfassten Waren beschreibe, ist für die Prüfung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ohne Wirkung (EuGH a.a.O).

Weitere Informationen zum Markenrecht:

Unterscheidungskraft durch ungewöhnlichere Benutzungsabsicht (rechts)? BGH v. 21.6.2018 – I ZB 61/17 – #darferdas?
Rote Schuhsohle als Marke schutzfähig: EuGH v. 12.06.2018- C-163/16 - Christian Louboutin