Markenrecherche richtig durchführen

Ausgangsüberlegung für die Recherche: Verwechslungsgefahr

Eine Marke erlaubt es ihrem Inhaber, die Benutzung identischer oder ähnlicher Zeichen für identische oder ähnliche Produkte (Waren oder Dienstleistungen) gerichtlich verbieten  zu lassen, wenn dadurch eine Verwechslungsgefahr besteht. Das schließt die Gefahr ein, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, § 14 Abs. 2 Nr. 1 bzw. 2 MarkenG/Art. 9 Abs. 1 a) bzw. b) Gemeinschaftsmarkenverordnung.

Mehrere Faktoren, die miteinander in Wechselwirkung stehen, bestimmen dabei die Verwechslungsgefahr: Zunächst die originäre Unterscheidungskraft der Marke. Diese kann durch ihre Bekanntheit gestärkt worden sein. Außerdem von der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Produkte. Eine geringere Produktähnlichkeit kann also durch eine höhere Zeichenähnlichkeit ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH v. 22.6.1999, C-342/97 – Lloyd/Klijsen, Rz. 19.). Die Verwechslungsgefahr ist umso größer, je höher sich die Unterscheidungskraft der Marke ist (EuGH v. 11.11.1997 – C-251/95 Sabèl/Puma – Springende Raubkatze II, Rz. 24). Je intensiver eine Marke benutzt und beworben wird, desto unterscheidungskräftiger wird sie und desto größer wird auch ihr Schutzumfang.

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Ausnahme: Schutzumfang bekannter Marken

Bekannte Marken haben einen wesentlich weiteren Schutzbereich. Hier kommt es auf eine Verwechslungsgefahr nicht an. Eine bekannte Marke wird schon verletzt, wenn man wegen der Verwendung der Zeichens von wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zum Markeninhaber ausgeht oder wenn diese Zeichenbenutzung die Unterscheidungskraft der bekannten Marke beeinträchtigt (BGH v. 11.4.2013 - I ZR 214/11 – VOLKSWAGEN; EuGH: Urteil vom 23.10.2003 - C-408/01 – Adidas-Salomon/Fitnessworld, Rz. 27). Von einer solchen Ausnutzung der Unterscheidungskraft geht die Rechtsprechung besonders dann aus, wenn ein jemand durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, die „Sogwirkung“ der bekannten Marke auszunutzen, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 – L'Oréal/Bellure; BGH v. 31.10.2013 – I ZR 49/12 – OTTO CAP).

Mögliche verletze Rechte: Fremde Marken und Unternehmenskennzeichen

Wer ein Zeichen oder eine Bezeichnung benutzen möchte, muss nicht nur nach Marken, sondern auch nach Unternehmenskennzeichen recherchieren. Ein Unternehmenskennzeichen kennzeichnet – im Unterschied zur produktkennzeichnenden Marke – ein Unternehmen, z.B. als Firma („Hugo Boss“). Ebenso wie der Inhaber einer Marke gegen die Nutzung dieser Marke als Unternehmenskennzeichen vorgehen kann (siehe § 14 III Nr. 5 MarkenG bzw. Art. 9 III d) UMV), kann der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens auch gegen eine markenmäßige (d.h. produktmarkierenden) Benutzung vorgehen (BGH v. 27.3.2013 – I ZR 93/12 – Baumann, Rz. 40).