Marke

Was ist eine Marke?

Was ist rechtlich eine Marke?

Marke als rechtlich geschütztes Zeichen mit Verbietungsrecht

Eine Marke ist ein rechtlich geschütztes Zeichen. Es dient der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von Waren oder Dienstleistungen eines anderen Unternehmens. Eine Marke soll darauf hinweisen, dass die Ware oder die Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen stammt (Herkunftsfunktion). Im Gegensatz zu einem Unternehmenskennzeichen markiert eine Marke immer ein Produkt. Eine Logo oder eine Bezeichnung muss aber auch „markenmäßig benutzt" werden, damit diese Benutzung als Markenrechtsverletzung verfolgt werden kann. Eine Marke gibt seinem Inhaber das Recht, das geschützte oder ein ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche Produkte zu benutzen.

Arten von Marken

können beispielsweise nach Ihrem geografischen Schutzbereich unterschieden werden, z.B. als

  • Eingetragene deutsche Marke
  • Deutsche Benutzungsmarke
  • Unionsmarke (die "Europäische Marke"; früher: Gemeinschaftsmarke)
  • IR Marke, international registrierte Marke

Unabhängig von der geografische Reichweite ist eine

ein Zeichen, das Schutz für eine bestimmte Position auf einer Ware beansprucht.

Eine

wiederum gewährleistet bestimmte Eigenschaften einer Ware oder Dienstleistung.

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Entstehung von Marken

Markenrechtsschutz in Deutschland entsteht durch Eintragung eines Zeichens in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamt. Ein mehr oder weniger einheitlicher Markenrechtsschutz in den 27 Mitgliedsstaaten von Europa entsteht durch Registrierung einer Unionsmarke beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum - EUIPO (früher: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt - HABM/OAMI).

Durch die Registrierung einer deutschen Marke bei der WIPO erhält die deutsche Marke in den Mitgliedsstaaten des Madrider Markenabkommens den gleichen Schutz, wie eine Marke des jeweiligen Mitgliedsstaates. Derzeit sind 84 Staaten und Staatenbünde Vertragspartner des Madrider Systems, darunter auch die Europäischen Union.

Eine deutsche Marke kann aber auch allein durch Benutzung entstehen, vgl. § 4 Nr. 2 MarkenG. Voraussetzung hierfür ist, dass das betreffende Zeichen "Verkehrsgeltung" erlangt hat. Die Fälle sind praktisch sehr selten.

Schutzvoraussetzungen einer Marke

Die wichtigste Schutzvoraussetzung einer Marke ist die Unterscheidungskraft. Beschreibende Angaben können hingegen nicht als Marke eingetragen werden. Die Marke darf außerdem nicht über Eigenschaften der Waren/Dienstleistungen täuschen, gegen die öffentliche Ordnung verstoßen oder amtliche Wappen oder Siegel enthalten. Die Verwendung von amtlichen Wappen, Flaggen, Siegel, Prüfzeichen ist außerdem eine Ordnungswidrigkeit und damit strafbar. Amtliche Prüfzeichen tragen in aller Regel ein Wappen, beispielsweise einen Bundesadler.

Herkunftsfunktion

Die Markenfunktionen

Gleichgültig ob es um eine Markenanmeldung oder um eine Markenrechtsverletzung geht: Stets spielen die Markenfunktionen und hierbei besonders die Herkunftsfunktion einer Marke eine besondere Rolle. Die Herkunftsfunktion ist nach ständiger Rechtsprechung des EuGH und des BGH die Hauptfunktion einer Marke: Die Produkte eines Unternehmens sollen mit der Marke von den Produkten eines anderen Unternehmens unterschieden werden können (z.B. EuGH, Urteil vom 12. 10. 1999 - Rs. C-379/97 – Upjohn vs. Paranova; BGH v. 14.1.2010 - I ZR 88/09 – Opel Blitz II). Eine Marke ist also hauptsächlich ein Herkunftshinweis: Die Marke soll auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Betrieb hinweisen.

Mit dieser Funktion korrespondieren weitere Markenfunktionen: Die Qualitäts- oder Garantiefunktion (EuGH: Urteil vom 18.06.2009 - C-487/07 – L’Oréal, Rz. 58), mit der die Qualität der mit der Marke gekennzeichneten Produkte gewährleistet werden soll. Weitere bisher von der Rechtsprechung entwickelte Markenfunktionen sind die Kommunikationsfunktion, die Investitionsfunktion oder die Werbefunktion (EuGH L’Oréal a.a.O.).

Die AdWord-Anzeige nach EuGH v. 22. 9. 2011 - C-323/09 – Interflora vs. Marks & Spencer (s.u.):

Demnach beinträchtigt NICHT die Werbefunktion einer Marke

  • die Nutzung einer fremden Marke als „Keyword“ für eine „AdWord“-Anzeige (EuGH v. 22. 9. 2011 - C-323/09 – Interflora vs. Marks & Spencer, Rz. 54);
  • der bloße Umstand, dass ein Markeninhaber seinen Werbeaufwand erhöhen muss, um die Markensichtbarkeit aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen (EuGH v. 22. 9. 2011 - C-323/09 – Interflora vs. Marks & Spencer, Rz. 57);
  • eine bloße Beeinträchtigung der „Werbekraft“ der Marke (BGH v. 13.1.2011 – I ZR 125/07 – Bananabay II, Rz. 30).

Nur ausnahmsweise Schutz der Werbefunktion

Dementsprechend lässt der BGH den Schutz der Werbefunktion einer Marke „nur ausnahmsweise“ zu (BGH v. 15.5.2014 – I ZR 131/13 – Olympia Rabatt, Rz. 32). Er hat eine Beeinträchtigung der Werbefunktion bisher überhaupt nur bei der Verletzung einer überragend bekannten Marke (Volkswagen-Logo) angenommen. Die Werbefunktion wird demnach beeinträchtigt, wenn der Markeninhabers nicht mehr wie bisher die Marke als Element der Verkaufsförderung oder als Instrument der Handelsstrategie einsetzen kann. Bei einer bekannten Marke sei das der Fall, wenn ein Dritter sich durch Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen Zeichens in den Bereich der „Sogwirkung der Marke“ begibt, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren. Eine Ausnutzung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft würde zu einem Imagetransfer führen, dieser wiederum meistens auch eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der bekannten Marke und diese wiederum zu einer Beeinträchtigung der Werbefunktion führen (BGH v. 14.4.2011 – I ZR 33/10 – GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE, Rz. 15). Mit anderen Worten: Eine Beeinträchtigung der Werbefunktion kommt meistens im Schlepptau einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion daher.

Was  die Kennzeichnungskraft schwächt, beeinträchtigt die Werbefunktion

Die Beeinträchtigung der Werbefunktion ist demnach Folge der Schwächung der Kennzeichnungskraft der Marke. Die Unterscheidungskraft wiederum fordert, dass ein Zeichen überhaupt als Herkunftshinweis aufgefasst werden kann: Das Zeichen muss die betreffenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen können und damit die betreffende Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen unterschieden werden können (vgl. BGH, v. 21. 12.2011 - I ZB 56/09 - Link economy; EuGH v. 12. 7.2012 - C-311/11 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH).

Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 8.1.2015 - 315 O 339/13 - Soft-Porno-Optik - einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch gegen eine nicht authorisierte Calvin Kein Werbung im Wesentlichen mit der Werbefunktion der Marke begründet.

Die Werbefunktion einer Marke

Der EuGH hat erstmals in dem Urteil vom 18.6.2009 - C-487/07 – L’Oréal, Rz. 58, einer Marke auch eine Kommunikations- und Werbefunktion zugestanden, ohne diese näher zu beschreiben. Konkretisiert wurde die Werbefunktion später durch EuGH und BGH, allerdings meistens negativ. EuGH und BGH haben in den jeweiligen Urteilen nur festgestellt, was NICHT die Werbefunktion einer Marke beeinträchtigt.

Die eingetragene Marke nach dem MarkenG

Beginn des Schutzes und Schutzdauer der deutschen eingetragenen Marke

Ein als eingetragene deutsche Marke geschütztes Zeichen gewährt seinem Inhaber das Recht, anderen die Benutzung dieses oder eines ähnlichen Zeichens für die im Markenregister eingetragenen oder auch ähnlichen Produkten (Waren oder Dienstleistungen) zu benutzen. Der Schutz entsteht mit der Eintragung in das Register des DPMA (§ 4 Nr. 1 MarkenG) und beginnt rückwirkend mit dem Anmeldzeitpunkt (§ 47 I MarkenG). Der Schutz dauert 10 Jahre. Die Schutzdauer kann beliebig oft um weitere 10 Jahre verlängert werden. Im Gegensatz zu anderen Schutzrechten können Marken ewig leben.

Informationen über die deutsche eingetragene Marke

  • Schutzvoraussetzung: Eintragung (fehlende absolute Eintragungshindernisse, vor allem fehlende Unterscheidungskraft und „beschreibende Angaben“; fehlende relative Eintragungshindernisse, § 9 ff. MarkenG, entgegenstehende ältere Rechte)
  • Schutzdauer: Zehn Jahre ab Markenanmeldung (§ 47 I MarkenG), mit unbegrenzter Verlängerungsmöglichkeit um jeweils weitere zehn Jahre
  • Schutzumfang: Wechselwirkung von Unterscheidungskraft, Markenbekanntheit, der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und Produkten (Waren- oder Dienstleistungen)
  • Typische Probleme bei der Verletzung: Die „markenmäßige Benutzung“: Wird das Zeichen als Herkunftsfunktion verstanden oder produktgestaltend als „dekorativer Gebrauch?“

Die Hauptfunktion einer Marke ist nach der Rechtsprechung des EuGH ihre Herkunftsfunktion: Eine Marke weist auf die Herkunft  der markierten Produkte aus einem ganz bestimmten Unternehmen hin. Ein Zeichen wird daher nach der Rechtsprechung nur dann markenrechtsverletzend benutzt, wenn dies „markenmäßig benutzt“ geschieht. (z.B. BGH - I ZR 123/05 = GRUR 2008, 793 – Rillenkoffer). Das ist dann nicht der Fall, wenn das Zeichen gar nicht als Marke, sondern als Dekoration oder Produktgestaltung aufgefasst wird.

Vorteile der eingetragenen (deutschen) Marke gegenüber der Unionsmarke

Deutsche Marke besonders bei geringer Unterscheidungskraft attraktiv

Die deutsche eingetragene Marke hat gegenüber der Unionsmarke für den Inhaber einige Vorteile, besonders wenn es sich um eine "schwache" Marke mit nur geringer Unterscheidungskraft handelt. Wer beispielsweise aus einer eingetragenen deutschen Marke gegen einen Markenrechtsverletzer vorgeht, muss nicht fürchten, dass der Markenrechtsverletzer in einem Prozess die Marke mit einer Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit wegen fehlender Unterscheidungskraft angreift. Eine solche, im Fall einer Verletzung einer Unionsmarke vorgesehene Möglichkeit einer Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Fehlens der Unterscheidungskraft (vgl. Art. 59 I a UMV), gibt es im MakenG nicht. Der Inhaber einer deutschen Marke muss nur ein Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA fürchten. Ein solches allerdings wird in den meisten Fällen auf einen Markenrechtsverletzungsprozess keinen Einfluss haben, weil die Gerichte nur in seltenen Fällen den Prozess bis zu einer Entscheidung des DPMA aussetzen. Nach Ablauf von zehn Jahren muss der Inhaber einer schwachen deutschen Marke überhaupt keinen Nichtigkeitsantrag mehr fürchten (vgl. § 50 II MarkenG). Eine vergleichbare Vorschrift wiederum fehlt für die Unionsmarke.

Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG

Es gibt auch eine nicht eingetragene Marke, die sog. "Benutzungsmarke" (§ 4 Nr. 2 MarkenG). Sie enststeht alleine durch Benutzung "innerhalb beteiligter Verkehrskreise", soweit sie "Verkehrsgeltung" erworben hat. Gemeint ist damit eine gewisse Bekanntheit innerhalb Deutschlands. Die Benutzungsmarke ist praktisch bedeutungslos, weil deren Entstehung meistens nicht nachweisbar ist und weil ein Berufen auf ein anderes Benutzungszeichen mit geringeren Entstehungsvoraussetzungen, nämlich auf das "Unternehmenskennzeichen", meistens mehr Erfolg verspricht.

Nachweis der Verkehrsgeltung bei Benutzungsmarken

Ob eine Marke dadurch, dass sie Verkehrsgeltung erlangt hat, entstanden ist, ist von Fall zu Fall verschieden. Die Rechtsprechung lehnt feste Prozentsätze ab. Unter Umständen reichen schon Prozentsätze unterhalb von 30 % der relevanten Verkehrskreise. Das sind in aller Regel diejenigen, die als Käufer der mit der Marke gekennzeichneten Produkte in Frage kommen. Der Nachweis, dass eine Marke durch Benutzung entstanden ist, scheitert vor den Gerichten regelmäßig.

Die Unionsmarke

Die Schutzvoraussetzungen der Unionsmarke:

  • Schutzvoraussetzung: Eintragung (fehlende Eintragungshindernisse z.B. absolute Eintragungshindernisse, Art. 7 Unionsmarkenverordnung (UMV), vor allem fehlende Unterscheidungskraft und glatt beschreibende Angaben und relative Eintragungshindernisse, Art. 8 Unionsmarkenverordnung (UMV), entgegenstehende ältere Rechte)
  • Schutzdauer: Zehn Jahre ab Anmeldung, mit unbegrenzter Verlängerungsmöglichkeit um jeweils weitere zehn Jahre ("Marken sterben nicht")
  • Schutzumfang: Wechselwirkung von Unterscheidungskraft, Markenbekanntheit (= Stärkung der Kennzeichnungskraft), Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und Produkten (Waren- oder Dienstleistungen)
  • Probleme im Verletzungsfall: Oft die markenmäßige Benutzung: Wird das Zeichen als Herkunftshinweis ("Herkunftsfunktion der Marke") verstanden oder zur Kennzeichnung eines Unternehmens oder Unternehmensteils (dann Unternehmenskennzeichen) oder produktgestaltend als dekorativer Gebrauch; Verwechslungsgefahr

Die Herkunftsfunktion der Marke spielt nicht nur bei der Markenanmeldung eine Rolle, sondern auch im Verletzungsfall. Die Hauptfunktion einer Marke ist nach der Rechtsprechung des EuGH ihre Herkunftsfunktion: Eine Marke weist auf die Herkunft der markierten Produkte aus einem ganz bestimmten Unternehmen hin. Ein Zeichen wird daher nach der Rechtsprechung nur dann markenrechtsverletzend benutzt, wenn dieses markenmäßig benutzt wird. (z.B. BGH GRUR 2008, 793 Rillenkoffer). Das Zeichen muss also Marke und nicht nur als Dekoration, Motiv oder Design aufgefasst wird.

Wenn ein schwaches Zeichen also als Marke eingetragen wurde, sei es weil der zuständige Prüfer des Harmonisierungsamtes besonders großzügig oder schlicht nachlässig war, weil z.B. die kritischen Waren von dem Markenanmelder in einem umfangreichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis versteckt wurden, dann ist damit noch nicht gesagt, dass das Zeichen auch einen Verletzungsprozess überlebt. Zwar müssen die Gerichte bei eingetragenen Marken von der - zumindest schwachen - Schutzfähigkeit der Marke ausgehen. Typischerweise korrespondiert eine schwache Unterscheidungskraft aber oft mit erhöhten Problemen, wenn es um die "markenmäßige Benutzung" geht.

Besonderheiten der Unionsmarke

Die Seniorität

Der Inhaber einer Unionsmarke, der zugleich Inhaber einer identischen, älteren nationalen Marke ist, kann gegenüber dem EUIPO erklären, dass er die „Seniorität” der nationalen Marke in Anspruch nimmt. Der Zweck der Seniorität: Der Markeninhaber soll keinen Nachteil dadurch haben, dass er die nationale Marke nicht verlängert oder auf sie verzichtet. Durch die Seniorität lebt sozusagen die nationale Marke in der Unionsmarke fort. Dadurch soll ein Mehrfachschutz desselben Zeichens verhindert werden. Das spart dem Markeninhaber Zeit und Kosten. Voraussetzung der Wirkung der Seniorität ist daher, dass der Markeninhaber seine nationale Marke auch tatsächlich aufgibt.

Die Änderungen der Unionsmarke gegenüber der Gemeinschaftsmarke

Am 23.03.2016 wurde die „Gemeinschaftsmarke“ zur „Unionsmarke“. Das „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt – HABM“  heißt seitdem „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum/European Union Intellectual Property Office  – EUIPO“. Die Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke waren aber nicht nur kosmetischer Natur. Die wichtigsten Änderungen mit Beispielen:

Unionsmarke erlaubt weitere Markenformen, Art. 4 a) Unionsmarkenverordnung (UMV)

Art. 4 der Unionsmarkenverordnung (UMV) nennt explizit Farben und Klänge als weitere Markenformen. Farbmarken und Klangmarken waren in der Praxis freilich längst etabliert. Die Verordnung passte sich hier also lediglich der Rechtspraxis an.

Grafische Darstellbarkeit wird durch Darstellbarkeit ersetzt, Art. 4 b) Unionsmarkenverordnung

Aufgegeben wurde das Erfordernis der „grafischen Darstellbarkeit“ im Register. Bei Anmeldungen von Klang- oder Hörmarken hatte man in der Praxis bisher zumeist Sonogramme oder ein Notenblatt (vgl. hierzu BPatG v. 11.12.2000 – 30 W (pat) 43/00 – Anmeldung einer Hörmarke) eingereicht. Die  Unionsmarkenverordnung spricht nur noch davon, dass das als Unionsmarke anzumeldende Zeichen so dargestellt werden muss, dass der Schutzgegenstand im Register eindeutig bestimmt werden kann (Art. 4 b) Unionsmarkenverordnung). Da das Register auf grafische Darstellungen angewiesen ist, hat sich am Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit nichts geändert. Geruchsmarken werden daher auch künftig nicht eintragungsfähig werden (hierzu EuGH v. 12.12.2002 – C-273/00 – Sieckmann).

Kein Markenschutz für charakteristische Warenmerkmale (Art. 7 Abs. 1 e Unionsmarkenverordnung)

Nach der alten Gemeinschaftsmarkenverordnung konnten solche Zeichen nicht als Marke angemeldet werden, die im Wesentlichen die beanspruchte Ware selbst, ihre technische Wirkung oder ihren Wert darstellt. So hatte der EuGH in dem Urteil v. 20.9.2007 – C-371/06 – Bennetton/G-Star - entschieden, dass das populäre Hosenmodell „Elwood“ von G-Star als Beneluxmarke nicht eintragungsfähig war. Denn die Form der Hose würde ihr einen wesentlichen Wert verleihen. In der Unionsmarkenverordnung werden ausdrücklich auch „charakteristische Merkmale“ der Ware genannt, die die Ware aufweist, für ihre technische Funktion erforderlich sind oder ihr Wert verleiht. Nicht mehr das Aussehen der ganzen Ware ist für eine Eintragungsfähigkeit entscheidend, sondern einzelne Merkmale können einer Eintragung entgegenstehen, wenn diese charakteristisch sind. Das HABM hatte allerdings in der Vergangenheit schon auf einzelne charakteristische Merkmale abgestellt (Bsp.: Jeans-Hosentasche mit Ziernaht („Pocket Stitch“): HABM, Urteil vom 20.12.2006 – R 833/05: Das HABM sah in dieser Markenanmeldung „keine charakteristischen Merkmale, die es von anderen, auf Bekleidungsstücken angebrachten Taschen, welche zur Zierde mit Steppnähten versehen sind, unterscheidbar macht“.

Unionsmarke schützt auch gegen reine unternehmenskennzeichenmäßige Benutzung

Die künftige Unionsmarke schützt auch gegen eine Benutzung als reines Unternehmenskennzeichen.  Bis 2016 schied nach der Rechtsprechung des EuGH und des Bundesgerichtshofs eine Markenrechtsverletzung aus, wenn das angegriffene Zeichen ausschließlich als Unternehmensbezeichnung - also firmenmäßig zur Kennzeichnung des Unternehmens und nicht nur eines Produktes - verwendet wurde (vgl. EuGH, Urteil vom 21. November 2002 -C-23/01, Slg. 2002, I - Robeco/Robelco; BGH, Urteil vom 13. September 2007 - I ZR 33/05 - THE HOME STORE). Diese Entscheidungen sind durch die Einführung der Unionsmarke überholt. Ausdrücklich heißt es in Artikel 9 Abs. 2 UMV:

„Der Inhaber dieser Unionsmarke hat […] das Recht, Dritten zu verbieten […]

d) das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen.

Der Inhaber einer Unionsmarke kann daher auch die Benutzung dieses oder eines ähnlichen Zeichens als reine Unternehmenskennzeichnung gerichtlich verbieten lassen. Ebenso wie der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens die Benutzung als Marke ("markenmäßige Benutzung") verbieten lassen kann, kann auch der Inhaber einer Unionsmarke umgekehrt die Benutzung auch als reines Unternehmenskennzeichen verbieten lassen.

Markenbenutzung in der vergleichenden Werbung

In Artikel 9 Abs. 2 f) UMV ist klargestellt, dass die Benutzung einer Marke in der zulässigen vergleichenden Werbung erlaubt ist. Das hatte der EuGH bereits in dem Urteil v. 12.6.2008, C-533/06 – O2, festgestellt. Zulässig ist eine Markenbenutzung in der vergleichenden Werbung, wenn sie nach Art. 4 der Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung (in das deutsche Recht umgesetzt durch § 6 UWG) erlaubt ist.

Auch bloße Durchfuhr rechtsverletzender Ware verbietbar

Der Inhaber einer Unionsmarke kann auch eine Durchfuhr markenrechtsverletzender Ware durch die Europäische Gemeinschaft („Union“) verbieten, auch wenn die Waren nicht in der Union verkauft werden sollen. Auch die Durchfuhr ist also eine Markenrechtsverletzung.

Vorbereitungshandlungen vom Schutz der Unionsmarke umfasst - Etikette, Verpackungen und andere Kennzeichnungsmittel

Wenn in der Vergangenheit Etiketten und die Ware, die mit den Etiketten gekennzeichnet werden sollten, getrennt importiert wurden, war das oft keine Markenverletzung. Denn die Ware war noch nicht gekennzeichnet und konnte mangels Markenverletzung auch nicht vernichtet werden. Ein Import der reinen Etiketten wiederum war oft selbst keine Markenverletzung, weil diese nicht „markenmäßig benutzt“ wurden (vgl. BGH v. 12.03.2015 - I ZR 153/14, Rz. 28 - BMW-Emblem). Das wurde mit Art. 9a UMV anders. Danach kann ein Markeninhaber auch explizit sowohl das Anbringen von Etiketten, als auch das Anbieten oder den Besitz von Etiketten verbieten lassen, die eine Markenverletzung vorbereiten sollen.

Klarstellung der territorialen „Erschöpfung“

Die Rechte eines Gemeinschaftsmarkeninhabers endeten zuvor nach dem Wortlaut der Gemeinschaftsmarkenverordnung, wenn er oder ein Dritter mit seiner Zustimmung die Ware erstmals in "der Gemeinschaft" verkauft (EuGH v. 30.11.2004 – C-16/03, Rz. 44 – Peak Holding AB / Axolin-Elinor AB) hatte, Art 13 GMV, sog. "Erschöpfungsgrundsatz". Markenwaren, die erstmals mit Zustimmung des Markeninhabers in der Gemeinschaft verkauft worden waren, durfte jeder weiterverkaufen. Mit „Gemeinschaft“ waren aber nach allgemeiner Meinung tatsächlich nicht nur die Staaten der Europäischen Union, sondern auch die übrigen EWR-Mitgliedsstaaten (Island, Liechtenstein und Norwegen) gemeint. Das wurde in Artikel 13 Abs. 1 UMV klargestellt.

Zwischenrecht des Inhabers einer jüngeren Marke im Verletzungsverfahren nach Art. 13a UMV

In manchen Fällen ist auch der angegriffene Markenverletzer selbst Inhaber einer Marke. Wer wegen der Verletzung einer Unionsmarke angegriffen wird und selbst Inhaber einer entsprechenden (möglicherweise rechtsverletzenden) jüngeren Marke (Unionsmarke oder nationale Marke) ist, soll sich gegen eine Markenverletzung wehren können. Dies betrifft Fälle, in denen die klagende Unionsmarke selbst mit einem Makel (fehlende Unterscheidungskraft, Nichtbenutzung) behaftet ist. Der Art 13a UMV ist kompliziert und betrifft verschiedene Fallkonstellationen. Eine vergleichbare Regelung gibt es für die deutschen Marken in § 22 MarkenG. Wer seine eigene jüngere Marke benutzt hat und deswegen von dem Inhaber einer identischen oder ähnlichen älteren Unionsmarke in Anspruch genommen wird, verletzt die ältere Unionsmarke nicht, wenn die jüngere Marke nicht für nichtig erklärt werden könnte. Bei Art. 13a UMV handelt es sich um Einreden im Verletzungsverfahren. Diese Einreden betreffen im Wesentlichen die Fälle, in denen der Inhaber seine ältere Unionsmarke dewegen nicht durchsetzen kann, weil

  • die ältere Unionsmarke ihre Unterscheidungskraft eingebüßt hat und dewegen nicht mit der jüngeren Marke kollidiert;
  • der Inhaber der älteren Unionsmarke die Benutzung der jüngeren Marke (Unionsmarke oder nationalen Marke) fünf Jahr lang geduldet hat, oder
  • der Inhaber die Benutzung seiner eigenen älteren Unionsmarke nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist nicht nachweisen kann;
  • die ältere Unionsmarke im Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt tatsächlich noch gar nicht schutzfähig war (weil ein absolutes Schutzhindernis vorlag, z.B.fehlende Unterscheidungskraft oder eine beschreibende Angabe) und erst nach der Anmeldung der jüngeren nationalen Marke infolge Verkehrsdurchsetzung überhaupt schutzfähig geworden ist.

Nach Absatz 3 des Art. 13a UMV kann sich im Verletzungsverfahren auch der Inhaber der jüngeren Marke nicht der Benutzung der älteren Marke widersetzen.

Rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke auch in abgewandelter Form möglich, Art. 15 UMV

Der Schutzumfang einer Marke folgt im Wesentlichen dem Registereintrag. Marken werden aber oft weiterentwickelt und verändern sich. Sie werden dann anders benutzt, als sie eingetragen wurden. Das kann im Verletzungsverfahren Probleme bereiten, wenn der Kläger nach Ablauf der Benutzungsschonfrist auf die Nichtbenutzungseinrede des Beklagten die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke nachweisen muss. So geschah es im „Specsavers“-Fall (EuGH v. 18. 7. 2013 – C-252/12 - Specsavers International Healthcare Ltd u. a./Asda Stores Ltd). Die Konsequenz der Specsavers-Entscheidung findet sich in Art. 15 Abs. 1 Unterabsatz 1 UMV wieder: Danach kann eine Marke auch dann rechtserhaltend benutzt werden, wenn sie nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird.

Unionsmarke und BREXIT

Für das Vereinigte Königreich (GB) gilt angesichts des BREXIT nach den Art. 54ff., 126 des Austrittsabkommens Folgendes: Wer bis 31.12.2020 ein Unionsmarke beantragt, kann diese Marke bis zum 30.9.2021 im Vereinigten Königreich nachanmelden. Wird die Unionsmarke vor dem 31.12.2020 eingetragen, erwirbt der Unionsmarkeninhaber automatisch zugleich eine GB-Marke.

International registrierte Marke (IR Marke)

Internationale Markenschutz nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) bzw. nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA)

Eine IR Marke ist eine international registrierte Marke. Der internationale Markenschutz kann entweder nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) und/oder nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA) bei den diesen Abkommen beigetretenen Staaten erlangt werden. In ersteren Fall ist eine eingetragene Basismarke Voraussetzung. Nach dem PMMA reicht eine angemeldete Basismarke aus. Das Gesuch auf Schutz in einem dieser Staaten wird bei der World Intellectual Property Organization (WIPO) über die jeweilige nationale Behörde des Markenanmelders eingereicht.

Es ist nur ein Antrag notwendig, auch wenn Schutz für mehrere Länder beantragt werden soll. Die jeweilige internationale Registrierung gewährt in dem bezeichneten Staat denselben Schutz den die Marke hätte, wenn sie unmittelbar bei der dortigen nationalen Behörde angemeldet und eingetragen worden wäre.

Die Kommunikation mit der World Intellectual Property Organization findet auf Englisch oder Französisch statt. Der Schutz wird für einzelne Länder gewährt, die man im Antrag angeben muss. Anders als die Unionsmarke ist die IR-Marke eine Bündelung nationaler Einzelschutzrechte. Die einzelnen nationalen Behörden prüfen und entscheiden unabhängig voneinander, ob oder ob nicht für ihr jeweiliges Land der IR-Marke Schutz gewährt wird. Sollte ein avisiertes Land die Anmeldung zurückweisen, so hat dies keine Auswirkung auf die Anmeldungen in den anderen Ländern. Der Schutz einer IR-Marke kann zudem auch nachträglich auf weitere Länder erstreckt werden.

Notwendig für die Registrierung einer IR Marke: Die Basismarke

Notwendig für die Anmeldung der IR-Marke ist eine sogenannte Basismarke aus dem Ursprungsland des Anmelders. Hierzu kann entweder die (eingetragene) deutsche Marke aber auch die (angemeldete oder eingetragene) Unionsmarke dienen.

Anders als die Unionsmarke ist die IR-Marke (sollten mehrere Länder avisiert werden) eine Bündelung nationaler Einzelschutzrechte. Die einzelnen nationalen Behörden prüfen und entscheiden unabhängig voneinander, ob oder ob nicht für ihr jeweiliges Land der IR-Marke Schutz gewährt wird. Sollte ein avisiertes Land die Anmeldung im Ganzen oder teilweise zurückweisen, so hat dies keine Wirkung auf die Anmeldungen in den anderen Ländern.

Nachteil: Die Abhängigkeit der IR Marke von der Basismarke

Die IR Marke ist jedoch für die ersten fünf Jahre abhängig vom Bestand der Basismarke. Sollte die Basismarke in dieser Zeit gelöscht werden, so entfällt auch der Schutz aus der internationalen Registrierung.

Kosten einer IR-Marke

Die Kosten der jeweiligen Anmeldung divergieren. Für die internationale Registrierung entstehen Gebühren der Ursprungsbehörde z.B. dem deutschen Patent und Markenamt (DPMA), der WIPO sowie (bei der internationalen Registrierung nach PMMA) zusätzliche individuelle Gebühren der Staaten, in denen Schutz gewährt wird. Es gibt unterschiedlich hohen Gebühren die die einzelnen Mitgliedsstaaten für die Anmeldung und Registrierung aufrufen. Die amtlichen Kosten der WIPO für eine Markenanmeldung können auf der Website der WIPO eingesehen werden.

Ausländische nationaler Marken

Ein Markenschutz im Ausland ist aber auch durch Anmeldung einzelner nationaler Marken bei den jeweiligen nationalen Behörden möglich. Diese Variante ist meist mit höheren Kosten verbunden, bietet jedoch oft den Vorteil eines schnelleren Eintragungsverfahrens. Auch dann, wenn die Basismarke angegriffen werden könnte, empfiehlt sich die Anmeldung nationaler Marken in den einzelnen betreffenden Ländern.

 

Positionsmarken

Bedeutung und Schutzumfang

Als Positionsmarken werden Marken bezeichnet, die sich durch eine bestimmte räumliche Beziehung zur Ware auszeichnen. Positionsmarken werden in der Regel als dreidimensionale Marken, Bildmarken oder sonstige Marken angemeldet, häufig in einer abstrahierenden Darstellung zusammen mit gestrichelten Linien.

Beispiele von Positionsmarken

Eine Positionsmarke ist beispielsweise der rote Streifen in den Herrenschuhen der Marke "Lloyd", diverse Drei-Streifen-Kennzeichen von adidas und die rote Schuhsohle der Schuhe von Christian Louboutin (siehe unten). Hier das Beispiel eine Drei-Streifen-Positionsmarke von adidas. Die in gestrichelten Linien gezeichnete Form des Schuhs zeigt an, dass diese nicht am Markenschutz teilnimmt. Geschützt sind nur die drei Streifen in der dargestellten Position:

Verletzung von Positionsmarken: BGH, Urteil vom 9.11.2017 - I ZR 110/16 – form-strip II

Geklagt hatte die adidas AG als Inhaber der oben abgebildeten in abstrahierender Darstellung eingetragenen Positionsmarke für Schuhwaren, angemeldet am 3.11.2003:Die Puma SE. Sie vertrieb im Jahr 2013 u.a. das folgende Modell „BioWeb“:

Die Klägerin sah im Vertrieb des „BioWeb“ eine Verletzung ihrer Marke. Die Beklagte meinte, es läge keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vor. Außerdem sei der Vertrieb des „BioWebs“ eine berechtigte Benutzung der eigenen älteren Marke.

Der BGH nahm ebenso wie das Oberlandesgericht eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr an: Bei der Verwechslungsgefahr sei die besondere Unterscheidungskraft (d.h. deren „Stärke“) der Klagemarke zu berücksichtigen. Eine geringere Ähnlichkeit zwischen Marke und angegriffenem Zeichen könne durch eine höhere Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden. Die sich gegenüberstehenden Waren seien identisch (Schuhe). Die Klagemarke werde umfangreich im europäischen Spitzensport benutzt und sei daher außerordentlich bekannt und kennzeichnungskräftig. Es liege daher eine Verwechslungsgefahr vor, so der BGH.

Die Klagemarke hat einen großen Schutzumfang. Das Berufungsgericht hatte in seiner nun vom BGH bestätigten Entscheidung auf den Beschluss des EuGH vom 17.02.2016 – C-396/15 P – verwiesen. Darin hatte der EuGH entschieden, dass die Klägerin aufgrund ihrer Marke auch die Eintragung einer jüngeren Marke wegen Verwechslungsgefahr nicht dulden muss. Der EuG als Vorinstanz hatte in diesem Verfahren ausgeführt, dass für den durchschnittlichen Konsumenten die Anzahl der Streifen "nicht wichtig" sei (EuG – T-145/14 – adidas AG/HABM und Shoe Banding BVBA, Rz. 40).

Problem bei Positionsmarken: Bestimmt die Form den Wert? EuGH Urteil vom 12.06.2018- C-163/16 - Christian Louboutin

Das Unternehmen "Van Haren" hatte Damenschuhe mit hohen Absätzen und roter Sohle verkauft. In einem Rechtsstreit vor der Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz Den Haag, Niederlande) behauptet Christian Louboutin, dies würde seine folgende rote Positionsmarke für Sohlen von Damenschuhen mit Absatz (Benelux-Marke Nr. 0874489) verletzen

Die Beklagte, das Unternehmen "Van Haren" meinte hingegen, die Marke sei in Wirklichkeit eine zweidimensionale Marke in Rot, die auf die Sohlen der Schuhe aufgebracht sei. Sie würde der Form dieser Schuhe entspreche und ihnen einen wesentlichen Wert verleihe. Sie sei daher für nichtig zu erklären. In der Markenbeschreibung heißt es ausdrücklich, dass die Kontur des Schuhs nicht von der Marke umfasst ist, sondern nur dazu dient, die Position der von der Eintragung erfassten roten Farbe zu zeigen.

Nach der Markenrechtsrichtlinie (jetzt Art. 4 I e) iii)) ist ein Zeichen, dass ausschließlich aus der Form besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, nicht schutzfähig. Ist eine solche Marke dennoch eingetragen worden, kann sie nach dieser Vorschrift für nichtig erklärt werden. Die Markenrechtsrichtlinie ist auch Grundlage der meisten Bestimmungen im deutschen Markengesetz. Die de, Art. 4 I e) iii) entsprechende Vorschrift ist § 3 II Nr. 3 MarkenG. Eine identische Vorschrift gibt es auch in der Verordnung über die Unionsmarke, Art. 7 I e) iii) UMV. Die Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz Den Haag, Niederlande) setzte das Verfahren aus und stellte dem EuGH die folgende Frage:

"Beschränkt sich der Begriff der Form im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 auf die dreidimensionalen Eigenschaften der Ware wie deren Konturen, Abmessungen oder Umfang (auszudrücken in drei Dimensionen), oder erfasst diese Bestimmung auch andere (nicht dreidimensionale) Eigenschaften der Ware wie Farbe?"

Zweck des Art. 4 I e) iii) der Richtlinie 2008/95 ist es, Formen, die für das Publikum besonders anziehend sind, für den Markt frei zu halten. Der Ruf der Louboutin-Marke beruht nach Ansicht des vorlegenden Gerichts im Wesentlichen auf der roten Farbe der Schuhsohle und nicht auf der Form der Schuhsohle. Der EuGH hat festgestellt, dass die Marke eben gerade nicht "ausschließlich aus der Form" besteht. Eine Farbe sei eben keine Form. Aus der Markenbeschreibung in der Markenanmeldung ergebe sich, dass die Kontur des Schuhs nicht geschützt sein soll, sondern nur dazu dient, die Position der roten Farbe anzuzeigen. Die Positionsmarke von Christian Louboutin sei daher nicht für nichtig zu erklären.

Die Entscheidung stärkt die Positionsmarke. Letztendlich wird zwar jeder Wert von externen Faktoren bestimmt, nämlich vom Publikum (dem Markt). Wertbestimmend für die Marke Christian Louboutin ist tatsächlich die rote Farbe, nicht die Form der Schuhsohle. Umgekehrt wird durch die Marke auch nicht die Form der Schuhsohle monopolisiert (was Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95  verhindern will). Denn geschützt ist nicht generell eine Schuhsohle mit Absatz, sondern eine solche nur, wenn sie Rot ist.

Schweiz lehnte Markenschutz für rote Sohle ab

Im vergangenen Jahr hatte das Eidgenössische Insitut für Geistiges Eigentum einen Schutz der roten Sohle als Marke in der Schweiz abgelehnt. Der EuGH hat hier anders, als  das Amt in der Schweiz, einen Markenschutz bejaht.

In Europa (d.h. der Union) hingegen wird Christian Louboutin weiterhin gegen Anbieter von Damenschuhen mit Absätzen und roten Sohlen vorgehen können.

Gewährleistungsmarke und Unionsgewährleistungsmarke

§§ 106a MarkenG ff. bzw. Art. 83 ff. Unionsmarkenverordnung

Mit einer deutsche Gewährleistungsmarke oder einer europäische Unionsgewährleistungsmarke kann der Markeninhaber bestimmte Eigenschaften der von der Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen gewähren. Solche Eigenschaften können sein: Das Material, die Art der Herstellung oder der Erbringung der Dienstleistung, die Qualität, oder die Genauigkeit. Eine geografische Herkunft kann nicht gewährleistet werden. Auch eine Gewährleistungsmarke muss freilich Unterscheidungskraft haben und geeignet sein, als Herkunftshinweis zu dienen (vgl. EuG v. 13.07.2018 - T-825/16 - Pallas Halloumi, nicht rechtskräftig).

Neutralität des Inhabers einer Gewährleistungsmarke

Inhaber einer Gewährleistungsmarke kann nur werden, wer hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, die die Marke beanspruchen soll, neutral ist. Das bedeutet, dass der Inhaber einer Gewährleistungsmarke selbst diese Waren oder Dienstleistungen nicht anbieten und keine wirtschaftliches Interesse auf dem betreffenden Markt haben. Er darf auch nicht mit dem Hersteller der Waren oder Erbringer der Dienstleistungen wirtschaftlich verbunden sein. Diese Voraussetzungen prüfen die Ämter (DPMA bzw. EUIPO) selbständig.

Bsp.: Wer eine Unionsmarke für "Prüfung, Authentifizierung und Qualitätskontrolle" (in Nizza-Klasse 42) eintragen lassen möchte, darf weder selbst, noch durch Dritte bestimmte Waren oder Dienstleistungen zertifizieren (vgl. Art. 83 II UMV).

Anmeldung einer Gewährleistungsmarke

Wer eine deutsche Gewährleistungsmarke oder eine Unionsgewährleistungsmarke anmeldet, muss eine Markensatzung einreichen. Wird nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Anmeldung eine Markensatzung der Geährleistungsmarke vorlegt, weist das Amt die Abmeldung zurück (§ 106 e I MarkenG bzw. Art. 85 II UMV). Die MArkensatzung wird im Markenregister veröffentlicht.

Inhalt der Markensatzung

In der Markensatzung muss der Anmelder einer Unionsgewährleistungsmarke die Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen definieren. Die Markensatzung muss auch die Bedingungen für die Benutzung enthalten und diejenigen Personen nennen, die die Gewährleistungsmarke benutzen dürfen. Das beeinhaltet auch, dass die Markensatzung präzise Sanktionen für Verstöße gegen die Markensatzung festlegen muss (vgl. § 106d II Nr. 6 MarkenG bzw. Art. 84 II 2 UMV).

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