DE|EN
 
 
 
 

Unterscheidungskraft

Definition der "Unterscheidungskraft" im Markenrecht und Kennzeichenrecht

Unterscheidungskraft (auch: "Kennzeichnungskraft") bezeichnet die Eignung einer Marke oder sonstigen Kennzeichens als Unterscheidungsmittel für angemeldete Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber anderen Unternehmen, sog. "Herkunftsfunktion".

Der BGH definiert die Unterscheidungskraft so:

Die Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (BGHZ 159, 57, 62 - Farbige Arzneimittelkapsel; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; BGHZ 167, 278, Rn 18 - FUSSBALL WM 2006).

Die fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG/Art. 7 Unionsmarkenverordnung Abs. 1 b Unionsmarkenverordnung) und die Freihaltebedürftigkeit beschreibender Angaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 c Unionsmarkenverordnung) werden vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) meistens zusammen geprüft.

Unterscheidungskraft heißt: Ein Zeichen kann überhaupt als Herkunftshinweis aufgefasst werden. Das Zeichen soll die betreffenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen können. Die betreffenden Waren oder Dienstleistungen sollen durch das Zeichen von denjenigen Zeichen anderer Unternehmen unterschieden werden können (vgl. BGH, v. 21. 12.2011 - I ZB 56/09 - Link economy; EuGH v. 12. 7.2012 - C-311/11 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH).

Die Hauptfunktion der Marke ist die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu sichern. Die Unterscheidungskraft wird vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) für jede der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen selbständig geprüft. Fehlt die Unterscheidungskraft für eine Ware, so indiziert dies die fehlende Unterscheidungskraft für die verbundene Dienstleistung (BGH, v 13. 09.2012,  I ZB 68/11 - Deutschlands schönste Seiten). Andere Kriterien als die Unterscheidungskraft sind irrelevant. Unerheblich ist daher, etwa ein „gewissen Fanstasieüberschuss“ (EuGH v. 21.10.2004, C-64/02 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Beispiel für fehlende Unterscheidungskraft aus einem Anmeldeverfahren: Bundespatentgericht, Beschluss vom 23.11.2010 - 27 W (pat) 16/10 - MATCHWEAR

Angemeldete Marke: MATCHWEAR

Unterscheidungskraft angenommen für "Betttextilien"

Unterscheidungskraft abgelehnt für „Bekleidung, Schmuck, Schmuckwaren sowie Textilien

Der Fall: Die Anmelderin meldete die Bezeichnung „MATCHWEAR“ zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) an. Die Anmelderin begehrte unter anderem Schutz für „Bekleidung, Schmuck, Schmuckwaren sowie Textilien und Betttextilien“. Das Markengesetz verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, die zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung, des Wertes oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale einer Waren dienen können. Das DPMA hat die Eintragung deshalb abgelehnt. Es sah die die Bezeichnung „MATCHWEAR“ als beschreibend und damit eintragungsunfähig an: „MATCHWEAR“ bedeute nämlich „Wettkampfkleidung“ und sei daher lediglich beschreibend. Das Bundespatentgericht gab dem DPMA Recht. Lediglich für den Bereich „Betttextilien“ sei die Bezeichnung nicht beschreibend und damit auch nur für Betttextilien eintragungsfähig.

Fehlende originäre (ursprüngliche) Unterscheidungskraft bei Marken

Eine fehlende originäre (d.h. ursprüngliche) Unterscheidungkraft ist ein absolutes gesetzliches Eintragungshindernis (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG/Art 7 Abs. 1 b Unionsmarkenverordnung). Markenanmeldungen von Zeichen, denen die originäre Unterscheidungskraft fehlt, werden von den Ämtern zurückgewiesen.

Fehlende originäre (ursprüngliche) Unterscheidungskraft bei Unternehmenskennzeichen

Als Unternehmenskennzeichen können Zeichen ohne Unterscheidungskraft nicht entstehen. Die Rechtsprechung ist allerdings bei Unternehmenskennzeichen tendenziell großzügiger bei der Bejahung von Kennzeichnungskraft bei an sich schwachen Zeichen. Schwachen Marken müssen sich im Verletzungfall aber oft  der Einwand mangelnder markenmäßiger Benutzung entgegengehalten lassen.

Überwindung der fehlenden Unterscheidungskraft durch Verkehrsgeltung

Verkehrsgeltung bei deutschen Marken

Fehlende Unterscheidungskraft kann nur durch den Nachweis der Verkehrsgeltung (bzw. was dem für das Unionsmarkenrecht entspricht: Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft) überwunden werden.

Nachweis der Unterscheidungskraft bei Unionsmarken

Bei Unionsmarken reicht es, dass der Anmelder für einen Teil der Union nachweist, dass die Marke durch ihre Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Dieser "Teil der Union" kann ein einziger Mitgliedsstaat sein (EuGH v. 22.06.2006 - C-25/05 - Storck/HABM). Andererseits muss diese durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft auch nicht für jeden Mitgliedsstaat einzeln nachgewiesen werden (EuGH v. 24.05.2012 - C-98/11 - Lindt & Sprüngli/HABM).

Eine Unionsmarken kann also auch für Deutschland eingetragen werden, ohne dass für Deutschland die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft (Verkehrsgeltung) nachgewiesen wurde. In einem Widerspruchsverfahren vor dem DPMA aus einer solchen Marke muss daher der Inhaber der älteren Marke nachweisen, dass die Marke durch Benutzung in Deutschland Unterscheidungskraft erlangt hat. Sonst gilt seine Marke nur als schwach unterscheidungskräftig und hat dementsprechend einen geringen Schutzumfang (BGH v. 09.11.2017 - I ZB 45/16 - OXFORD/Oxford Club).

Stärke der Unterscheidungskraft

Je origineller und individueller eine Bezeichnung für das betreffende Produkt ist, desto "stärker" ist es. Je mehr die Marke das gekennzeichnete Produkt hingegen nur beschreibt, desto schwächer ist es. Wenn ein Zeichen das zu kennzeichnende Produkt überhaupt nur beschreibt, hat es keine Kennzeichnungskraft. Es ist dann grundsätzlich nicht schutzfähig.

Beispiele:
Die Bezeichnung „VISAGE" ist für eine Gesichtscreme beschreibend und damit ohne Kennzeichnungskraft. Sie ist also als Marke nicht schutzfähig. Denn der Ausdruck „Visage" wird auch im Deutschen umgangssprachlich für Gesicht gebraucht.

Der Fußball Weltverband FIFA hatte sich die Bezeichnung „FUSSBALL WM 2006" als Marke für eine ganze Reihe von Waren und Dienstleistungen eintragen lassen. Diese Eintragungen wurde 2006 zum großen Teil wieder gelöscht, weil der Begriff „FUSSBALL WM 2006" nicht nur für die Sportveranstaltung „Fußballweltmeisterschaft 2006", sondern auch für alle mit dieser Sportveranstaltung verbundenen Waren und Dienstleistungen beschreibend ist und nicht als Marke aufgefasst wird.

Stärkung der Unterscheidungskraft

Die Unterscheidungskraft einer Marke kann sich erhöhen, wenn die Marke bekannter wird, etwa durch intensive Werbung. Die Marke wird dann sozusagen "stärker". Eine an sich beschreibende Bezeichnung, die an sich schutzunfähig wäre, kann daher dennoch als Marke eingetragen werden, wenn sie sehr bekannt ist. Das setzt voraus, dass man weiß, dass die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen stammen. Ebenso kann eine schwache oder durchschnittlich kennzeichnungskräftige Marke ihre Kennzeichungskraft durch Werbung gestärkt haben. Das ist besonders bei bekannten Marken der Fall auch wenn sie noch nicht die Schwelle zur „berühmten Marke" überschritten haben.

Eine Marke kann ihre Unterscheidungskraft aber auch wieder verlieren, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie geschützt ist, wegen ihrer großen Bekanntheit beschreibend geworden ist.

Beispiel
Die Bezeichnung „POST" wurde unter anderem für Dienstleistungen der Briefbeförderung für die Deutsche Post AG eingetragen. Hiergegen hatten mehrere Wettbewerber der Deutschen Post AG Löschungsanträge gestellt: Die Marke würde nunmehr diese Dienstleistungen lediglich beschreiben und sei nicht mehr schutzfähig. Die Marke wurde zunächst gelöscht. Der BGH hat die Sache allerdings wieder an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, das nun darüber entscheiden muss, ob die an sich beschreibende Bezeichnung „POST" für Briefbeförderung so bekannt ist, dass sie dennoch als Hinweis auf Herkunft der Dienstleistung aus dem Unternehmen „Deutsche Post AG" verstanden wird.

Die Faktoren Zeichenähnlichkeit, Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit und Kennzeichnungskraft stehen untereinander in Wechselbeziehung: Je stärker eine Marke ist, desto weniger ähnlich müssen die sich gegenüberstehenden gekennzeichneten Produkte sein, damit eine Markenverletzung vorliegt.

Eingetragene Marken zumindest schwach originär unterscheidungskräftig

Was eingetragen ist, gilt zumindest als schwach originär kennzeichnungskräftig (BGH v. 02.042009 - I ZR 209/06 - POST/RegioPost). Der Einwand in einem Markenverletzungsverfahren, die eingetragene Marke sei gar nicht unterscheidungskräftig und daher nicht schutzfähig, ist daher untauglich.

Kontakt

SEIFRIED IP Rechtsanwälte
Corneliusstr. 18
60325 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 91 50 76 0
Fax +49 69 91 50 76 11