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Die Überwindung mangelnder Kennzeichnungskraft durch "Verkehrsgeltung"

Verkehrsgeltung bei deutschen Marken

Eine fehlende Unterscheidungskraft als absolutes Eintragungshindernis kann nur durch den Nachweis der Verkehrsgeltung (bzw. was dem für das Unionsmarkenrecht entspricht: Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft) überwunden werden.

Originär nicht unterscheidungskräftige Zeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 b UMV), beschreibende Angaben (8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 c UMV)  und üblich gewordene Bezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG/Art. 7 Abs. 1 d UMV) können dennoch als Marke eingetragen werden, wenn die Marke sich durch ihre Benutzung für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt  bzw. „Unterscheidungskraft erlangt“ haben . Die „erlangte Unterscheidungskraft“ in Art. 7 Abs. 3 UMV entspricht dabei der „Verkehrsdurchsetzung“ in § 8 Abs. 3 MarkenG (vgl. BGH v. 21.2.08 Rz. 26 – I ZB 24/05 – VISAGE, EuGH v. 11.03.2003 – C-40/01 - Ansul).

Bekanntheit von mindestens 50%

Der Begriff der „Benutzung“ ist dabei der gleiche wie bei der „rechtserhaltenden Benutzung“ nach Art. 15 Abs. 1 GMV/§ 26 Abs. 1 MarkenG (EuGH v. 18.04.2013 - C-12/12 – Stofffähnchen III, Rz. 30). Die Rechtsprechung verlangt als Grundregel eine Verkehrsbekanntheit von wenigstens 50 % (BGH v. 21.2.08 – I ZB 24/05 Rn. 25 – VISAGE), bei glatt be-schreibenden Angaben aber deutlich darüber (BGH v. 2.4.2009 – I ZB 94/06 (BpatG) Kinder III).

Diese Verkehrsbekanntheit wird in vielen Fällen nur durch Vorlage einer demoskopischen Verkehrsbefragung nachgewiesen werden können (BGH VISAGE a.a.O.). Die Anforderungen an diese Verkehrsbefragung sind also recht hoch. Die durchgeführte Verkehrsbefragung muss den Anteil der beteiligten Verkehrskreise angeben, der die Ware auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt. Diese Verkehrskreise sind in erster Linie die Endabnehmer der angemeldeten Waren. Entscheidend ist, wofür die angemeldeten Waren üblicherweise benutzt werden. Wird eine Marke beispielsweise für „Seifen“ angemeldet, so darf sich die Verkehrsbefragung nicht auf Frauen beschränken, weil auch Männer Seifen kaufen und verwenden (BGH VISAGE a.a.O.).

Neben einer solchen Verkehrsbefragung können auch der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke (hierzu z. B. BPatG v. 28. 11.2012, 29 W (pat) 524/11 – Landlust) sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden (BGH VISAGE a.a.O.). Bei sehr bekannten Marken reicht unter Umständen auch die Vorlage vieler Gerichtsurteile aus, aus denen hervorgeht, dass die Marke sehr bekannt ist (vgl. BpatG v. 21.9.2004, 27 W (pat) 212/02 für drei Streifen auf Sporthosen als Positionsmarke der adidas AG).

Beispiel für durch erfolgreichen Nachweis der Verkehrsdurchset-zung eingetragene Marken:

  • Deutsche Farbmarke 39552630 „Magenta“, der Deutschen Tele-kom AG u.a. für Telekommunikationsdienstleistungen;
  • Deutsche Wortmarke „POST“ u.a. für Beförderung und Zustellung von Briefen, Paketen, Päckchen
  • Gemeinschaftsmarke 003517612 der adidas AG für die Warenklasse 25 (Bekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen) als Positionsmarke

Nachweis der Unterscheidungskraft bei Unionsmarken

Bei Unionsmarken muss die Unterscheidungskraft in allen Mitgliedsstaaten vorliegen (vgl. (EuGH v. 22.06.2006 - C-25/05 - Storck/HABM). Das heißt: In den Teilen der Mitgliedsstaaten, in denen von Anfang an (originär) keine Unterscheidungskraft vorlag, muss eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft (Verkehrsgeltung) vorliegen (EuGH v. 25.07.2018 - C-84/17 - Nesté/Mondelez).

Das heißt aber nicht, dass der Anmelder oder Markeninhaber auch für jeden einzelnen Mitgliedsstaat die Unterscheidungskraft gesondert nachweisen kann. Denn oft werden in einem Vertriebsnetz mehrere sprachlich oder kulturelle Staaten zusammengefasst (vgl. EuGH v. 25.07.2018 - C-84/17 - Nesté/Mondelez). Es reicht daher aus, dass nachgewiesen wird, dass insgesamt die Unterscheidungskraft in allen Mitgliedsstaaten der Union erlangt wurde (EuGH v. 24.05.2012 - C-98/11 - Lindt & Sprüngli/HABM).

Fehlerhaft angenommene Verkehrsgeltung

Probleme ergeben sich, wenn im Eintragungsverfahren Fehler gemacht wurden und einer an an sich nicht eintragungsfähiger Marke Schutz gewährt wurde. Ein Beispiel: Eine an sich schutzunfähige Unionsmarke wird eingetragen, weil ihr das EUIPO Verkehrsgeltung nach Art. 7 III GMV zugesprochen hat. Tatsächlich hatte der Markeninhaber aber bei der Eintragung nicht nachgewiesen, dass die Unionsmarke auch tatsächlich in der gesamten Union Unterscheidungskraft erlangt hat. In einem Widerspruchsverfahren vor dem DPMA aus einer solchen Unionsmarke muss daher der Widersprechende nachweisen, dass die Marke auch durch Benutzung in Deutschland Unterscheidungskraft erlangt hat. Sonst gilt seine Marke nur als schwach unterscheidungskräftig und hat dementsprechend einen geringen Schutzumfang, womit eine Verwechslungsgefahr eher angenommen werden kann (BGH v. 09.11.2017 - I ZB 45/16 - OXFORD/Oxford Club).

Nachweis der Verkehrsgeltung bei Benutzungsmarken

Die Verkehrsgeltung spielt auch eine Rolle bei den durch Benutzung entstandenen Marken, sog. "Benutzungsmarken" nach § 4 Nr. 2 MarkenG.

Ob eine Marke durch Bekanntheit entstanden ist, ist von Fall zu Fall verschieden. Die Rechtsprechung lehnt feste Prozentsätze ab. Unter Umständen reichen schon Prozentsätze unterhalb von 30 % der relevanten Verkehrskreise. Das sind in aller Regel diejenigen, die als Käufer der mit der Marke gekennzeichneten Produkte in Frage kommen. Der Nachweis, dass eine Marke durch Benutzung entstanden ist, scheitert vor den Gerichten regelmäßig.

Aktuelle Informationen im Markenrecht: