Die absoluten Schutzhindernisse bzw. Eintragungshindernisse

Wer ein Zeichen oder eine Bezeichnung zur Eintragung als deutsche Marke oder Unionsmarke anmeldet, muss über die Hürden der absoluten Eintragungshindernisse springen. Diese bestimmen, ob ein Zeichen überhaupt markenfähig ist.

Die relativen Eintragungshindernisse

Die relativen Eintragungshindernisse (§ 9 MarkenG, Art. 8 Unionsmarkenverordnung) wiederum prüfen die Ämter nicht. Ob eine angemeldete Marke mit einer schon angemeldeten oder eingetragenen Marke oder einem anderen Schutzrecht (z.B. einem Unternehmenskennzeichen) kollidieren kann, muss der Markeninhaber selbst prüfen ergreifen und Widerspruch einlegen oder eine gegebenenfalls eine Löschung veranlassen.

Haben Sie Fragen zum Markenrecht?

Sofortige Ersteinschätzung

Rufen Sie uns unverbindlich an oder schreiben Sie uns per Email oder über unser Kontaktformular.

Ihr Ansprechpartner: Thomas Seifried, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

SEIFRIED Rechtsanwälte

Corneliusstraße 18
60325 Frankfurt am Main (Westend)

0 69 91 50 76 0

info@seifried.pro

Praktikerhandbuch zum Werberecht von Thomas Seifried

„Rechtsicher werben", 180 Seiten, erschienen 2019 bei XchangeIP

Praktikerhandbuch Seifried/Borbach

„Schutzrechte und Rechtsschutz in der Mode- und Textilindustrie", 368 Seiten, erschienen 2014 in der dfv-Mediengruppe

Kostenloser Download "Rechtssicher werben 2019"

Das Ebook zum Werberecht: Print, Online, SEA und SEO, Influencer, mit vielen Beispielen aus der Rechtsprechung

Kostenloser Download "Abgemahnt - Die erste-Hilfe-Taschenfibel"

Alles über Abmahnungen und strafbewehrte Unterlassungserklärungen, mit Musterformularen

Absolute Eintragungshindernisse bei der Markenanmeldung

Absolute Schutzhindernisse, § 8 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 b) bis k) Unionsmarkenverordnung

Zeichen, die nach § 8 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 b) bis k) Unionsmarkenverordnung absolut schutzunfähig sind, werden vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und vom Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) nicht als Marke eingetragen. Zeichen werden als Unionsmarken auch dann nicht eingetragen, wenn diese absoluten Schutzhindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vorliegen, Art. 7 Abs. 2 UMV. Im Gegensatz zu den absoluten Eintragungshindernissen werden die "relativen Eintragungshindernisse" nur auf Initiative der Inhaber älterer Rechte von den Ämtern geprüft.

Die wichtigsten absoluten Eintragungshindernisse

Die praktisch wichtigsten absoluten Eintragungshindernisse sind die fehlende Unterscheidungskraft(§ 8 II Nr. 1 MarkenG bzw. Art. 7 I b) Unionsmarkenverordnung) und die freihaltebedürftigen beschreibenden Angaben. (§ 8 II Nr. 2 MarkenG bzw. Art. Art. 7 I c) Unionsmarkenverordnung). Beide Fallgruppen werden von den Markenämtern meistens zusammen geprüft. Praktisch relevante absolute Eintragungshindernisse sind außerdem noch die üblich gewordene Bezeichnungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 d UMV. Diese Fallgruppe betrifft vor allem Gattungsbezeichnungen.

Verstoß gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung, § 8 II Nr. 5 MarkenG, Art. 7 I f) Unionsmarkenverordnung

Zeichen, die gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen, sind ebenfalls nicht als Marke eintragungsfähig.

Bsp.: "Fack Ju Göhte" für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 und 41 (EuG v. 24.01.2018 - T-69/17 - Fack Ju Göhte)

Fehlende Unterscheidungskraft von Flächenmustern

Das Beispiel "Birkenstock"

Mustern wird oft eine fehlende Unterscheidungskraft abgesprochen und sind meistens als Marke nicht schutzfähig. Der EuH hat beispielsweise dem Birkenstock-Sohlenmuster die Markenfähigkeit für Bekleidung und Lederwaren abgesprochen – EuG v. 9.11.2016 – Birkenstock Sales GmbH/EUIPO:

Die Birkenstock Sales GmbH hatte am 27.06.2012 beim Internationalen Büro der WIPO das oben abgebildete reliefartige Oberflächenmuster als IR-Marke registriert, u.a. für Lederwaren, Handtaschen, Bekleidungsstücke und Schuhwaren. Bei der IR-Registrierung hatte sie die Europäische Union benannt. Das Muster stellt eine Schuhsohle dar. Die Birkenstock Sales GmbH hatte angegeben, das Muster seit mehr als 40 Jahren zu benutzen. Das EUIPO lehnt am 29.08.2013 die Schutzrechtserstreckung auf die Europäische Union ab. Die Begründung: Es fehle die Unterscheidungskraft (Art. 7 Abs. 1 Unionsmarkenverordnung).

EuG: Oberflächenmuster nicht markenfähig

Das EuG wies die Klage, soweit sie die Waren „Lederwaren, Handtaschen, Bekleidungsstücke und Schuhwaren“ betraf ab (EuG v. 9.11.2016 – Birkenstock Sales GmbH/EUIPO). Er bestätigte damit die Entscheidung des EUIPO. Das EuG war ebenfalls der Meinung, dass das Muster mit der Erscheinung für die beanspruchten Waren (Bekleidungsstücke, Lederwaren, Handtaschen, Schuhe) verschmelze. Das Zeichen stelle sich dar als eine Serie regelmäßig wiederholender Bestandteile. Solche Zeichen eigneten sich ganz besonders für Oberflächenmuster. Die beanspruchten Waren (Bekleidungsstücke, Lederwaren, Handtaschen, Schuhe) hätten eben oft Oberflächenmuster. Das Zeichen werde daher nicht als „Herkunftshinweis“ (d.h. als Marke) wahrgenommen, sondern als Oberflächenmuster. Als Marke sei daher dieses Muster für Bekleidungsstücke, Lederwaren, Handtaschen und Schuhe nicht schutzfähig.

Eintragungspraxis von Mustern als Marke uneinheitlich

Die Anmeldung von Mustern als Marke ist tatsächlich oft ein juristisches Glücksspiel. Die verschiedenen Ämter entscheiden unterschiedlich, ob ein Muster als Marke schutzfähig ist oder nicht. Das zeigt sich schon an der Marke, die als Basisanmeldung für die internationale Registrierung des Birkenstock-Sohlenmusters diente. Es handelte sich um die deutsche Marke 302012022812, eingetragen u.a. für Lederwaren, Handtaschen, Bekleidungsstücke und Schuhwaren. Das Zeichen war mit demjenigen, dem das EuG die Unterscheidungskraft abgesprochen hatte, absolut identisch. Das DPMA hatte also das identische Muster als Marke eingetragen. Es hielt das Muster also für geeignet, als Herkunftshinweis zu dienen und sah es als markenrechtlich schutzfähig an.

Das EUIPO hingegen hatte dem Muster der Birkenstock-Sohle eine Markenfähigkeit auch explizit für Handtaschen und Taschen abgesprochen (EuG v. 9.11.2016 – Birkenstock Sales GmbH/EUIPO, Rz. 116 ff.).

 

Unterscheidungskraft durch Benutzungsabsicht?

Eine fehlende Unterscheidungskraft kann nur durch den Nachweis der Verkehrsgeltung (bzw. was dem für das Unionsmarkenrecht entspricht: Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft) überwunden werden. Manchmal aber versuchen Anmelder, die fehlende Unterscheidungskraft auf andere Art zu überwinden. Sie behaupten dann im Anmeldeverfahren, dass sie das angemeldete Zeichen auf eine weniger wahrscheinliche Art benutzen möchten.

Bundespatentgericht verneint Schutzfähigkeit für die „wahrscheinlichste Verwendungsform“

Der Fall: Mit einer deutschen Markenanmeldung begehrt die Anmelderin Schutz für die Bezeichnung

                    „#darferdas?“

u.a. für Bekleidungsstücke. Das DPMA wies die Anmeldung zurück. Die Bezeichnung sei für Bekleidungsstücke nicht schutzfähig, die Unterscheidungskraft würde fehlen.

Im Beschwerdeverfahren war das Bundespatentgericht der selben Meinung (BPatG, Beschluss v. 3.5.2017 - 27 W(pat) 551/16): Die Bezeichnung sei eine verständliche, in deutsche Sprache formulierte Frage. Als solche würde man sie auch verstehen. Die regelverletzende Zusammenschreibung und Kleinschreibung des ersten Buchstabens würde an der fehlenden Unterscheidungskraft nichts ändern. Solche Regelverletzungen seien vielmehr in der Werbung üblich. Das gleiche gelte für den Hashtag. Auch dass die Bezeichnung nicht eng auf die angemeldeten Waren (Bekleidungsstücke) beziehen würde und für diese auch nicht beschreibend sei, würde daran nichts ändern. Denn gerade bei Bekleidungsstücken seien „Fun-Sprüche“ und „Botschaften nach außen“ weit verbreitet. Die angemeldete Bezeichnung würde man daher als Motiv verstehen und nicht als Herkunftshinweis.

Mit der Rechtsbeschwerde ging die Anmelderin zum Bundesgerichtshof. Sie meint, richtigerweise müsse man nicht nur die wahrscheinlichste Verwendungsform berücksichtigen, sondern auch andere naheliegende Verwendungsformen. Beispielsweise möchte sie die Bezeichnung „#darferdas?“ auch auf Etiketten aufbringen. In einer Verwendung auf Etiketten würde man einen Herkunftshinweis sehen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht übergab die Anmelderin als Verwendungsbeispiel eine T-Shirt mit eingenähtem Innenetikett mit der Aufschrift „#darferdas?“.

Die „wahrscheinlichste“ Verwendungsform

Tatsächlich hatte der BGH in der Vergangenheit die Verwendung eines Zeichens auf einem Etikett als Herkunftshinweis angesehen (z.B. BGH v. 10.11.2016 - I ZR 191/15 - Sierpinksi-Dreieck). Er war sich daher nun nicht mehr so sicher, ob er neben der wahrscheinlichsten auch andere naheliegende Verwendungen berücksichtigen muss. Der BGH hat daher den EuGH gefragt (Beschluss vom 21.06.2018 - I ZB 61/17 - #darferdas?):

Hat ein Zeichen auch dann Unterscheidungskraft, wenn es zwar nicht für die wahrscheinlichste, aber dennoch für bedeutsame Verwendungsformen als Herkunftshinweis dienen kann?

EuGH stellt auf wahrscheinlichste Verwendung ab

Der EuGH hatte in der Vergangenheit zu diesem Problem bereits Stellung genommen und zwar für eine Gemeinschaftsmarke (jetzt: Unionsmarke). In der Entscheidung vom 26.04.2012 - C-307/11 - Deichmann SE/HABM (Umsäumter Winkel) ging es um das nebenstehende Zeichen, angemeldet für „orthopädische Schuhe“ und „Schuhe“.

Das Amt hatte die Eintragung abgelehnt. Es handele sich um eine dekorative Applikation oder einen Aufsatz zur Verstärkung, wie sie in der Schuhbranche allgemein verwendet würden. Das Zeichen habe daher keine Herkunftsfunktion. Die Anmelderin entgegnete hierauf, sie wolle das Zeichen an der Außenseite von Sport- und Freizeitschuhen anbringen, also dort, wo bei solchen Schuhen üblicherweise eine Marke angebracht würde. Der EuGH stellte in dem Urteil fest, dass das Amt andere Verwendungsformen, als die wahrscheinlichste, nicht berücksichtigen muss. Da das Amt aber eine wahrscheinlichste Verwendung als Applikation festgestellt hatte und außerdem die Anmeldung „orthopädische Schuhe“ und „Schuhe“ im allgemeinen betraf, nicht aber „Sport- und Freizeitschuhe“, wies der EuGH das Rechtsmittel der Anmelderin zurück.
Auch in seinem „Birkenstock-Sales“-Urteil hatte der EuGH bestätigt, dass es bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf die „nicht wenig wahrscheinlichen“ Verwendungen des angemeldeten Zeichens ankommt (EuGH vom 13.09.2018 - C-26/17 P - Birkenstock Sales/EUIPO, Rz. 40).

Es ist wenig wahrscheinlich, dass der EuGH seine Rechtsprechung hierzu ändert. Zum einen betont der EuGH in ständiger Rechtsprechung, dass er für Tatsachen- und Beweiswürdigung nicht zuständig ist und Fragen zur wahrscheinlichen Benutzung hierzu zählen (z.B. EuGH vom 13.09.2018 - C-26/17 P - Birkenstock Sales/EUIPO). Zum anderen würde die Berücksichtigung von nicht nur der  wahrscheinlichsten Verwendung dazu führen, dass die fehlende Unterscheidungskraft eines Zeichens fast immer umgangen werden könnte. Für den Bekleidungsbereich müsste ein Anmelder hierfür nur angeben, dass er sein Zeichen auf Etiketten anbringen möchte.

Die wichtigsten absoluten Eintragungshindernisse:

Aktuelle Informationen im Markenrecht: