Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke

Eine Marke muss benutzt werden. Die Benutzungsschonfrist beginnt bei der deutschen eingetragenen Marke, sobald kein Widerspruch mehr gegen die ältere Marke eingelegt werden kann oder das Widerspruchsverfahren beendet ist (§ 26 MarkenG). Bei der Unionsmarke beginnt die Frist mit der Eintragung (Art 18 UMV).

Eine rechtserhaltende Benutzung setzt voraus, dass die Marke "markenmäßig benutzt" wurde, also zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistung (vgl. BGH, Urteil vom 31.5.2012 - I ZR 135/10, Rz. 22 - ZAPPA mwNw.; vgl. EuGH Slg. 2007, I-7041 Rdnr. 21 – Céline). Nicht markenmäßig ist beispielsweise eine Nutzung der Marke als Dekor. Ein solcher rein dekorativer Gebrauch ist keine wirksame eine rechtserhaltende Benutzung (OLG Frankfurt v. 20.07.2017 - 6 U 149/16 - provadis). Die Marke muss auch ernsthaft benutzt worden sein. Ernsthaft benutzt wird eine Unionsmarke, wenn sie in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, in der Union verwendet wurde, um für diese einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (z.B. BPatG v. 27.04.2020 – 25 W (pat) 517/18 HydraProg/Hydra). Die Einstufung als „ernsthafte Benutzung“ einer Marke ist unter Berücksichtigung der Verkaufsmenge der durch sie geschützten Ware, ihrer Art und ihrer Merkmale, der geografischen Verbreitung ihrer Benutzung, der Bewerbung und der Kontinuität ihrer Benutzung zu treffen (EuGH, Urteil vom 17.07.2014 – Walzer Traum).

Ein einziger größerer Liefervertrag mit einem einzigen Kunden kann für eine ernsthafte Benutzung ausreichen (BGH, Urteil v. 25.04.2012- I ZR 156/10 - Orion; BGH v. 18.5.2017 - I ZR 178/16 - Glückskekse).

Nicht ausreichend rechtserhaltend benutzt wurde eine Marke in den folgenden Fällen:

• Wer seine Waren kostenlos vertreibt, etwa als Werbegeschenke, benutzt die Marke nicht ernsthaft (EuGH, Urteil v. 15.01.2009, C-459/07 - Silberquelle GmbH / Maselli-Strickmode GmbH). Eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung setzt nach dem EuGH voraus, dass die "Gegenstände mit dem Ziel vertrieben werden, auf dem Markt der Waren vorzudringen" (EuGH a.a.o.O). Gemeint ist damit. Die Waren müssen verkauft werden. Dasselbe gilt auch, damit die markenrechtliche Erschöpfung eintritt.
• Ebenfalls nicht rechtserhaltend hat angesichts des riesigen Marktes für Bekleidungsstücke benutzt, wer nur 2.500 Poloshirts als Kommissionsware an Zwischenhändler geliefert, zurückerhalten hat und anschließend in Mengen von unter 100 Stück erneut als Kommissionsware weitervertrieben hat (OLG Hamburg, Urteil vom 30.03.2017 – 3 U 150/15 - Zulässigkeit einer weiteren Klage wegen Verfall).
• Erst recht nicht benutzt derjenige seine Marke rechtserhaltend, der lediglich den Verkauf von 75 Paar Jeans nachweisen kann (EuG v. 08.05.2017 - T-680/15). Auch der Vertrieb von 170 Jacken erfüllt nicht die Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung (OLG Düsseldorf v. 19.05.2015 - I-20 U 30/14 - ANAPURNA).
• Auch der Verkauf von insgesamt 207 Polohemden an sieben Kunden reicht nicht für eine rechtserhaltende Benutzung (BGH v. 10.10.2002 - I ZR 235/00 - BIG BERTHA).
• Auch genügt beispielsweise der Verkauf von 40 bis 60 Kilogramm Schokoladenprodukte im Jahr nicht für eine rechtserhaltende Benutzung (EuGH a.a.O. – Walzer Traum).
• Ebenso wenig reicht es für eine rechtserhaltende Benutzung, wenn unter der älteren Marke innerhalb von elf Monaten 3.500 Einheiten mit insgesamt 40.000 Liter Olivenöl mit einem Umsatz von ca. EUR 100.000,00 verkauft wurden (EuG, Urteil vom 13.12.2016 – T-24/16 – FONTOLOVIA).

In dem Fall EuG, Urteil v. 8.7.2020 - T-686/19 - Euroapotheca/General Nutrition Invest- ment Company war die Antragstellerin eines Löschungsantrags wegen Verfalls der Marke der Ansicht, die Benutzung in unterschiedlichen grafischen Varianten würde den kennzeichnenden Charakter der Marke „GNC LIVING WELL“ verändern. Derart gestaltet, könne von einer wirksamen rechts- erhaltenden Benutzung nicht ausgegangen werden. Nachdem das EUIPO eine rechtserhaltende Benutzung auch in der Beschwerdeinstanz bejaht hatte, klagte die Antragstellerin beim Gericht der Europäischen Union (EuG) auf Verfall der Marke. Das EuG stellte fest, dass die Marke „GNC LIVING WELL“ zusammen mit den Bildelementen durchgehend mit den vollständigen Wortbestandteilen, nämlich „GNC“ und den beiden Wörten „LIVING“ und „WELL“ benutzt wurde. Im Wesentlichen wurden lediglich unterschiedliche Farben benutzt und die Wörter unterschiedlich angeordnet. Die Bildbestandteile seien daher schwach und für den Gesamteindruck ohne Bedeutung. Die Marke sei daher auch durch Hinzufügen der Bildbestandteile rechtserhaltend benutzt worden. Der EuG wies daher die Klage auf Verfall wegen Nichtbenutzung ab.

Benutzt der Markeninhaber die Marke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist nicht, gefährdet er die Wirkung seiner Marke im Prozess. Denn der Prozessgegner kann die sog. "Nichtbenutzungseinrede" erheben. Der Markeninhaber muss dann die Benutzung der Marke nachweisen. Sonst verliert er den Prozess wegen der Markenrechtsverletzung. Die rechtserhaltende Benutzung ist allerdings eine Rechtsfrage und keine Tatsachenfrage. Daher unterliegt sie nicht dem Wahrheitsgebot des § 138 ZPO. Sie kann daher auch dann erhoben werden, wenn dem Beklagten die Benutzung der Klagemarke bekannt ist (OLG Frankfurt v. 31.10.2019 - 6 U 89/19 - Anforderungen an das Bestreiten der rechtserhaltenden Benutzung).

Außerdem kann nach Ablauf der Benutzungsschonfrist jedermann die nicht benutzte Marke aus den Registern löschen lassen. Denn eine nicht benutzte Marke kann durch einen Antrag bei dem betreffenden Amt wegen Verfalls der Marke aus dem Register gelöscht werden. Eine Löschung ist auch möglich im Prozess, nämlich durch Nichtigkeitsklage oder - bei einer Unionsmarke - durch eine Verfallswiderklage (Art. 91 Unionsmarkenverordnung).

Die Einrede der Nichtbenutzung ist außerdem in Widerspruchsverfahren vor den Ämtern zulässig: Wer mit einer derart nicht benutzte Marke in einem amtlichen Widerspruchsverfahren gegen eine jüngere Marke vorgeht, muss mit der Nichtbenutzungseinrede rechnen. Dann muss er die Benutzung glaubhaft machen bzw. nachweisen. Sonst verliert er das Verfahren.