Haben Sie Fragen zum Markenrecht?

Sofortige Ersteinschätzung

Rufen Sie uns unverbindlich an oder schreiben Sie uns per Email oder über unser Kontaktformular.

Ihr Ansprechpartner: Thomas Seifried, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

SEIFRIED Rechtsanwälte

Corneliusstraße 18
60325 Frankfurt am Main (Westend)

0 69 91 50 76 0

info@seifried.pro

Die Unionsmarke

Die Schutzvoraussetzungen der Unionsmarke:

  • Schutzvoraussetzung: Eintragung (fehlende Eintragungshindernisse z.B. absolute Eintragungshindernisse, Art. 7 Unionsmarkenverordnung (UMV), vor allem fehlende Unterscheidungskraft und glatt beschreibende Angaben und relative Eintragungshindernisse, Art. 8 Unionsmarkenverordnung (UMV), entgegenstehende ältere Rechte)
  • Schutzdauer: Zehn Jahre ab Anmeldung, mit unbegrenzter Verlängerungsmöglichkeit um jeweils weitere zehn Jahre ("Marken sterben nicht")
  • Schutzumfang: Wechselwirkung von Unterscheidungskraft, Markenbekanntheit (= Stärkung der Kennzeichnungskraft), Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und Produkten (Waren- oder Dienstleistungen)
  • Probleme im Verletzungsfall: Oft die markenmäßige Benutzung: Wird das Zeichen als Herkunftsfunktion verstanden oder zur Kennzeichnung eines Unternehmens oder Unternehmensteils (dann Unternehmenskennzeichen) oder produktgestaltend als dekorativer Gebrauch; Verwechslungsgefahr

Die Herkunftsfunktion der Marke spielt nicht nur bei der Markenanmeldung eine Rolle, sondern auch im Verletzungsfall. Die Hauptfunktion einer Marke ist nach der Rechtsprechung des EuGH ihre Herkunftsfunktion: Eine Marke weist auf die Herkunft der markierten Produkte aus einem ganz bestimmten Unternehmen hin. Ein Zeichen wird daher nach der Rechtsprechung nur dann markenrechtsverletzend benutzt, wenn dieses markenmäßig benutzt wird. (z.B. BGH GRUR 2008, 793 Rillenkoffer). Das Zeichen muss also Marke und nicht nur als Dekoration, Motiv oder Design aufgefasst wird.

Wenn ein schwaches Zeichen also als Marke eingetragen wurde, sei es weil der zuständige Prüfer des Harmonisierungsamtes besonders großzügig oder schlicht nachlässig war, weil z.B. die kritischen Waren von dem Markenanmelder in einem umfangreichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis versteckt wurden, dann ist damit noch nicht gesagt, dass das Zeichen auch einen Verletzungsprozess überlebt. Zwar müssen die Gerichte bei eingetragenen Marken von der - zumindest schwachen - Schutzfähigkeit der Marke ausgehen. Typischerweise korrespondiert eine schwache Unterscheidungskraft aber oft mit erhöhten Problemen, wenn es um die "markenmäßige Benutzung" geht.

 

Besonderheiten der Unionsmarke

Die Seniorität

Der Inhaber einer Unionsmarke, der zugleich Inhaber einer identischen, älteren nationalen Marke ist, kann gegenüber dem EUIPO erklären, dass er die „Seniorität” der nationalen Marke in Anspruch nimmt. Der Zweck der Seniorität: Der Markeninhaber soll keinen Nachteil dadurch haben, dass er die nationale Marke nicht verlängert oder auf sie verzichtet. Durch die Seniorität lebt sozusagen die nationale Marke in der Unionsmarke fort. Dadurch soll ein Mehrfachschutz desselben Zeichens verhindert werden. Das spart dem Markeninhaber Zeit und Kosten. Voraussetzung der Wirkung der Seniorität ist daher, dass der Markeninhaber seine nationale Marke auch tatsächlich aufgibt.

Neuerungen der Unionsmarke gegenüber der Gemeinschaftsmarke

Am 23.03.2016 wird die „Gemeinschaftsmarke“ zur „Unionsmarke“. Das „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt – HABM“  heißt seitem „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum/European Union Intellectual Property Office  – EUIPO“. Die Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke waren aber nicht nur kosmetischer Natur. Die wichtigsten Änderungen mit Beispielen:

Neue Markenformen, Art. 4 a) Unionsmarkenverordnung (UMV)

Art. 4 der  Unionsmarkenverordnung (UMV) nennt nun auch explizit Farben und Klänge als  Markenformen. Farbmarken und Klangmarken waren in der Praxis freilich längst etabliert. Die Verordnung passte sich hier also lediglich der Rechtspraxis an.

Grafische Darstellbarkeit wird durch Darstellbarkeit ersetzt, Art. 4 b) Unionsmarkenverordnung

Aufgegeben wurde das Erfordernis der „grafischen Darstellbarkeit“ im Register. Bei Anmeldungen von Klang- oder Hörmarken hatte man in der Praxis bisher zumeist Sonogramme oder ein Notenblatt (vgl. hierzu BPatG v. 11.12.2000 – 30 W (pat) 43/00 – Anmeldung einer Hörmarke) eingereicht.

Die  Unionsmarkenverordnung spricht nur noch davon, dass das als Unionsmarke anzumeldende Zeichen so dargestellt werden muss, dass der Schutzgegenstand im Register eindeutig bestimmt werden kann (Art. 4 b) Unionsmarkenverordnung). Da das Register auf grafische Darstellungen angewiesen ist, hat sich am Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit nichts geändert. Es bleibt abzuwarten, ob es dennoch nun wieder Versuche gibt, Geruchsmarken anzumelden (hierzu EuGH v. 12.12.2002 – C-273/00 – Sieckmann).

Kein Markenschutz für charakteristische Warenmerkmale (Art. 7 Abs. 1 e) Unionsmarkenverordnung)

Nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung konnten solche Zeichen nicht als Marke angemeldet werden, die im Wesentlichen die beanspruchte Ware selbst, ihre technische Wirkung oder ihren Wert darstellt. So hatte der EuGH in dem Urteil v. 20.9.2007 – C-371/06 – Bennetton/G-Star - entschieden, dass das populäre Hosenmodell „Elwood“ von G-Star als Beneluxmarke nicht eintragungsfähig war. Denn die Form der Hose würde ihr einen wesentlichen Wert verleihen.

In der Unionsmarkenverordnung werden ausdrücklich auch „charakteristische Merkmale“ der Ware genannt, die die Ware aufweist, für ihre technische Funktion erforderlich sind oder ihr Wert verleiht. Nicht mehr das Aussehen der ganzen Ware ist für eine Eintragungsfähigkeit entscheidend, sondern einzelne Merkmale können einer Eintragung entgegenstehen, wenn diese charakteristisch sind. Das HABM hatte allerdings in der Vergangenheit schon auf einzelne charakteristische Merkmale abgestellt (Bsp.: Jeans-Hosentasche mit Ziernaht („Pocket Stitch“): HABM, Urteil vom 20.12.2006 – R 833/05: Das HABM sah in dieser Markenanmeldung „keine charakteristischen Merkmale, die es von anderen, auf Bekleidungsstücken angebrachten Taschen, welche zur Zierde mit Steppnähten versehen sind, unterscheidbar macht“.

Unionsmarke schützt nunmehr auch gegen reine unternehmenskennzeichenmäßige Benutzung

Die wichtigste Änderung betrifft den Schutzumfang der Marke: Die künftige Unionsmarke schützt nunmehr auch gegen eine Benutzung als reines Unternehmenskennzeichen.  Das war bisher nicht so und die Rechtsprechung lehnte einen solchen Schutz ständig ab. Bisher schied nach der Rechtsprechung des EuGH und des Bundesgerichtshofs eine Markenrechtsverletzung aus, wenn das angegriffene Zeichen ausschließlich als Unternehmensbezeichnung - also firmenmäßig zur Kennzeichnung des Unternehmens und nicht nur eines Produktes - verwendet wurde (vgl. EuGH, Urteil vom 21. November 2002 -C-23/01, Slg. 2002, I - Robeco/Robelco; BGH, Urteil vom 13. September 2007 - I ZR 33/05 - THE HOME STORE).

Das wurde mit der neuen Unionsmarke anders. Ausdrücklich heißt es in Artikel 9 Abs. 2 UMV:

„Der Inhaber dieser Unionsmarke hat […] das Recht, Dritten zu verbieten […]

d) das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen.

Der Inhaber einer Unionsmarke kann daher auch die Benutzung dieses oder eines ähnlichen Zeichens als reine Unternehmenskennzeichnung gerichtlich verbieten lassen. Damit wird der Schutzumfang der Unionsmarke erheblich ausgeweitet. Ebenso wie der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens die Benutzung als Marke ("markenmäßige Benutzung") verbieten lassen kann, kann nun der Inhaber einer Unionsmarke umgekehrt die Benutzung auch als reines Unternehmenskennzeichen verbieten lassen. Im "THE HOME STORE-Fall" des BGH wäre damit die Benutzung des Bestandteils "THE HOME STORE" im Bauhaus-Logo in jedem Fall eine Markenverletzung gewesen.

Markenbenutzung in der vergleichenden Werbung

Mit Artikel 9 Abs. 2 f) UMV wird nun klargestellt, dass die Benutzung einer Marke in der zulässigen vergleichenden Werbung erlaubt ist. Das hatte der EuGH bereits in dem Urteil v. 12.6.2008, C-533/06 – O2, festgestellt. Zulässig ist eine Markenbenutzung in der vergleichende Werbung, wenn sie nach Art. 4 der Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung (in das deutsche Recht umgesetzt durch § 6 UWG) erlaubt ist.

Auch bloße Durchfuhr rechtsverletzender Ware nun verbietbar

Der Inhaber einer Unionsmarke kann nunmehr auch eine Durchfuhr markenrechtsverletzender Ware durch die Europäische Gemeinschaft („Union“) verbieten, auch wenn die Waren nicht in der Union verkauft werden sollen. Auch die Durchfuhr ist also nun eine Markenrechtsverletzung. Dies ist eine Konsequenz des „Diesel“-Urteils des EuGH. Eine bloße ungebrochene Durchfuhr oder eine Lagerung im Zollverschlussverfahren im Inland bzw. in der Gemeinschaft war nämlich bisher keine rechtsverletzende Benutzung der Marke im Inland bzw. in der Gemeinschaft (EuGH v. 9.11.2006 - C-281/05, Rz. 19 – Diesel).

Vorbereitungshandlungen von Markenschutz umfasst - Schon Etikette, Verpackungen und andere Kennzeichnungsmittel können Marken verletzen

Wenn in der Vergangenheit Etiketten und die Ware, die mit den Etiketten gekennzeichnet werden sollten, getrennt importiert wurden, war das oft keine Markenverletzung. Denn die Ware war noch nicht gekennzeichnet und konnte mangels Markenverletzung auch nicht vernichtet werden. Ein Import der reinen Etiketten wiederum war oft selbst keine Markenverletzung, weil diese nicht „markenmäßig benutzt“ wurden (vgl. BGH v. 12.03.2015 - I ZR 153/14, Rz. 28 - BMW-Emblem). Das wird mit dem neuen Art. 9a UMV nun anders. Danach kann jetzt ein Markeninhaber nun auch explizit sowohl das Anbringen von Etiketten, als auch das Anbieten oder den Besitz von Etiketten verbieten lassen, die eine Markenverletzung vorbereiten sollen.

Klarstellung der territorialen „Erschöpfung“

Die Rechte eines Gemeinschaftsmarkeninhabers endeten bisher nach dem Wortlaut der Gemeinschaftsmarkenverordnung, wenn er oder ein Dritter mit seiner Zustimmung die Ware erstmals in der Gemeinschaft verkauft (EuGH v. 30.11.2004 – C-16/03, Rz. 44 – Peak Holding AB / Axolin-Elinor AB) hatte, Art 13 GMV, sog. "Erschöpfung". Markenwaren, die erstmals mit Zustimmung des Markeninhabers in der Gemeinschaft verkauft worden waren, durfte jeder weiterverkaufen. Mit „Gemeinschaft“ waren aber nach allgemeiner Meinung tatsächlich nicht nur die Staaten der Europäischen Union, sondern auch die übrigen EWR-Mitgliedsstaaten (Island, Liechtenstein und Norwegen) gemeint. Das wurde nun in Artikel 13 Abs. 1 UMV klargestellt.

Zwischenrecht des Inhabers einer jüngeren Marke im Verletzungsverfahren nach dem neuen Art. 13a UMV

In manchen Fällen ist auch der angegriffene Markenverletzer selbst Inhaber einer Marke. Wer wegen der Verletzung einer Unionsmarke angegriffen wird und selbst Inhaber einer entsprechenden (möglicherweise rechtsverletzenden) jüngeren Marke (Unionsmarke oder nationale Marke) ist, soll sich gegen eine Markenverletzung wehren können. Dies betrifft Fälle, in denen die klagende Unionsmarke selbst mit einem Makel (fehlende Unterscheidungskraft, Nichtbenutzung) behaftet ist. Der neu eingefügten Art 13a UMV ist kompliziert und bertrifft verschiedene Fallkonstellationen. Eine vergleichbare Regelung gibt es für die deutschen Marken bereits in § 22 MarkenG.

Wer seine eigene jüngere Marke benutzt hat und deswegen von dem Inhaber einer identischen oder ähnlichen älteren Unionsmarke in Anspruch genommen wird, verletzt die ältere Unionsmarke nicht, wenn die jüngere Marke nicht für nichtig erklärt werden könnte. Bei Art. 13a UMV handelt es sich um Einreden im Verletzungsverfahren.

Diese Einreden betreffen im Wesentlichen die Fälle, in denen der Inhaber seine ältere Unionsmarke dewegen nicht durchsetzen kann, weil

  • die ältere Unionsmarke ihre Unterscheidungskraft eingebüßt hat und dewegen nicht mit der jüngeren Marke kollidiert;
  • der Inhaber der älteren Unionsmarke die Benutzung der jüngeren Marke (Unionsmarke oder nationalen Marke) fünf Jahr lang geduldet hat, oder
  • der Inhaber die Benutzung seiner eigenen älteren Unionsmarke nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist nicht nachweisen kann;
  • die ältere Unionsmarke im Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt tatsächlich noch gar nicht schutzfähig war (weil ein absolutes Schutzhindernis vorlag, z.B. eine beschreibende Angabe) und erst nach der Anmeldung der jüngeren nationalen Marke infolge Verkehrsdurchsetzung überhaupt schutzfähig geworden ist.

Nach Absatz 3 des Art. 13a UMV kann sich im Verletzungsverfahren auch der Inhaber der jüngeren Marke nicht der Benutzung der älteren Marke widersetzen.

Rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke auch in abgewandelter Form möglich, Art. 15 UMV

Der Schutzumfang einer Marke folgt im Wesentlichen dem Registereintrag. Marken werden aber oft weiterentwickelt und verändern sich. Sie werden dann anders benutzt, als sie eingetragen wurden.  Das kann im Verletzungsverfahren Probleme bereiten, wenn der Kläger nach Ablauf der Benutzungsschonfrist auf die Nichtbenutzungseinrede des Beklagten die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke nachweisen muss. So geschah es im „Specsavers“-Fall (EuGH v. 18. 7. 2013 – C-252/12 - Specsavers International Healthcare Ltd u. a./Asda Stores Ltd).

Die Konsequenz der Specsavers-Entscheidung findet sich nun in Art. 15 Abs. 1 Unterabsatz 1 UMV wieder: Danach kann eine Marke auch dann rechtserhaltend benutzt werden, wenn sie nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird.

Einführung einer "Unionsgewährleistungsmarke"

Schließlich wird auch eine neue Markenform eingeführt, die Unionsgewährleistungsmarke (Art 74a UMV). Mit einer solchen Gewährleistungsmarke soll nicht die Herkunft eines Produkts (Ware oder Dienstleistung) gekennzeichnet werden, sondern bestimmte Produkteigenschaften. Gewährleistungsmarken gab es zwar bisher schon beispielsweise in Großbritannien, Frankreich und Spanien. Zwar hatte die deutsche Rechtsprechung die "Garantiefunktion" einer Marke stets betont (Z.B. BGH v. 21.02.2002 - I ZR 140/99 - Entfernung der Herstellungsnummer III). Marken, die aber hauptsächlich Produkteigenschaften transportieren, gab es aber bisher werder für Deutschland noch einheitlich europaweit.

Typische Anwendungsgebiete sind Prüfzeichen oder Zertifizierungen. Um eine gewisse Neutralität sicherzustellen, kann nur derjenige eine Unionsgewährleistungsmarke anmelden, der die betreffenden Produkte nicht selbst liefert. Typische Anmelder werden Prüfinstitute oder Zertifizierungsstellen sein. Wer eine Unionsgewährleistungsmarke anmeldet, muss eine Markensatzung einreichen. Die Vorgaben hierzu wird die Kommission treffen (Art. 74b Abs. 3 UMV). In der Satzung muss der Anmelder angeben, wer die Marke benutzen darf, welche Produkteigenschaften gewährleistet werden und wie die Benutzung der Marke überwacht werden soll.

Unionsmarke und BREXIT

Für das Vereinigte Königreich (GB) gilt angesichts des BREXIT nach den Art. 54ff., 126 des Austrittsabkommens Folgendes: Wer bis 31.12.2020 ein Unionsmarke beantragt, kann diese Marke bis zum 30.9.2021 im Vereinigten Königreich nachanmelden. Wird die Unionsmarke vor dem 31.12.2020 eingetragen, erwirbt der Unionsmarkeninhaber automatisch zugleich eine GB-Marke.

Das Wichtigste zur Unionsmarke - Die Unterschiede zur vorherigen "Gemeinschaftsmarke" in unserem BLOG:

Aktuelle Informationen im Markenrecht: